Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-12-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10382, 200.155.956/01
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-12-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10382, 200.155.956/01
Gegevens
- Instantie
- Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
- Datum uitspraak
- 20 december 2016
- Datum publicatie
- 28 december 2016
- ECLI
- ECLI:NL:GHARL:2016:10382
- Zaaknummer
- 200.155.956/01
Inhoudsindicatie
Uitleg kwijtingsbeding. Beoordeling slaafse nabootsing. Wet op oneerlijke handelingspraktijken is niet (direct) van toepassing tussen twee ondernemingen. Het gestelde onrechtmatig handelen in België, Duitsland en Frankrijk dient op grond van Rome II te geschieden aan de hand van Nederlands recht.
Mededelingen op de voet van art. 6:162 en art. 6:194 BW jegens concurrent onrechtmatig, ook indien de betrokken producten slaafse nabootsingen zijn.
Uitspraak
GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
locatie Leeuwarden
afdeling civiel recht, handel
zaaknummer gerechtshof 200.155.956/01
(zaaknummer rechtbank Zwolle C/08/140755/HA ZA 13-269)
arrest van 20 december 2016
in de zaak van
Trebs B.V.,
gevestigd te [A] ,
appellante in het principaal hoger beroep,
geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep,
in eerste aanleg: eiseres in conventie, verweerster in reconventie
hierna: Trebs,
advocaat: mr. W.J.G. Maas, kantoorhoudend te Eindhoven.
tegen
1 Food & Fun B.V.,
gevestigd te [B] ,
hierna: Food & Fun,
2. [geïntimeerde2] ,
wonende te [B] ,
hierna: [geïntimeerde2],
geïntimeerden in het principaal hoger beroep,
appellanten in het incidenteel hoger beroep,
in eerste aanleg: gedaagden in conventie, eisers in reconventie,
hierna gezamenlijk: Food & Fun c.s.,
advocaat: mr. V.J.M. Verlinden-Masson, kantoorhoudend te Groningen.
1 Het geding in eerste aanleg
In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het vonnis van 9 juli 2014 van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle en haar herstelbeslissing van 27 augustus 2014.
2 Het geding in hoger beroep
Het verloop van de procedure is als volgt:
- de dagvaarding in hoger beroep d.d. 29 augustus 2014,
- de memorie van grieven tevens akte vermeerdering van eis d.d. 20 januari 2015 met producties 30 tot en met 35,
- de memorie van antwoord tevens de memorie van grieven in het incidenteel appel d.d. 8 september 2015 met producties 67 tot en met 89,
- de memorie van antwoord in het incidenteel appel tevens akte aanvullende producties d.d. 12 januari 2016 met producties 36 en 37,
- de akte overlegging aanvullende producties 90 tot en met 97 van de zijde van Food & Fun c.s.,
- het gehouden pleidooi waarbij door beide partijen pleitnotities zijn overgelegd.
Na afloop van het pleidooi heeft het hof arrest bepaald.
De vorderingen van Trebs in principaal appel luiden:
"(...) het tussenvonnis van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle gewezen op 9 juli 2014 onder zaaknummer C/08/140755 HA ZA 13-269 te vernietigen en vervolgens terug te verwijzen naar de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle om alsnog en op juiste gronden in de hoofdzaak te beslissen, uitvoerbaar bij voorraad:
In conventie:
1. Te verklaren voor recht dat geïntimeerden ieder hoofdelijk, dan wel afzonderlijk, onrechtmatig hebben gehandeld als bedoeld in art. 6:194a BW en/of als bedoeld in art. 6:162 BW, jegens appellante door een of meer van de volgende mededelingen, al dan niet in combinatie, aan derden te openbaren:
1. Betreft: inbreuk op rechten Pizzarette. (...)
2. Voor het product Pizzarette geldt een Chinees design patent. Food & Fun heeft van de rechthebbende (Huaxingmeile Electric Appliance Factory) de wereldwijde (met uitzondering van China) exclusieve verkooprechten verkregen op het product Pizzarette.
3. Dit betekent dat het enige legaal in China geproduceerde product de Pizzarette van Food & Fun is.
4. Nu de overeenkomst tussen Food & Fun B. V. en Trebs B. V. geëindigd is staat het Trebs niet meer vrij de Pizzarette, onder welke naam dan ook, te verkopen.
5. Haar Chinese fabrikant staat het voorts niet vrij een op het design patent van Huaxingmeile Electric Appliance Factory gelijkend product te vervaardigen en verkopen.
6. De enige echte en legaal geproduceerde Pizzarette kunt u via ons verkrijgen.
7. De Pizzarette voldoet bovendien aan hoge kwaliteitseisen hetgeen van de in strijd met het Chinese design patent geproduceerde producten niet gezegd kan worden.
8. Bij marktpartijen die voor die datum een handelsrelatie met Emerio aangaan, zal een nadere afspraak kunnen worden gemaakt over hoe om te gaan met voorraden van illegale producten.
9. Ik vernam dat de Makro inmiddels weer is begonnen met de verkoop van de slaafse kopie van de Pizzarette welke eveneens illegaal is geproduceerd in China. Het lijkt me verstandig u op de hoogte te brengen van de uitspraak van de voorzieningenrechter die dit bevestigd.
10. Food & Fun heeft haar product ook reeds met succes jegens een andere slaafse nabootser beschermd.
2. Te verklaren voor recht dat geïntimeerden ieder hoofdelijk, dan wel afzonderlijk, toerekenbaar tekort schieten in de nakoming van hun verbintenis op grond van art. 5 van de Overeenkomst door het benaderen van diverse marktpartijen en/of potentiële afnemers en/of de zakenpartners van appellante met daarin een of meer van onder 1. genoemde mededelingen dan wel het op andere wijze openbaren van deze mededelingen of mededelingen van soortgelijke strekking;
3. Geïntimeerden ieder hoofdelijk, dan wel afzonderlijk, te veroordelen om met onmiddellijke ingang het onrechtmatig handelen jegens appellante te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het benaderen van diverse marktpartijen en/of potentiële afnemers en/of de zakenpartners van appellante met daarin een of meer van de onder 1. genoemde mededelingen dan wel het op andere wijze openbaren van deze mededelingen of mededelingen van soortgelijke strekking, te staken en gestaakt te houden;
4. Geïntimeerden ieder hoofdelijk, dan wel afzonderlijk, te veroordelen om met onmiddellijke ingang het toerekenbaar tekortschieten te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het benaderen van diverse marktpartijen en/of potentiële afnemers en/of de zakenpartners van appellante met daarin een of meer van onder 1. genoemde mededelingen dan wel het op andere wijze openbaren van deze mededelingen of mededelingen van soortgelijke strekking, te staken en gestaakt te houden;
5. Geïntimeerden ieder hoofdelijk, dan wel afzonderlijk, te veroordelen om met onmiddellijke ingang het onrechtmatig handelen jegens appellante te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het zich uit te laten op een wijze waarbij appellante ervan wordt beticht met de PizzaGusto een product te verkopen dat een slaafse nabootsing c.q. slaafse kopie zou zijn van de Pizzarette van geïntimeerden en/of door zich uit te laten op een wijze waarbij appellante ervan wordt beschuldigd een slaafse nabootser te zijn en/of door zich uit te laten op andere wijze met mededelingen van soortgelijke strekking, te staken en gestaakt te houden;
6. Geïntimeerden ieder hoofdelijk, dan wel afzonderlijk, te veroordelen om binnen 2 dagen na betekening van in deze zaak te wijzen arrest opgave te doen van alle diverse marktpartijen en/of potentiële afnemers en/of de zakenpartners van appellante en alle overige geadresseerden die de gewraakte mededelingen zoals beschreven onder 1., waaronder ook maat niet beperkt tot mededelingen zoals die aan Makro en Sligro, hebben ontvangen, welke opgave per e-mail en schriftelijk dient te geschieden aan de raadsman van appellante (wim.maas@deterink.com);
7. Geïntimeerden ieder hoofdelijk, dan wel afzonderlijk, te veroordelen om binnen 2 dagen na betekening van in deze zaak te wijzen arrest op eigen kosten over te gaan tot het verzenden van rectificatiebrieven aan alle diverse marktpartijen en/of potentiële afnemers en/of de zakenpartners van appellante en alle overige geadresseerden zoals bedoeld onder 6., welke rectificatiebrieven qua omvang, lettertype, kleurstelling en lay-out overeenstemmen met de gewraakte mededelingen, zonder enig commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook, met uitsluitend de onderstaande tekst, of een andere in goede justitie door Uw College vast te stellen tekst, onder de kop “RECTIFICATIE”:
“Geachte directie / Inkoper,
In de afgelopen tijd hebben wij u benaderd door middel van een schrijven
waarin wij hebben gesuggereerd dat de PizzaGusto een slaafse nabootsing
zou zijn van de Pizzarette. Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft bij arrest
van (datum] geoordeeld dat dergelijke mededelingen onjuist zijn en
daarmee onrechtmatig jegens Trebs. Wij betreuren deze onjuiste en
onrechtmatige mededelingen en bieden daarvoor bij deze onze excuses
aan.
De door Trebs verhandelde pizzaoven onder de naam PizzaGusto maakt
op geen enkele wijze inbreuk op enige intellectuele eigendomsrechten en is
evenmin op andere wijze onrechtmatig. Ook is er kwalitatief niets aan te
merken op de PizzaGusto.
Om tot verhandeling van een legale pizzaoven te komen bent u dus op
geen enkele wijze gehouden een exclusieve handelsrelatie aan te gaan met
Emerio. U kunt de pizzaoven gewoon van Trebs (blijven) afnemen.
Onze excuses voor het ongemak.
Food & Fun B. V.
(datum ondertekening]
De heer [geïntimeerde2]
(logo Food & Fun)”;
8. Geïntimeerden ieder hoofdelijk, dan wel afzonderlijk, te bevelen binnen 24 uur na betekening van het in deze zaak te wijzen arrest bovenaan op haar homepage onder de internet domeinnamen foodandfun.nl en pizzarette.nl gedurende drie maanden een rectificatie te plaatsen (in standaard lettergrootte, in een wit kader van minimaal 10 x 10 cm gemeten op een beeldscherm met een maat van 22 inch, met zwarte letters en onder de kop “RECTIFICATIE” (in hoofdletters) op te nemen, zonder enig commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook, met de tekst zoals weergegeven onder 7. of een andere in goede justitie door Uw College vast te stellen tekst;
9. Geïntimeerden ieder hoofdelijk, dan wel afzonderlijk, te bevelen aan het onder 1. t/m 8. gevorderde te voldoen op verbeurte van een dwangsom voor iedere overtreding dan wel niet-nakoming van een bevel van € 100.000,- te vermeerderen met € 25.000,- voor de dag of het gedeelte daarvan dat de overtreding dan wel niet-nakoming voortduurt, met een maximum van € 1.000.000;
10. Geïntimeerden ieder hoofdelijk, dan wel afzonderlijk, te veroordelen tot betaling aan appellante van een schadevergoeding, verschuldigd ter zake van voornoemde gronden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 14 dagen na de dag van het te dezen wijzen vonnis tot aan de dag der algehele voldoening;
11. Geïntimeerden ieder hoofdelijk, dan wel afzonderlijk, te veroordelen in de proceskosten met bepaling dat geïntimeerden ieder hoofdelijk, dan wel afzonderlijk, de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd zijn vanaf 14 dagen na de dag van het te dezen wijzen arrest tot aan de dag der algehele voldoening.
In reconventie:
De vorderingen van geïntimeerden te ontzeggen met veroordeling van geïntimeerden in de
proceskosten in reconventie, waarbij de wettelijke rente over de proceskosten in reconventie verschuldigd zijn vanaf 14 dagen na de dag van het te dezen wijzen arrest tot aan de dag der algehele voldoening".
De vorderingen van Food & Fun c.s. in incidenteel appel luiden:
"(...) het Tussenvonnis d.d. 9 juli 2014 onder zaak/rolnummer C/08/140755/HA ZA 13-269 door de rechtbank Overijssel tussen partijen gewezen te bekrachtigen en bij arrest, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, opnieuw rechtdoende, althans terug te verwijzen naar de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle om alsnog en op de juiste gronden, uitvoerbaar bij voorraad, te beslissen:
(...) IN CONVENTIE: Trebs in haar vorderingen niet-ontvankelijk te verklaren, althans deze aan haar te ontzeggen als zijnde ongegrond en/of onbewezen,
(...) IN RECONVENTIE:
1. Dat het het Hof/de rechtbank behage bij arrest/vonnis, uitvoerbaar bij
voorraad:
a. te verklaren voor recht dat de PizzaGusto van Trebs een slaafse nabootsing is van de Pizzarette almede dat vanaf in ieder geval 23 april 2013 iedere verhandeling door Trebs, direct of indirect waaronder tevens maar niet uitsluitend wordt verstaan door tussenkomst van Nearbor Ltd, van een dergelijke slaafse nabootsing, onder welke naam dan ook, in de ruimste zin des woords (waaronder in ieder geval dient te worden verstaan: het fabriceren of doen fabriceren, aanbieden of doen aanbieden, in de handel brengen of doen brengen en invoeren/uitvoeren of doen invoeren/uitvoeren of anderszins verhandelen, in voorraad houden, alles in de ruimste zin des woords) onrechtmatig is jegens F&F in Europa, althans Nederland, België, Frankrijk en Duitsland, althans Nederland; en
Trebs te bevelen met ingang van de tweede kalenderdag na betekening van het in deze te wijzen arrest/vonnis iedere verhandeling (waaronder in elk het: fabriceren of doen fabriceren, aanbieden of doen aanbieden, in de handel brengen of doen brengen en invoeren/uitvoeren of doen invoeren/uitvoeren of anderszins verhandelen, in voorraad houden (alles in de ruimste zin des woords)), direct of indirect waaronder tevens maar niet uitsluitend wordt verstaan door tussenkomst van Nearbor Ltd, van producten (waaronder in ieder geval begrepen de PizzaGusto 4-p, 6-p en 8-p en ComfortCook) die een slaafse nabootsing vormen van de Pizzarette van F&F - in Europa, althans Nederland, België, Frankrijk en Duitsland, althans Nederland -te staken en gestaakt te houden;
Trebs te gebieden binnen twee werkdagen na betekening van het in deze te wijzen arrest/vonnis naar waarheid opgave, gecontroleerd en geaccordeerd door een onafhankelijke registeraccountant, te doen aan F&F van:
a. de hoeveelheid inbreukmakende producten (waaronder begrepen de Pizza Gusto) die zij:
i. sedert 23 april 2013
1. heeft verkocht, en/of
2. heeft geleverd, en/of
ii. op datum van het vonnis:
1. in voorraad heeft, en/of
2. in bestelling heeft;
b. de NAW-gegevens alsmede de verkoopprijs van alle relaties aan wie zij sedert 23 april 2013 inbreukmakende pizzaovens (waaronder begrepen de PizzaGusto) heeft aangeboden, verkocht en/of geleverd;
c. de inkoopprijzen van de onder a. hierboven bedoelde inbreukmakende producten;
d) Trebs te veroordelen tot vergoeding aan F&F van de door F&F als gevolg van:
a. de onder a) bedoelde slaafse nabootsing geleden en te lijden schade, groot $ 6,-- per slaafse nabootsing bij orders tot 10.000 stuks respectievelijk $ 5,50 per slaafse nabootsing bij orders groter of gelijk aan 10.000 stuks sedert 23 april 2013 verkocht en/of geleverd exemplaar, althans een zodanig bedrag als U E.A. in goede justitie moge bepalen,
b. de onterechte rectificatie geleden imagoschade, met toepassing van artikel 6:104 BW te begroten op (een door U E.A. in goede justitie vast te stellen deel van) de door Trebs met de slaafse nabootsingen genoten winst, zoals deze zal kunnen worden afgeleid uit de sub c)geboden opgaven,
althans, voor zover in deze procedure de omvang van één of beide schadeposten nog niet vastgesteld kan worden:
- Trebs te veroordelen tot betaling van een voorschot op schadevergoeding gelijk aan 8.000 stuks per maand vanaf 23-4-2013 x $5,50, althans een door u E.A. in goede justitie te bepalen bedrag en
- de betreffende schadepost nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 23 april 2013 (de dag dat de overeenkomst in ieder geval is geëindigd, althans vanaf de dag der dagvaarding tot de dag der algehele betaling;
e) Trebs te gebieden binnen twee werkdagen na betekening van het in deze te wijzen arrest/vonnis op eigen kosten binnen twee kalenderdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de voorraad inbreukmakende producten, alsmede - zodra deze ontvangen zijn - de thans nog in bestelling zijnde inbreukmakende producten, aantoonbaar te doen vernietigen en bewijs daarvan per ommegaande aan de advocaat van F&F te verzenden;
f) Trebs te bevelen binnen twee werkdagen na betekening van het in deze te wijzen arrest/vonnis een brief te versturen aan alle onder c, tweede gedachterondje bedoelde Nederlandstalige relaties, met - uitsluitend - de navolgende inhoud althans een door UEA te bepalen inhoud:
Geachte.....,
Recentelijk heb ik contact met u gehad met betrekking tot de
(mogelijke) verkoop van de PizzaGusto.
PizzaGusto is onrechtmatige slaafse nabootsing
Hierbij deel ik u mede dat de rechtbank Noord-Nederland bij vonnis
d.d ..... heeft geoordeeld dat de PizzaGusto een onrechtmatige
slaafse nabootsing is van de Pizzarette van Food & Fun 8. V.
(wereldwijde - met uitzondering van China - exclusieve distributeur)
Hierbij deel ik u mede dat ik met onmiddellijke ingang geen
PizzaGusto of andere slaafse nabootsing van de Pizzarette van Food &
Fun meer mag aanbieden, verkopen of leveren. Indien en voor zover
ik jegens u nog een leveringsplicht zou hebben kan ik deze derhalve
niet meer nakomen.
Recall
Wij verzoeken u alle voorraden die u nog heeft op onze kosten te
retourneren zodat wij deze kunnen vernietigen. De door u gemaakte
kosten, waaronder verzendkosten, zullen door ons worden vergoed.
Het in voorraad houden en/of verhandelen van de PizzaGusto is
onrechtmatig jegens Food & Fun 8. V.
U kunt de Pizzarette bestellen via Food & Fun en/of haar
distributeur(s).
Hoogachtend,
Trebs B.V.
Dhr [C]
g) En binnen twee werkdagen na betekening van het in deze te wijzen arrest/vonnis aan alle voorbedoelde niet-Nederlandstalige relaties, met - uitsluitend - de navolgende inhoud althans een door UEA te bepalen inhoud:
Dear............
Recently 1 have been in touch with you about a possible sale of the
Pizza Gusto.
PizzaGusto is an infringement
Please be informed that the court Noord-Nederland in its judgment
of ......decided that the PizzaGusto is a wrongful slavish imitation
of the Pizzarette of Food & Fun (worldwide (China excepted)
exclusive distributor).
Herewith 1 inform you that starting immediately 1 am no longer
allowed to offer, to self or to deliver to you a PizzaGusto or any
other slavish imitation of the Pizzarette of Food & Fun. For that
reason, 1 cannot comply with an obligation to deliver to you, if and
for so far such obligation should exist.
Recall
We request you to return to us at our expense all stock you still
have. We shall then destroy It. All costs you may incur, such as
transport costs, will be refunded by Trebs B.V.
You may order the Pizzarette via Food & Fun and/or its
distributor(s).
Yours sincerely,
Trebs B.V.
[C]
Een copie van alle verzonden brieven dienen per gelijke post aan de advocaat van F&F te worden verzonden.
h) Trebs te gebieden binnen twee werkdagen na betekening van het in deze te wijzen arrest/vonnis een advertentie te plaatsen in 2 landelijke Nederlandse dagbladen, groot een kwart pagina, in een normaal lettertype en lettergrootte, op de tweede bladzijde van de krant met uitsluitend de volgende tekst:
Aan de afnemers van de PIZZA GUSTO,
Op last van de rechtbank Noord-Nederland bij vonnis d.d ..... 2013
berichten wij u dat de rechtbank heeft geoordeeld dat de PizzaGusto
van Trebs B.V. een slaafse nabootsing is van de Pizzarette van Food
& Fun 8. V. en vanaf 23 april 2013 niet verkocht had mogen worden
door Trebs.
Voor de echte PIZZARETTE kunt u zich wenden tot Food & Fun 8. V.
(zie www.pizzarette.nl en/of www.food&fun.nl )
Onze excuses voor de verwarring,
Trebs B.V.
Een bewijsexemplaar per dagblad dient op de dag van verschijning aan de advocaat van F&F te worden verzonden.
i. i) Trebs te verbieden, direct of indirect waaronder tevens maar niet uitsluitend wordt verstaan door tussenkomst van Nearbor Ltd, afbeeldingen van een Pizzarette, al dan niet bewerkt, te gebruiken voor het aanbieden of aanprijzen of anderszins aanduiden van een PizzaGusto.
j) een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,-- per overtreding van een van voornoemde bevelen, dan wel, ter keuze van F&F, van € 5.000,-- per betrokken product of per dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat de inbreuk zal voortduren;
IN CONVENTIE EN RECONVENTIE: met veroordeling van Trebs in de kosten van beide instanties, met de bepaling dat de wettelijke rente hierover verschuldigd is vanaf 14 dagen na betekening van het in deze te wijzen arrest/vonnis".
Ter zitting hebben partijen het hof verzocht de zaak niet terug te verwijzen naar de rechtbank, maar zelf op de vorderingen te beslissen.