Gerechtshof 's-Gravenhage, 12-07-2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:CA1047 BR1364, 200.062.687-01

Arrest van 12 juli 2011

inzake:

tegen

Het verloop van het geding

1. Bij exploot van 29 maart 2010 is YPM in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank ’s-Gravenhage, sector civiel recht, van 5 maart 2010. Bij memorie van grieven (met vijf producties) heeft YPM zeven grieven tegen genoemd vonnis aangevoerd. Yell heeft deze grieven bestreden bij memorie van antwoord (met acht producties), bij welke memorie zij tevens bij wege van incidenteel hoger beroep haar eis heeft vermeerderd. YPM heeft daarop gereageerd bij memorie van antwoord in het incidenteel appel. Daarbij heeft zij betwist dat de Nederlandse rechter bevoegd is om kennis te nemen van de door Yell in subsidiaire zin gevorderde voorlopige maatregel. Vervolgens hebben partijen op 12 mei 2011 de zaak laten bepleiten, YPM door mr. J.A.M. Jonkhout, advocaat te Amersfoort, en Yell door mrs. F.W. Gerritzen en D. Verhulst, advocaten te Amsterdam, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd en is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

2. De feiten die de voorzieningenrechter in rov. 2.1 tot en met 2.10 van het bestreden vonnis heeft vastgesteld, staan in hoger beroep niet ter discussie. Het hof gaat van het volgende uit.

(i) Yell maakt deel uit van de Yell Group plc., die telefoongidsen (‘business directories’) met bijbehorende zoekdiensten (‘directory services’) exploiteert in een aantal landen waaronder het Verenigd Koninkrijk.

(ii) Yell biedt haar diensten in het Verenigd Koninkrijk sinds april 2000 aan onder de woord- en beeldmerken die hierna zijn weergegeven onder (iv). Daarvoor deed British Telecom dat. Naast de papieren business directories, biedt Yell op haar webpagina ‘www.yell.com’ een online business directory met bijbehorende zoekdienst aan. De basisregistratie in de directory van Yell is gratis. Yell genereert haar inkomsten met advertentiegelden.

(iii) De oorsprong van de Yellow Pages business directory gaat terug tot 1966, toen een eenvoudige sectie in de door de General Post Office uitgegeven Brighton telefoongids. In 1973 werd de Yellow Pages business directory in het gehele Verenigd Koninkrijk uitgerold.

(iv) Yell is houdster van de navolgende merken in het Verenigd Koninkrijk:

a) het beeldmerk voor een ‘walking fingers’ logo dat op 8 januari 1980 is gedeponeerd voor diensten in klasse 16 (‘directories’) bij het United Kingdom Intellectual Property Office onder nummer 1126595:

Beeldmerk walking fingers

Blijkens de vermelding in het register is het merk ingeschreven.

b) het woordmerk YELLOW PAGES dat op 1 oktober 1986 is gedeponeerd voor diensten in klasse 35 (onder andere ‘advertising and publicity services’) bij het United Kingdom Intellectual Property Office en op 16 juni 1989 ingeschreven onder nummer 1283391.

c) het woord/beeldmerk voor de woorden YELLOW PAGES en een ‘walking fingers’ logo dat op 9 april 2003 is gedeponeerd voor diensten in meerdere klassen (onder andere voor ‘compilation, provision, storage and retrieval of business and commercial information; marketing, promotional and advertising services (…) production, preparation and presentation of advertising matter’) bij het United Kingdom Intellectual Property Office en op 9 juli 2004 ingeschreven onder nummer 2329121:

Beeldmerk YELLOW PAGES

d) het beeldmerk voor een aantal ‘walking fingers’ logo’s dat op 5 augustus 2008 is gedeponeerd voor diensten in meerdere klassen (onder andere voor ‘printed matter; receipt processing, storage, recording or retrieval of data’) bij het United Kingdom Intellectual Property Office en op 2 januari 2009 is ingeschreven onder nummer 2494713:

Beeldmerk aantal walking fingers

(v) YPM is een Nederlandse onderneming die zich volgens haar inschrijving in het handelsregister bezighoudt met ‘research en development t.b.v. de business to business sector’.

(vi) YPM is houdster van de domeinnaamregistratie van de webpagina ‘www.yellowpage-uk.com’. Op deze webpagina biedt YPM een business directory met bijbehorende zoekmogelijkheid aan. Bij het aanbieden van haar online dienst maakt YPM gebruik van het volgende teken, dat ook prominent op haar voormelde webpagina prijkte (voordat deze website op 14 maart 2010 uit de lucht is gehaald naar aanleiding van het bestreden vonnis):

Teken webpagina www.yellowpage-uk.com

(vii) YPM benadert voorts per fax in ieder geval klanten van Yell met een formulier om tegen betaling opgenomen te worden in de business directory op ‘www.yellowpage-uk.com’. Deze faxberichten bevatten een teken dat vrijwel identiek is aan het teken dat hiervoor is weergegeven onder (vi); de woorden ‘The british business directory’ zijn vervangen door ‘with free submission to www.google.com’. Op het faxformulier staan voorgedrukte gegevens van het bedrijf dat het formulier ontvangt. De kleine letters onderaan het formulier dragen de titel ‘order’ en bepalen dat de aangeschreven onderneming toestemming verleent voor registratie van de gegevens op het formulier op ‘www.yellowpage-uk.com’ door YPM. Deze registratie is voor een termijn van twee jaar, voor een prijs van GBP 89,00 per maand. De overeenkomst wordt automatisch met één jaar verlengd wanneer deze niet drie maanden voor het aflopen van de termijn wordt opgezegd.

(viii) Op 1 oktober 2007 heeft Yell YPM gesommeerd ter zake van het gebruik van het teken ‘Yellow Page’ in advertentiematerialen en op de website ‘www.yellowpage.ag’. Yell heeft zich daarbij beroepen op haar Engelse woordmerk YELLOW PAGES en een, in de sommatie niet nader gespecificeerd, ‘walking fingers’ beeldmerk. Op 5 oktober 2007 heeft de Duitse advocaat van YPM geantwoord geen noodzaak te zien zijn cliënte te adviseren de aan de sommatie aangehechte onthoudingsverklaring te ondertekenen, waarna van de zijde van Yell bij fax van 12 oktober 2007 nogmaals is gesommeerd het gebruik van die tekens te staken en gestaakt te houden. YPM heeft daarop niet gereageerd.

(ix) Bij brief van 2 juli 2009 heeft de Engelse advocaat van Yell YPM gesommeerd het gebruik van de tekens ‘Yellow Page’ en de ‘inverted walking fingers’ op de websites ‘www.yellowpage-uk.com’ en ‘www.yellowpage.ag’ alsmede op de per fax verstuurde ‘subscription renewal contracts’ en op facturen in relatie tot ‘advertising and publicity services relating to business directories or business commercial information’ te staken en gestaakt te houden. Yell heeft zich daarbij beroepen op de hiervoor onder (iv) genoemde merkenregistraties. Op die brief heeft YPM niet gereageerd. Op 14 december 2009 is YPM opnieuw gesommeerd, toen door de Nederlandse advocaat van Yell, onder verwijzing naar de brief van 2 juli 2009. De directeur van YPM heeft bij e-mail van 23 december 2009 aangevoerd dat alle marketing activiteiten in het Verenigd Koninkrijk sinds de nazomer van 2009 zijn gestaakt.

(x) Bij fax van 6 december 2010 heeft YPM bij het United Kingdom Intellectual Property Office verzoeken ingediend tot nietigverklaring van de hiervoor onder (iv) genoemde merken van Yell. Ten pleidooie in hoger beroep op 12 mei 2011 is door partijen te kennen gegeven dat in deze Engelse nietigheidsprocedure nog geen antwoord van de zijde van Yell is ingediend.

3. In eerste aanleg heeft Yell gevorderd – kort gezegd – YPM te gebieden iedere inbreuk op de merkrechten van Yell in het Verenigd Koninkrijk te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door het gebruik van de tekens ‘Yellow Pages Marketing’, ‘YellowPage-UK.com’, de domeinnaam ‘www.yellowpage-uk.com’, het logo met de omgekeerde walking fingers of vergelijkbare tekens, of een combinatie van elementen van deze tekens voor directory services of soortgelijke diensten, zulks op straffe van een dwangsom en met veroordeling in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. Yell heeft deze vorderingen primair gegrond op merkinbreuk in het Verenigd Koninkrijk, subsidiair op onrechtmatige daad c.q. ‘passing-off’. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen toegewezen op eerstgenoemde grondslag.

Internationale bevoegdheid

4.1 De grieven I en II betreffen de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter, en lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Het hof overweegt als volgt.

Artikel 2 EEX-Verordening

4.2 YPM is gevestigd in Nederland. Bijgevolg is de Nederlandse rechter op grond van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 44/2001 (hierna: EEX-Verordening) bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Yell. Binnen Nederland is de Haagse rechter bevoegd op grond van artikel 99 Rv, nu YPM is gevestigd in Den Haag. Dit geldt ook, zoals in casu, in kort geding. Nu de Nederlandse rechter immers uit hoofde van artikel 2 EEX-Verordening bevoegd is van de vorderingen in een bodemgeschil kennis te nemen, is hij tevens bevoegd voorlopige of bewarende maatregelen te gelasten. De aanvullende bevoegdheidsregel van artikel 31 EEX-Verordening is in deze zaak dus niet aan de orde, vgl. HvJ EG 27 april 1999, C-99/96, NJ 2001, 90 (Mietz/Intership). Dat de vorderingen van Yell betrekking hebben op (merkinbreuk dan wel onrechtmatig handelen op) het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk, doet aan het voorgaande niet af. Bevoegdheid die wordt ontleend aan artikel 2 EEX-Verordening, is immers niet territoriaal-beperkt.

Artikel 22 sub 4 EEX-Verordening

4.3 De vorderingen van Yell zijn primair gebaseerd op inbreuk op haar merkrechten in het Verenigd Koninkrijk. YPM voert het verweer dat deze merkrechten nietig zijn. Daarmee rijst de vraag of en in hoeverre aan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter uit hoofde van artikel 2 EEX-Verordening afbreuk wordt gedaan door de exclusieve-bevoegdheidsregel van artikel 22 sub 4 EEX-Verordening. Volgens deze bepaling zijn, kort gezegd, de gerechten van de lidstaat van deponering of registratie exclusief bevoegd om te oordelen over de geldigheid van industriële-eigendomsrechten. In zijn arrest van 13 juli 2006, C-4/03, NJ 2008, 78 (GAT/LuK) heeft het Europese Hof van Justitie enige nadere uitleg gegeven over (de inhoudelijk identieke voorganger in het EEX-Verdrag van) deze bepaling. Het Hof besliste dat, indien in een octrooi-inbreukprocedure de geldigheid wordt betwist van het ingeroepen octrooi – ongeacht of dat bij wege van verweer of van een (reconventionele) vordering geschiedt – de onderhavige exclusieve-bevoegdheidsregel toepassing dient te vinden. De Hoge Raad heeft deze ‘GAT/LuK-regel’ nader uitgewerkt in zijn arrest van 30 november 2007, NJ 2008, 77 (Roche/Primus II).

4.4 In dit verband overweegt het hof om te beginnen dat – anders dan Yell betoogt – de GAT/LuK-regel ook van toepassing is in de merkenrechtelijke context; hij geldt niet alleen ten aanzien van octrooien, maar ook ten aanzien van de andere in artikel 22 sub 4 bedoelde industriële-eigendomsrechten. De overwegingen die aan de GAT/LuK-regel ten grondslag liggen (zoals die zijn weergegeven in het GAT/LuK-arrest en nader zijn gepreciseerd in HvJ EU 12 mei 2011, C-144/10, rov. 46 (Berliner Verkehrsbetriebe)), gelden immers au fond evenzeer ten aanzien van de andere in artikel 22 sub 4 bedoelde industriële-eigendomsrechten. Deze opvatting vindt ook steun in artikel 22 sub 4 van het Lugano II-Verdrag (PbEU 2007, L339/3). In deze bepaling is het GAT/LuK-arrest immers verwerkt (door toevoeging van de woorden “ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgeworpen”) zonder dat daarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende in deze bepaling bedoelde industriële-eigendomsrechten. Een identieke wijziging is ook voor artikel 22 sub 4 EEX-Verordening voorgesteld (Commissiedocument COM(2010)748).

4.5 Voorts moet worden vastgesteld dat – anders dan YPM betoogt – de enkele betwisting van de geldigheid van een merkrecht niet meebrengt dat de Nederlandse rechter zijn bevoegdheid ter zake van de inbreukvorderingen verliest. De rechtbank ’s-Gravenhage heeft bij vonnis van 22 december 2010 in de zaak Solvay/Honeywell (LJN BP6970) een prejudiciële vraag van deze strekking aan het Hof van Justitie gesteld (aldaar aanhangig met zaaknummer C-616/10). Zolang het Hof van Justitie niet anders beslist, dient op grond van HR 30 november 2007, NJ 2008, 77 (Roche/Primus II) te worden aangenomen dat de enkele omstandigheid dat een nietigheidsverweer wordt gevoerd, niet meebrengt dat de Nederlandse rechter zijn bevoegdheid ter zake van de inbreukvorderingen verliest. Vgl., in dezelfde zin, het toelichtende Rapport van F. Pocar bij het Lugano II-Verdrag, toelichting op artikel 22 sub 4 (PbEU 2009, C319/27). In die situatie staat het de rechter vrij, zo heeft de Hoge Raad beslist, om de inbreukprocedure aan te houden in afwachting van het oordeel van de bevoegde buitenlandse rechter omtrent de geldigheid van het betrokken intellectuele-eigendomsrecht, doch alleen indien de eisende partij dat wenst; indien eiser geen aanhouding wenst, dient de rechter de vordering af te wijzen.

4.6. Vervolgens resteert in dit verband de vraag of de exclusieve-bevoegdheidsregel van artikel 22 sub 4 EEX-Verordening, zoals uitgelegd in het licht van het GAT/LuK-arrest, van toepassing is wanneer – zoals in casu – de vordering tot het treffen van een voorlopige maatregel ter zake van inbreuk in een andere lidstaat wordt begroet met een nietigheidsverweer. De rechtbank ’s-Gravenhage heeft in voormeld vonnis van 22 december 2010 hieromtrent prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie.

4.7 Zolang het Hof van Justitie niet anders heeft beslist, moet naar het voorlopig oordeel van het hof worden aangenomen dat deze exclusieve-bevoegdheidsregel in een dergelijk geval geen toepassing vindt.

4.7.2 In de tweede plaats vindt de exclusieve-bevoegdheidsregel van artikel 22 sub 4 EEX-Verordening geen toepassing omdat in het kader van een voorlopige maatregel geen beslissing over de geldigheid van het betrokken industriële-eigendomsrecht wordt gegeven. De Nederlandse rechter die oordeelt over een nietigheidsverweer in het kader van een voorlopige maatregel ter zake van inbreuk in het buitenland, geeft immers geen beslissing over de geldigheid van het buitenlandse industriële-eigendomsrecht. Hij geeft slechts een voorlopig oordeel in de vorm van een inschatting van de kans van slagen van het desbetreffende nietigheidsverweer onder de toepasselijke lex loci protectionis. Indien een redelijke, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het betrokken industriële-eigendomsrecht door de buitenlandse rechter nietig zal worden geacht, wordt de voorlopige maatregel in de vorm van een inbreukverbod afgewezen.

4.8 Het eerdergenoemde GAT/LuK-arrest heeft in dit alles geen verandering gebracht. Dit arrest heeft immers geen betrekking op de onderhavige vraag. In dat arrest ging het om de vraag of de exclusieve-bevoegdheidsregel van artikel 22 sub 4 geldt ten aanzien van alle geschillen inzake de registratie of de geldigheid van een octrooi, ongeacht of deze kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel bij wege van exceptie wordt opgeworpen, dan wel of hij enkel van toepassing is op geschillen waarin de kwestie van de registratie of de geldigheid van een octrooi wordt opgeworpen bij wege van rechtsvordering (rov. 13 van het GAT/LuK-arrest). Aldus opgevat is het arrest ook verwerkt in het Lugano II-Verdrag; en ook in de voorgenomen wijziging van artikel 22 sub 4 EEX-Verordening in COM(2010)748 wordt het GAT/LuK-arrest aldus opgevat (zie rov. 4.4 hiervoor). Dat het Hof van Justitie in rov. 25 van het GAT/LuK-arrest spreekt over “ongeacht het procedurele kader waarin de kwestie van de geldigheid wordt opgeworpen” doet aan het voorgaande niet af. Deze zinsnede heeft immers betrekking op de daaropvolgende bijzin “of dit nu gebeurt bij wege van rechtsvordering of bij wege van exceptie, bij het aanhangig maken van het geschil of in een later stadium van de procedure.”

4.9 Uit het voorgaande volgt dat – zolang het Hof van Justitie niet anders beslist, vgl. zaak C-616/10 – voorshands moet worden aangenomen dat de exclusieve-bevoegdheids-regel van artikel 22 sub 4 EEX-Verordening geen toepassing vindt wanneer, zoals in casu, de vordering tot het treffen een voorlopige maatregel ter zake van inbreuk op een industriële-eigendomsrecht in een andere lidstaat wordt begroet met een nietigheidsverweer. Dat geldt ongeacht of deze maatregel wordt gevraagd in het kader van een kortgedingprocedure of bij wege van provisionele vordering in het kader van een bodemprocedure. Het oordeel van de voorzieningenrechter ter zake – welk oordeel past in haar bestendige jurisprudentie, vgl. Vzr. ’s-Gravenhage 21 september 2006, IER 2007, 5 (Bettacare) – is naar het oordeel van het hof dan ook juist. Anders dan YPM betoogt is dat oordeel, door de verwijzing naar deze bestendige jurisprudentie, ook voldoende gemotiveerd.

4.10 Overigens overweegt het hof dat voor zover de vorderingen van Yell (subsidiair) zijn gegrond op een onrechtmatige daad c.q. passing-off in het Verenigd Koninkrijk, geen beroep wordt gedaan op een industriële-eigendomsrecht als bedoeld in artikel 22 sub 4 EEX-Verordening. Reeds daarom is deze bepaling in het kader van passing-off niet van toepassing.

4.11 De slotsom is dat de Nederlandse rechter in casu internationaal bevoegd is. De grieven I en II falen.

Spoedeisend belang en substantiëringsplicht

Inschatting kansen nietigheidsverweer

7.1 Grief V, betreffende de geldigheid van Yells merken, is gericht tegen twee overwegingen in rov. 4.10 van het bestreden vonnis. Blijkens de toelichting strekt de grief er toe te klagen dat de voorzieningenrechter heeft miskend dat het teken ‘Yellow Pages’ en het logo van de ‘walking fingers’ al vóór de merkinschrijvingen van (de rechtsvoorgangers van) Yell wijdbekende en gangbare (soort)aanduidingen in het Verenigd Koninkrijk vormden voor een ‘telephone directory of businesses’. In lijn daarmee heeft YPM ten pleidooie nadrukkelijk gesteld dat zij slechts en alleen de nietigheidsgronden van artikel 3 lid 1 onder c (soortnaam) en d (gebruikelijke benaming) van de Trade Marks Act 1994 (hierna: ‘TMA’) inroept. Verval op grond van artikel 46 lid 1 onder c TMA (verwording tot gebruikelijke benaming) heeft zij niet ingeroepen, en is dus niet aan de orde. Daarnaast zijn Yells merkinschrijvingen volgens YPM nietig wegens strijd met de openbare orde en de goede zeden (artikel 3 lid 3 onder a TMA).

7.2 Het hof stelt voorop dat partijen terecht tot uitgangspunt nemen dat in deze zaak het Engelse recht (Trade Marks Act 1994) van toepassing is. Nu de bescherming immers wordt ingeroepen voor het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk, is dit recht als lex loci protectionis van toepassing (artikel 2 lid 1 Verdrag van Parijs, bevestigd in artikel 8 lid 1 Verordening (EG), nr. 864/2007, ‘Rome II’).

7.4 YPM heeft in dit verband in de eerste plaats gesteld dat Yell niet heeft betwist of tegengesproken dat “het teken ‘Yellow Pages’” al vóór de eerste merkinschrijving (van het beeldmerk ‘walking fingers’ in 1980 en het woordmerk ‘Yellow Pages’ in 1986) in het Verenigd Koninkrijk een wijdbekende en gangbare (soort)aanduiding vormde voor ‘telephone directory of businesses’. Deze stelling wordt verworpen. Yell heeft dit namelijk wel uitdrukkelijk betwist.

7.5 In de tweede plaats heeft YPM aangevoerd dat het begrip ‘Yellow Pages’ in het Engelse taalgebied en daarbuiten al sinds het einde van de negentiende eeuw of het begin van de twintigste eeuw wijdverbreid bekendheid heeft als soortaanduiding van een bepaald soort telefoongidsen.

7.7 Tot slot heeft YPM aangevoerd dat Yells merkinschrijvingen nietig zijn wegens strijd met de openbare orde en de goede zeden (artikel 3 lid 3 onder a TMA); in dat verband heeft YPM zich beroepen op Richtlijn 90/388/EEG en (artikel 5 van) Richtlijn 2002/77/EG. Dit betoog faalt. De desbetreffende (liberaliserings)regelgeving laat intellectuele-eigendomsrechten immers onverlet.

7.8 Gelet op het bovenstaande tezamen genomen schat het hof – net als de voorzieningenrechter – in dat er naar voorlopig oordeel geen serieuze, niet te verwaarlozen kans aanwezig is dat de merken van Yell nietig zullen worden verklaard door de krachtens artikel 22 sub 4 EEX-Verordening bevoegde Engelse (bodem)rechter. In deze kortgedingprocedure moet dus voorshands worden uitgegaan van de geldigheid van deze merken, zodat grief V faalt.

Inbreuk

8.1 Grief VI betreft de inbreukvraag: volgens YPM heeft de voorzieningenrechter ten onrechte geoordeeld dat (gevaar voor) verwarring ontstaat door overeenstemming tussen het omgekeerde ‘walking fingers’ logo van YPM en de beeldmerken van Yell genoemd in rov. 2 (iv) onder a, c en d. Van inbreuk op deze beeldmerken kan geen sprake zijn omdat het omgekeerde logo in opvallende zin en op aanstonds duidelijke wijze afwijkt van deze merken, aldus YPM.

8.2 Het hof stelt voorop dat de door YPM gebruikte tekens worden gebruikt voor identieke diensten als waarvoor de merken van Yell zijn ingeschreven, namelijk ‘directory services’.

8.4 Bijgevolg is het hof, net als de voorzieningenrechter, van oordeel dat sprake is van merkinbreuk. Grief VI faalt.

Proceskosten eerste aanleg

9.1 Grief VII betreft de proceskostenveroordeling in eerste aanleg op de voet van artikel 1019h Rv. Yell had in eerste aanleg in dit verband een bedrag van € 51.865,15 gevorderd, te weten € 29.171,76 voor de rechtsbijstand door de Nederlandse advocaten en € 22.693,39 voor de rechtsbijstand voor de Engelse advocaten. De voorzieningenrechter stelde de proceskosten vast op € 37.693,39, te weten € 15.000,- voor de rechtsbijstand door de Nederlandse advocaten (op grond van de Indicatietarieven IE-zaken), en op € 22.693,39 voor de rechtsbijstand voor de Engelse advocaten. Naar het hof begrijpt richt de grief zich tegen de toewijzing van laatstgenoemd bedrag. Dit bedrag is volgens YPM, gelet op de verrichte werkzaamheden, niet als redelijk en evenredig aan te merken.

9.2 Om te beginnen overweegt het hof als volgt ten aanzien van de vraag of artikel 1019h Rv ook moet worden toegepast wanneer een inbreuk in een andere EU-lidstaat aan de orde is. Strikt genomen valt dat buiten het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv. Artikel 1019 Rv beperkt het toepassingsbereik van deze bepaling immers tot de handhaving van rechten van intellectuele eigendom ingevolge de aldaar genoemde Nederlandse en Europese regelgeving; handhaving ingevolge nationale regelgeving van andere lidstaten wordt in artikel 1019 Rv niet genoemd. Een dergelijke beperking is naar het oordeel van het hof echter onverenigbaar met (artikel 14 van) de Handhavingsrichtlijn, tot implementatie waarvan artikel 1019h Rv strekt. Bijgevolg moet artikel 1019h Rv aldus richtlijnconform worden uitgelegd dat deze bepaling ook van toepassing is wanneer in de procedure voor de Nederlandse rechter de vraag aan de orde is of inbreuk wordt gemaakt in een andere EU-lidstaat op een intellectuele-eigendomsrecht ingevolge de nationale wetgeving van die staat, zulks in ieder geval wanneer het gaat – zoals in casu – om een intellectuele-eigendomsrecht dat valt onder het toepassingsgebied van de Handhavingsrichtlijn (vgl. PbEU 2005, L94/37).

9.3 In lijn daarmee heeft YPM aangegeven dat het haar niet onredelijk en onevenredig lijkt dat een gelaedeerde in het Verenigd Koninkrijk vanwege inbreuk aldaar eerst lokale rechtsbijstand inroept alvorens, nadat sommatie geen effect sorteert, zich te wenden tot een Nederlandse advocaat voor de procedure in Nederland. Haar bezwaar is wel dat het bedrag van € 22.693,39 voor de rechtsbijstand voor de Engelse advocaten, gelet op de verrichte werkzaamheden, niet als redelijk en evenredig aan te merken. Deze werkzaamheden omvatten in hoofdzaak slechts een sommatie en een legal opinion van bescheiden omvang met een standaardinhoud.

9.4 De grief faalt. Naar het oordeel van het hof komt dit bedrag, gelet op de gewerkte uren en de in het Verenigd Koninkrijk gebruikelijke tarieven, niet onredelijk of onevenredig voor.

Conclusie

10.1 De slotsom is dat alle grieven in het principaal hoger beroep falen. Dat betekent dat het incidenteel hoger beroep, dat Yell heeft ingesteld om de toelaatbaarheid van haar eisvermeerdering in hoger beroep zeker te stellen (zij heeft voor de duidelijkheid een subsidiaire vordering op de (voorwaardelijke) subsidiaire grondslag van passing-off ingesteld), geen behandeling behoeft.

10.2 Het hof zal het bestreden vonnis bekrachtigen. YPM zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in hoger beroep worden veroordeeld. Yell vordert in dit verband een bedrag van € 27.043,39. Nu deze door Yell gevorderde en gespecificeerde kosten niet door YPM zijn betwist, ook niet wat betreft de redelijkheid en evenredigheid als bedoeld in artikel 1019h Rv, zal het hof dit bedrag toewijzen.

Beslissing:

Het hof:

- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage van 5 maart 2010;

- veroordeelt YPM in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Yell tot op heden begroot op € 314,- aan verschotten en € 27.043,39 aan salaris advocaat;

- verklaart dit arrest ten aanzien van de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. T.H. Tanja-van den Broek, M.Y. Bonneur en S.J. Schaafsma, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 juli 2011 in aanwezigheid van de griffier.