Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 07-08-2007, BB2848, C0401187

tegen:

als vervolg op het tussenarrest van dit hof van 21 maart 2006 inzake het hoger beroep van het door de rechtbank Roermond tussen partijen onder zaaknummer 52600/HA ZA 02-726 gewezen vonnis van 12 mei 2004.

6. Het verdere verloop van het proces

7. De verdere beoordeling

In het principaal appel en in het incidenteel appel

7.2 Euro-Tyre heeft als getuige doen horen [getuige 1], die sinds 1991 een zelfstandig bandenbedrijf heeft en van 1994 tot 2005 betrokken is geweest bij de inkooporganisatie van Eurotyre SA (aanvankelijk Rainbow). Over onderdeel (I) van de bewijsopdracht kan hij niets verklaren. Over onderdeel (II) verklaart [getuige 1] dat hij vanaf 1991 op de hoogte was van het bestaan van Euro-Tyre BV in Venlo en dat Euro-Tyre BV destijds in de branche algemeen bekend was. Volgens hem wist iedereen bij de Rainbow organisatie van het bestaan van Euro-Tyre BV af. Verder verklaart [getuige 1] dat hij toen Rainbow Eurotyre ging heten de organisatie erop heeft gewezen dat er in Venlo een bedrijf was met die naam, maar dat het bestuur dat toen niet belangrijk genoeg vond. Hij heeft tijdens het getuigenverhoor een fax overhandigd die volgens hem op 23 juni 1997 door [persoon 1], die veldwerk deed voor de organisatie, is gezonden aan [persoon 2], in Nederland verantwoordelijk voor de organisatie, dan wel aan het hoofdkantoor. In deze fax wordt melding gemaakt van het gebruik van de naam Euro Tyre, sinds 10 tot 15 jaar, door een bandenfirma in Venlo.

7.3 Met betrekking tot onderdeel (I) heeft Euro-Tyre BV geen bewijs bijgebracht. Bij het laatstgehouden pleidooi heeft Euro-Tyre BV laten weten haar stelling op dit punt te laten varen, zodat deze geen verdere bespreking behoeft.

7.4 Met betrekking tot onderdeel (II) heeft [getuige 1] weliswaar verklaard dat volgens hem destijds Euro-Tyre BV in de branche algemeen bekend was, maar deze verklaring is te globaal om op zichzelf en zonder ondersteunend bewijs, dat geheel ontbreekt, toereikend bewijs op te leveren van de stelling die hier aan de orde is. Uit hetgeen deze getuige heeft verklaard is niet af te leiden dat in de drie jaar voorafgaande aan de merkinschrijving, derhalve in de periode 1994-1997, sprake was van een zodanige bekendheid van Euro-Tyre BV dat Eurotyre SA van het gebruik van het teken door Euro-Tyre BV behoorde te weten. Dit behoren veronderstelt een ruime mate van bekendheid die ook feitelijk aantoonbaar is. Daarvan nu ontbreekt voldoende bewijs, ook wanneer de afgelegde verklaring wordt bezien in samenhang met hetgeen Euro-Tyre BV in deze procedure naar voren heeft gebracht en aan producties in het geding heeft gebracht. Ook op dit onderdeel is Euro-Tyre BV er niet in geslaagd het gevraagde bewijs te leveren.

7.5 Euro-Tyre BV heeft aangeboden nader bewijs te leveren. Daarvoor ziet het hof geen enkele aanleiding. Euro-Tyre BV is in de gelegenheid gesteld haar stellingen te bewijzen en heeft van die gelegenheid ook gebruik gemaakt. Hetgeen zij in de loop van de procedure verder naar voren heeft gebracht, rechtvaardigt niet een heropening van het getuigenverhoor of een nadere bewijsopdracht met betrekking tot de gestelde kwade trouw aan de zijde van Eurotyre SA.

7.6 Euro-Tyre BV stelt zich op het standpunt dat uit de verklaring van de [getuige 1] en de door hem overgelegde fax van 23 juni 1997 blijkt dat Eurotyre ten tijde van de merkinschrijving in 1997 wist van het gebruik van het teken door Euro-Tyre BV. Euro-Tyre SA maakt bezwaar tegen het toestaan van het alsnog inbrengen van een dergelijke nieuwe stelling. Voorts betwist Eurotyre SA de verzending, strekking, inhoud en status van de fax.

7.7 Deze laatste betwisting door Eurotyre SA treft doel. Het gaat hier om een tekst waarvan op basis van de thans voorhanden gegevens niet vast staat wanneer deze is opgesteld, dát deze op enig moment is verzonden, hoe en aan wie deze is verzonden, of en zo ja, wanneer deze is ontvangen. Volgens [getuige 1] heeft hij deze tekst ontvangen van een zekere [persoon 2], maar enige bevestiging van deze persoon of enige toelichting op de aard en betekenis ervan ontbreekt geheel. Ook met de producties die Euro- Tyre BV nog bij het laatstgehouden pleidooi heeft overgelegd wordt dit gebrek niet goedgemaakt.

7.8 Alles bij elkaar leidt dit ertoe dat aan dit stuk geen betekenis kan worden toegekend. Dat betekent dat het hof eraan voorbijgaat en dat Eurotyre SA verder geen belang heeft bij haar bezwaren tegen het inbrengen van het stuk en tegen het aanvoeren van de daarop gebaseerde stellingen door Euro-Tyre BV.

7.9 De consequentie hiervan is dat de vraag, of met betrekking tot de merkinschrijving van [datum 1] door Arc en Ciel S.A. (thans Eurotyre S.A.) sprake is van een depot te kwader trouw, ontkennend beantwoord wordt. Aansluitend bij hetgeen hierover in het tussenarrest onder 4.14 is overwogen, brengt dit mee dat Eurotyre SA zich zowel in conventie als in reconventie op deze merkinschrijving kan beroepen. Tegen deze achtergrond zullen thans de verschillende vorderingen worden bezien.

7.10 De vorderingen van Euro-Tyre BV zijn in het tussenarrest onder 4.4 weergegeven. De onderdelen a. b. en h. zijn gebaseerd op de stelling dat aan Euro-Tyre BV een ouder merkrecht toekomt. Die stelling heeft geen stand gehouden, zodat deze onderdelen om die reden worden afgewezen. Onderdeel c. betreft het gebruik van de handelsnamen 'Eurotyre' en 'Eurotyre Group' door Eurotyre SA. Door Eurotyre SA is het verweer gevoerd dat zij in Nederland deze handelsnamen niet voert. Daartegenover zijn door Euro-Tyre BV onvoldoende concrete feiten en omstandigheden naar voren gebracht om haar stelling op dit punt te onderbouwen, in die zin dat naast merkgebruik door Eurotyre SA tevens sprake is van gebruik als handelsnaam. Dat betekent dat onderdeel c. als onvoldoende gemotiveerd wordt afgewezen. Daarmee is ook voor het overige de grondslag aan de vorderingen van Euro-Tyre BV komen te ontvallen, zodat ook de onderdelen d., e. en f. worden afgewezen. De resterende onderdelen betreffen de afwijzing van de reconventionele vorderingen van Eurotyre SA (g.) en de proceskosten (i); deze worden afgewezen omdat de reconventionele vorderingen grotendeels worden toegewezen en Euro-Tyre BV als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten zal worden veroordeeld.

7.11 De vorderingen van Eurotyre SA zijn in het tussenarrest onder 4.5 weergegeven. Onderdeel 1. betreft een uitgewerkt verbod op merkinbreuk en is gelet op het thans vaststaande oudere merkrecht van Eurotyre SA toewijsbaar, met uitzondering van de beperking van de uitzondering voor het handelsnaamgebruik tot de regio Venlo, de hoogte van de dwangsom en de ingangsdatum van het verbod.

7.12 In het gevorderde verbod is, terecht, rekening gehouden met het oudere handelsnaamgebruik van Euro-Tyre BV voor haar vestiging in Venlo, maar de beperking tot de regio Venlo gaat te ver. Door Euro-Tyre BV is bij het eerste pleidooi in hoger beroep voldoende aannemelijk gemaakt dat zij ten tijde van de merkinschrijving door Eurotyre SA haar handelsnaam niet alleen in de regio Venlo gebruikte maar in heel Nederland, vanuit de vestiging te Venlo. De gegevens die in dit verband door Euro-Tyre BV bij haar memorie van grieven en bij gelegenheid van dit pleidooi zijn verstrekt, zijn hiervoor toereikend. De betwisting van Eurotyre SA daarvan acht het hof onvoldoende. Het verbod geldt derhalve niet het gebruik van de handelsnaam Euro-Tyre voor de reeds bestaande vestiging in Venlo binnen Nederland.

7.13 De op te leggen dwangsom zal worden beperkt tot een bedrag van € 10.000 per dag en met een maximum van € 1.000.00. Het verbod (en daarmee ook de dwangsombepaling) gaat in drie maanden na betekening van dit arrest. Een hogere dwangsom en een eerdere ingangsdatum van het verbod acht het hof onder de gegeven omstandigheden niet gerechtvaardigd.

7.14 Onderdeel 2. betreft de nietigverklaring en doorhaling van de nieuwe merkinschrijving van Euro-Tyre BV met registratienummer [nummer]. Dit onderdeel is toewijsbaar op grond van het oudere merkrecht van Eurotyre SA. De nietigverklaring en doorhaling van de twee eerdere merkinschrijvingen, toegewezen in het vonnis waarvan beroep, blijven om dezelfde reden in stand.

7.15 Onderdeel 3. is voorwaardelijk ingesteld en behoeft geen bespreking nu de voorwaarde niet is vervuld. De proceskosten, ten slotte, komen voor rekening van Euro-Tyre BV.

7.16 In eerste aanleg heeft Euro-Tyre BV zowel in conventie als in reconventie te gelden als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, zodat zij in de kosten daarvan wordt veroordeeld. In het hoger beroep is Euro-Tyre BV zowel in het principaal appel als in het incidenteel appel grotendeels in het ongelijk gesteld, zodat zij ook daarvan de kosten dient te dragen.

8. De beslissing

Het hof:

In het principaal appel en in het incidenteel appel

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor zover daarbij in conventie de vorderingen van Euro-Tyre BV zijn afgewezen en in reconventie de vordering van Eurotyre SA tot nietigverklaring en doorhaling is toegewezen;

wijst af hetgeen in hoger beroep door Euro-Tyre in conventie meer of anders is gevorderd;

vernietigt het vonnis voor zover daarbij de vorderingen van Eurotyre SA in reconventie voor het overige zijn afgewezen en in zoverre opnieuw rechtdoende:

gebiedt Euro-Tyre BV om uiterlijk drie maanden na betekening van dit arrest iedere inbreuk op de merkrechten van Eurotyre SA te staken en gestaakt te houden in het bijzonder het gebruik van de namen 'Euro-tyre' en 'Eurotyre' als handelsnaam en domeinnaam, met uitzondering van het gebruik van de handelsnaam 'Euro-tyre' voor de reeds bestaande vestiging in Venlo binnen Nederland, alsmede te staken en gestaakt te houden het gebruik van de domeinnamen www.euro-tyre.com en www.euro-tyre.nl inclusief het gebruik van iedere andere (domein)naam met daarin de naam 'Euro-tyre' of 'Eurotyre' direct dan wel door middel van een op enigerlei wijze aan haar verbonden (rechts)persoon, op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000 per dag waarmee Euro-Tyre BV geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met dit gebod, deze dwangsom met een maximum van € 1.000.000;

verklaart nietig de inschrijving van het Benelux-merk van Euro-Tyre BV met registratienummer [nummer] en gelast de doorhaling daarvan;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. Brandenburg, Meulenbroek en Van Erp en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof op 7 augustus 2007.