Hoge Raad, 16-02-2007, AY9707, C05/160HR

16 februari 2007

Eerste Kamer

Nr. C05/160HR

MK

1. de vennootschap naar Duits recht ADIDAS AG,

gevestigd te Herzogenaurach, Duitsland,

2. ADIDAS BENELUX B.V.,

gevestigd te Etten-Leur,

EISERESSEN tot cassatie, incidentele verweersters in cassatie,

advocaat: mr. K. Aantjes,

1. de commanditaire vennootschap MARCA MODE,

gevestigd te Amsterdam,

alsmede haar beherende vennoten:

[beherende vennoot 1],

wonende te [woonplaats],

[beherende vennoot 2],

wonende te [woonplaats],

[beherende vennoot 3],

wonende te [woonplaats],

2. de commanditaire vennootschap C&A NEDERLAND,

gevestigd te Amsterdam,

alsmede haar beherende vennoten:

[beherende vennoot 1],

wonende te [woonplaats],

[beherende vennoot 2],

wonende te [woonplaats],

[beherende vennoot 4],

wonende te [woonplaats],

[beherende vennoot 5],

wonende te [woonplaats],

[beherende vennoot 3],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

advocaat: mr. H.A. Groen,

3. H&M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER in cassatie, incidentele eiseres tot cassatie,

advocaat: mr. W. Taekema,

4. VENDEX KBB NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

Eiseressen tot cassatie - verder te noemen: Adidas c.s. - hebben verweerster in cassatie sub 3 - verder te noemen: H&M - in kort geding gedagvaard voor de rechtbank Breda en gevorderd, na vermeerdering van eis, zakelijk weergegeven, een verbod op het gebruik van een teken dat bestaat uit het drie-strepenbeeldmerk of enig ander teken dat overeenstemt met het drie-strepenmotief van Adidas, zoals het door H&M gebezigde twee-strepenmotief aangebracht op een aantal nader in de dagvaarding omschreven kledingstukken, met een aantal nevenvorderingen. H&M heeft de vorderingen bestreden.

Adidas c.s. hebben tevens onder meer verweerders in cassatie sub 1 en 2 - verder afzonderlijk te noemen: Marca en C&A, dan wel gezamenlijk met verweerster in cassatie sub 4 (hierna: Vendex) te noemen: Marca c.s. - gedagvaard voor de rechtbank Breda (rolnummer 51896 HAZA 97-1622) en in deze bodemprocedure eveneens een verbod gevorderd op het gebruik van een teken dat bestaat uit het drie-strepenbeeldmerk of enig ander teken dat overeenstemt met het beeldmerk van Adidas, zoals de twee-strepenmotieven die zijn aangebracht op een aantal in de de dagvaarding omschreven kledingstukken van Marca c.s., met een aantal nevenvorderingen. Marca c.s. hebben in reconventie een verklaring voor recht gevorderd die ertoe strekt dat het hun vrij staat twee strepen te gebruiken als decoratie op sport- en vrijetijdskleding.

Marca c.s. en onder meer H&M hebben daarnaast tegen Adidas c.s. een zelfstandig geding aanhangig gemaakt bij de rechtbank Breda (rolnummer 53157 HAZA 97-1937), waarin zij eenzelfde verklaring voor recht hebben gevorderd als hierboven omschreven. Adidas c.s. hebben de vordering bestreden.

De president in kort geding heeft bij vonnis van 2 oktober 1997, kort weergegeven, H&M geboden in de Benelux te staken en gestaakt te houden het gebruik van het teken dat bestaat uit het drie-strepenbeeldmerk of enig ander teken dat overeenstemt met het drie-strepenbeeldmerk van Adidas, zoals het door H&M gebezigde twee-strepenmotief.

Bij vonnis van 13 oktober 1998 heeft de rechtbank in de zaak met rolnummer 51896 HAZA 97-1622 de zaak naar de rol verwezen voor conclusie na tussenvonnis aan de zijde van Adidas c.s. en in deze zaak, alsmede in de zaak met rolnummer 53157 HAZA 97-1937, iedere verdere beslissing aangehouden.

Tegen het vonnis van de president heeft H&M hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch (rolnummer 9700988). In dit appel heeft het hof op 8 juni 1999 een tussenarrest uitgesproken.

Marca c.s. hebben hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank van 13 oktober 1998 bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch onder rolnummer C9900284.

Bij tussenarrest van 29 april 2003 heeft het hof de onder de rolnummers 9900284 en 9700988 aanhangige gedingen gevoegd.

Bij eindarrest van 29 maart 2005 heeft het hof in de zaak met rolnummer 9900284 het vonnis van de rechtbank van 13 oktober 1998 vernietigd, en opnieuw rechtdoende, in de zaak met rolnummer 51896 HAZA 97-1622 de vorderingen van Adidas c.s. in conventie en van Marca en C&A in reconventie afgewezen en in de zaak met rolnummer 53157 HAZA 97-1937 de vorderingen van Marca c.s. en van H&M afgewezen; in de zaak met rolnummer 9700988 heeft het hof het vonnis van de president van 2 oktober 1997 vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Adidas c.s. afgewezen.

Het tussenarrest van het hof van 8 juni 1999 en het eindarrest van 29 maart 2005 zijn aan dit arrest gehecht.

Tegen deze arresten van het hof hebben Adidas c.s. beroep in cassatie ingesteld. Tegen de niet verschenen Vendex is verstek verleend. H&M heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende het incidenteel cassatieberoep van H&M zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor Adidas c.s. toegelicht door mr. A.A. Quaedvlieg, advocaat te Amsterdam, voor Marca en C&A door hun advocaat en mede door mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, advocaat bij de Hoge Raad en voor H&M door mr. W.A. Hoyng, advocaat te Amsterdam en mr. G.S.C.M. van Roeyen, advocaat te 's-Hertogenbosch.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt in het principale cassatieberoep tot vernietiging van het eindarrest en tot verwijzing en in het incidentele cassatieberoep tot verwerping.

De advocaat van H&M heeft bij brief van 19 oktober 2006, de advocaat van Marca c.s. heeft bij brief van 20 oktober 2006 op die conclusie gereageerd.

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Adidas A.G. is op basis van een zevental Benelux- en internationale inschrijvingen houder in de Benelux van beeldmerken, telkens gevormd door een motief van drie verticaal en parallel lopende strepen van gelijke breedte die zijn aangebracht over de gehele lengte van de zijkant van schouders, mouwen en broekspijpen en/of zijnaden van een kledingstuk, uitgevoerd in een met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur. De merken - hierna ook aangeduid als: het drie-strepenmotief of het drie-strepenmerk - zijn ingeschreven voor sport- en vrijetijdskleding. Deze inschrijvingen bestonden alle reeds ten tijde van de in de onderhavige gedingen als inbreukmakend aangevochten gedragingen van Marca c.s.

(ii) Adidas B.V. is exclusief licentienemer van Adidas A.G. voor de Benelux.

(iii) Marca c.s. zijn bedrijven in de textielhandel met vestigingen onder meer in Nederland.

(iv)In de loop van 1986 hebben Adidas c.s. geconstateerd dat Marca en C&A sport- en vrijetijdskleding zijn gaan verkopen die voorzien was van twee parallel lopende verticale strepen waarvan de kleur contrasteert met de basiskleur van de kleding (zwart/wit).

(v) Marca en C&A zijn niet bereid gebleken Adidas c.s. toe te zeggen dat zij zich zullen onthouden van het gebruik van twee in kleur contrasterende parallelle, verticale strepen op kleding.

3.2 Zoals hiervoor onder 1 vermeld, heeft het hof in het bestreden eindarrest de voorliggende drie samenhangende zaken gevoegd behandeld en beslist.

Adidas c.s. hebben aan hun hiervoor onder 1 vermelde vordering in kort geding tegen H&M de stelling ten grondslag gelegd dat H&M met het gebruik van tekens op sport- en vrijetijdskleding, bestaande in twee in kleur contrasterende, parallelle, verticale strepen over de gehele lengte van de zijkant van de kleding (hierna ook: het twee-strepenmotief), inbreuk maakt op haar hiervoor in 3.1 onder (i) bedoelde merken. Adidas c.s. hebben aan hun hiervoor onder 1 vermelde vorderingen in de tegen de overige verweerders in cassatie ingestelde bodemprocedure dezelfde stelling ten grondslag gelegd. De gedaagden in dat geding vorderden in die procedure in reconventie een verklaring voor recht die ertoe strekte dat het in geding zijnde gebruik van een uit twee strepen bestaand teken hun vrijstond. Daarnaast hebben diezelfde gedaagden, samen met (o.a.) H&M een afzonderlijke bodemprocedure tegen Adidas c.s. aangespannen, waarin eenzelfde verklaring voor recht werd gevorderd. Zowel de voorzieningenrechter als de rechtbank in de beide bodemprocedures heeft geoordeeld dat er in bepaalde opzichten inbreuk werd gemaakt op de door Adidas c.s. ingeroepen merkrechten. Tegen alle uitspraken is hoger beroep ingesteld. Nadat in het hoger beroep tegen het vonnis in kort geding intussen op 8 juni 1999 een tussenarrest was uitgesproken, is door het hof in het door Marca c.s. ingestelde hoger beroep en het door Adidas c.s. ingestelde incidenteel appel tegen de uitspraken in de bodemprocedure, voeging van alle procedures bevolen. In zijn eindarrest heeft het hof, kort gezegd, geoordeeld dat de handelwijze van Marca c.s. die door Adidas c.s. werd aangevochten, geen inbreuk maakt op de namens Adidas c.s. ingeroepen merkrechten, zodat de op deze grondslag berustende vorderingen van Adidas c.s. niet toewijsbaar zijn (rov. 4.13-4.26). Het hof oordeelde voorts dat er evenmin grond bestaat voor toewijzing van de gevorderde verklaringen voor recht, omdat, kort gezegd, die vorderingen van zo algemene strekking zijn dat daarmee wordt miskend dat de beschermingsomvang van een merk geen statisch gegeven is en de omstandigheden die voor de beoordeling van de inbreukvraag van belang zijn, veranderlijk zijn naar tijd en plaats (rov. 4.29 - 4.32).

4.3.6 Het HvJEG heeft in zijn arrest van 4 mei 1999, nr. C-108/97, NJ 2000, 269 (Chiemsee) beslist dat de weigeringsgronden van art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn een doel van algemeen belang dienen, daarin bestaande dat de in die bepaling genoemde aanduidingen door een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt (aangeduid als het 'Freihaltebedürfnis'; rov. 25), maar dat een teken dat geen onderscheidend vermogen als bedoeld in art. 3 lid 1 onder b van de Richtlijn bezit, op de voet van het derde lid van dat artikel, dus door inburgering, die eigenschap alsnog kan verkrijgen en aldus vatbaar wordt voor inschrijving als merk (rov. 44-47), zonder dat daarbij het onderscheidend vermogen mag worden gedifferentieerd naar gelang het bedoelde algemene belang (rov. 48). Anderzijds heeft het Hof in zijn arrest van 6 mei 2003, nr. C-104/01, BIE 2004, 50, IER 2003, 50 (Libertel) beslist dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk - naar valt aan te nemen: ook na inburgering, nu het Hof, dat (in rov. 52) verwees naar het Chiemsee-arrest, terzake geen voorbehoud maakt en in rov. 67 met zoveel woorden de mogelijkheid van inburgering als merk van een kleur noemt - rekening dient te worden gehouden met het algemeen belang dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten aanbieden (rov. 60). Beide beslissingen hebben betrekking op de vraag of het als merk gepresenteerde teken aan de eisen voldoet die de Richtlijn aan een merk stelt.

Aldus rijst de vraag of bij de bepaling van de beschermingsomvang van een merk dat wordt gevormd door een teken dat van huis uit geen onderscheidend vermogen bezit of door een aanduiding die beantwoordt aan de omschrijving in art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn, doch dat als merk is ingeburgerd en vervolgens ingeschreven, rekening dient te worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten aanbieden (het Freihaltebedürfnis), en zo ja, in hoeverre.

Er bestaat derhalve grond om de hierna te noemen prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

6. Vragen van uitleg

1. Dient bij de bepaling van de beschermingsomvang van een merk dat wordt gevormd door een teken dat van huis uit geen onderscheidend vermogen bezit of door een aanduiding die beantwoordt aan de omschrijving in art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn, doch dat als merk is ingeburgerd en ingeschreven, rekening te worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten aanbieden (het Freihaltebedürfnis)?

7.1 Het middel van H&M richt zich tegen de afwijzing van de (onder meer) door haar in reconventie gevorderde verklaring voor recht en de in rov. 4.27-4.32 daartoe gebezigde gronden. Onderdeel 1.1 klaagt dat het hof onvoldoende duidelijk heeft gemaakt welk verwijt het in rov. 4.31 aan H&M maakt; onderdeel 1.2 dat die beslissing van het hof in elk geval onbegrijpelijk is, nu H&M ter onderbouwing van haar vordering het nodige heeft aangedragen en gemotiveerd gesteld, zoals nader in het onderdeel aan de hand van een groot aantal citaten uit de processtukken aangevoerd. Deze stellingen komen er, kort gezegd, op neer (a) dat decoraties van twee strepen gebruikelijk zijn in de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel (als bedoeld in art. 3 lid 1 onder d van de Richtlijn), (b) dat het merkrecht van Adidas zich niet uitstrekt tot twee-strepenmotieven, (c) dat Adidas zich in de markt van intimidatietechnieken bedient, (d) dat Adidas in het verleden openlijk te kennen heeft gegeven zich niet te willen verzetten tegen het gebruik van motieven met twee evenwijdige strepen op kleding en schoenen, zodat van rechtsverwerking sprake is, (e) dat de beschermingsomvang van het drie-strepenmerk zich, gelet op de merkenrechtelijke regelgeving, nooit kan uitstrekken tot als decoratie gebruikte twee-strepenmotieven en (f) dat het gebruik van twee-strepenmotieven nooit tot verwarringsgevaar kan leiden.

Onderdeel 2 betoogt dat de oordelen in de rov. 4.31 en 4.32 onjuist althans onbegrijpelijk zijn, nu H&M heeft gesteld dat door een wijziging in omstandigheden in de toekomst een andere situatie kan ontstaan en zij niet beoogde ook in dat geval gevrijwaard te zijn van vorderingen van Adidas c.s.; voorts dat de omstandigheid dat de beschermingsomvang van een merk geen statisch gegeven is, de overweging van rov. 4.23 niet kan dragen, waar het bij een verklaring voor recht altijd gaat om het vaststellen van de toestand die rechtens is ten tijde van het vonnis.

De Hoge Raad:

in het principale beroep:

verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de onder 6 geformuleerde vragen uitspraak te doen;

houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan;

in het incidentele beroep:

verwerpt het beroep;

veroordeelt H&M in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Adidas c.s. begroot op € 68,07 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.