Hoge Raad, 05-02-2010, BK5993, 08/03362

5 februari 2010

Eerste Kamer

08/03362

EE/IS

de rechtspersoon naar vreemd recht KRAFT JACOBS SUCHARD S.A.,

gevestigd te Zürich, Zwitserland,

EISERES tot cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. C.J.J.C. van Nispen, thans mr. R.A.A. Duk,

de rechtspersoon naar vreemd recht MARS INC,

gevestigd te McLean, Virginia, Verenigde Staten van Amerika,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaten: mr. E. Grabandt en mr. L. Kelkensberg.

Mars heeft bij exploot van 15 september 2000 Kraft gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage en voorzover in cassatie nog van belang, gevorderd, kort gezegd, primair, nietigverklaring wegens gebrek aan onderscheidend vermogen van het Beneluxdeel van het door Kraft onder IR nr. 711078 ingeschreven driedimensionale merk en subsidiair, een verklaring voor recht dat het nieuwe WAVE product van Mars en haar verpakking in hun huidige vorm geen inbreuk maken op IR 711078.

Kraft heeft de vordering bestreden en, in reconventie, gevorderd, kort gezegd, een verbod van inbreuk door de WAVE-verpakking van Mars op haar merken, zoals genoemd in de conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie.

De rechtbank heeft bij vonnis van 8 mei 2002 de vorderingen in conventie afgewezen. Voorts heeft de rechtbank in reconventie Mars geboden met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op het Beneluxdeel van het driedimensionale vormmerk met registratienummer IR 711078, waaronder begrepen elk gebruik van de verpakking van het WAVE-product, op straffe van een dwangsom per overtreding van dit gebod, en het meer of anders gevorderde afgewezen.

Tegen het vonnis van de rechtbank heeft Mars hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Kraft heeft voorwaardelijk incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij arrest van 3 januari 2008 heeft het hof in het principale beroep het bestreden vonnis vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de inschrijving van IR nr. 711078 door Kraft vernietigd en de doorhaling daarvan bevolen. Voorts heeft het hof het incidentele beroep verworpen.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

Tegen het arrest van het hof heeft Kraft beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Mars heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor Kraft toegelicht namens haar advocaat door mr. C.J.J.C. van Nispen, advocaat te Amsterdam en voor Mars door haar advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaten van Mars hebben bij brief van 17 december 2009 op die conclusie gereageerd. Namens Kraft heeft mr. C.J.J.C. van Nispen, advocaat te Amsterdam, bij brief van 17 december 2009 op die conclusie gereageerd.

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Kraft in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Mars begroot op € 374,34 aan verschotten en € 30.718,68 aan overige proceskosten.