Hoge Raad, 28-10-2011, BR3059, 10/00642

28 oktober 2011

Eerste Kamer

10/00642

DV/AS

de vennootschap naar het recht van Californië MAG INSTRUMENT INCORPORATED,

gevestigd te Ontario, Verenigde Staten van Amerika,

EISERES tot cassatie, verweerster in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep,

advocaat: mr. R.A.A. Duk,

1. EDCO EINDHOVEN B.V.,

gevestigd te Eindhoven,

2. P.P. IMPEX B.V.,

gevestigd te Valkenswaard,

VERWEERSTERS in cassatie, eiseressen in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep,

advocaat: mr. J.C.A. Stevens.

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. het incidentele vonnis in de zaak met het rolnummer H 02.0552 van de rechtbank Amsterdam van 4 september 2002;

a. de vonnissen in de zaak 239343/HA ZA 02-552 van de rechtbank Amsterdam van 10 maart 2004 en 21 februari 2007;

b. het arrest in de zaak 106.006.776/01 van het gerechtshof te Amsterdam van 20 oktober 2009.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

Tegen het arrest van het hof heeft MAG beroep in cassatie ingesteld. Edco c.s. hebben voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld.

De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor MAG toegelicht door mrs. T. Cohen Jehoram en V. Rörsch, advocaten te Amsterdam, en voor Edco c.s. door mr. W.A. Hoyng, advocaat te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt in het principale beroep tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof en in het incidentele beroep tot verwerping.

Mr. Rörsch, voornoemd, heeft voor MAG bij brief van 22 juli 2011 op die conclusie gereageerd; mr. R.F. Thunnissen, advocaat bij de Hoge Raad, heeft dat namens Edco c.s. gedaan bij brief van 21 juli 2011.

(i) MAG produceert en verkoopt door haar in diverse modellen ontworpen zaklampen, verder aangeduid als de Mag-Lite zaklampen. Ter zake van deze Mag-Lite zaklampen heeft zij diverse merkdepots verricht, waaronder twee op 29 juli 1994 onder nummers 551401 en 551402 geregistreerde driedimensionale Benelux vormmerken - door MAG ook aangeduid als de D-cell zaklamp respectievelijk de C-cell zaklamp - voor warenklasse 11 (o.a. draagbare lampen en zaklantaarns). Beide merkdepots bevatten een tweedimensionale tekening van (de vorm van) de bedoelde zaklamp en de aantekening "Het merk is driedimensionaal en bestaat uit de vorm van de waar".

(ii) Naar aanleiding van een eerder gerezen geschil over door Edco in 1998 op de markt gebrachte zaklampen hebben MAG enerzijds en Edco en een aantal andere partijen anderzijds in 2000 een vaststellingsovereenkomst (settlement agreement) gesloten, waarin onder meer het volgende is bepaald: "WHEREAS MAG, EDCO (...) are desirous of settling any and all disputes between themselves regarding the importation, marketing and distribution by EDCO (...) of MINI-SUNLITE flashlights (...) which are copies and/or look-a-likes of MAG's flashlights, and more specifically of the MINI MAGLITE flashlights (...)

parties agree as follows:

(...)

1.2. EDCO represents that it has refrained itself as per 19 June, 1998 and will in the future refrain itself in whatever country from any further storing, offering, selling, advertising, supplying and/or distributing of copies and/or look-a-likes of MAG's flashlights.

(...)

1.4. If any copies and/or look-a-likes of the MAG flashlights come into EDCO's possession, custody or control, EDCO will deliver to MAG such flashlights within fourteen (14) days of receipt. In case of doubt, EDCO will sell no copies and/or look-a-likes without having consulted with MAG.

(...)

3.1. EDCO (...) acknowledge MAG's intellectual property rights relating to the MAG flashlights, including the rights with regard to trademarks and the shape, style and overall appearance of MAG's flashlights

(...)"

(iii) Edco heeft in de periode gelegen tussen het aangaan van de vaststellingsovereenkomst en het uitbrengen van de inleidende dagvaarding onder meer binnen het arrondissement Amsterdam opnieuw zaklampen (hierna: de Alu-zaklamp) op de markt gebracht en in voorraad gehouden. PP Impex, die zich in het onderhavige geding aan de zijde van Edco heeft gevoegd, wil een identieke zaklamp als de Alu-zaklamp op de markt brengen, uitgevoerd in verschillende kleuren onder de naam Super-zaklamp.

4.2 MAG stelt zich, kort gezegd, op het standpunt dat Edco met het op de markt brengen en in voorraad houden van de Alu-zaklamp inbreuk maken op haar auteursrecht op de vorm van haar D-cell en C-cell zaklampen en op haar merkenrechten op die lampen, en dat Edco door haar Alu-zaklamp op de markt te brengen onrechtmatig jegens MAG handelt aangezien deze zaklamp een slaafse nabootsing is van de genoemde zaklampen van MAG, en Edco zich dan ook schuldig maakt aan ongeoorloofde mededinging.

Op grond hiervan heeft MAG in dit geding tegen Edco een aantal vorderingen ingesteld, te weten, in hoofdzaak, een bevel aan Edco tot nakoming van de hiervoor in 3 (ii) geciteerde vaststellingsovereenkomst, een verklaring voor recht dat Edco met het verkopen, ten verkoop aanbieden, leveren en in voorraad houden, dan wel het verveelvoudigen en openbaar maken van de Alu-zaklamp inbreuk maakt op de merk- en auteursrechten van MAG en jegens MAG onrechtmatig handelt, een bevel aan Edco tot staking van deze inbreukmakende en met de vaststellingsovereenkomst strijdige handelingen, met nevenvorderingen, een en ander op straffe van een dwangsom, en een vordering tot vergoeding van schade, buitengerechtelijke kosten en proceskosten.

5.2.2 Onderdeel I.1.a bestrijdt de juistheid van het door het hof bij het materiële reciprociteitstoets gehanteerde criterium. Volgens het onderdeel gaat het er niet om of de Verenigde Staten het specifieke voorwerp, zoals hier de zaklamp van MAG, auteursrechtelijke bescherming bieden maar of zij werken van toegepaste kunst in het algemeen of bepaalde categorieën daarvan, zoals zaklampen, van auteursrechtelijke bescherming hebben uitgesloten.

Bij dit uitgangspunt betoogt onderdeel I.1.b, onder verwijzing naar met name een door MAG in eerste aanleg geproduceerde opinie, dat zaklampontwerpen in de Verenigde Staten als land van oorsprong niet categoriaal van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten.

5.2.3 Ten aanzien van de vraag welk van deze twee criteria het juiste is, geldt het volgende. Uitgangspunt moet zijn dat de rechter tot taak heeft te oordelen over de aan hem voorgelegde vordering tot het bieden van auteursrechtelijke bescherming ten aanzien van een concreet voorwerp als werk van toegepaste kunst. Het is in dit kader dat de rechter in voorkomend geval de door art. 2 lid 7 Berner Conventie van hem verlangde materiële reprociteitstoets dient uit te voeren. Die toets strekt ertoe dat aan een voorwerp als werk van toegepaste kunst auteursrechtelijk geen bescherming wordt geboden als die in het land van oorsprong niet aan dit voorwerp toekomt.

Daarom ligt in de rede dat de rechter die toets op een zodanige manier uitvoert dat hij aan de beide partijen (de eisende partij met betrekking tot de door haar verlangde auteursrechtelijke bescherming en de verwerende partij ten aanzien van haar verweer daartegen) rechtsbescherming biedt die zo veel mogelijk gelijk is aan de rechtsbescherming die zou zijn geboden indien de zaak zou zijn berecht door de rechter van het land van oorsprong. De rechter zal dan ook bij het uitvoeren van die toets dienen te letten op alle factoren die in het land van oorsprong bepalend zijn voor de vraag of, en zo ja, in hoeverre de partij die in Nederland aanspraak maakt op auteursrechtelijke bescherming van het betrokken voorwerp als werk van toegepaste kunst, in het land van oorsprong een zodanige bescherming geniet. Tot de genoemde factoren behoren onder meer niet alleen de in het land van oorsprong bestaande algemene of categoriale uitsluiting van of drempels voor auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst als die van het voorwerp waarover de rechter heeft te beslissen, maar ook de in het bijzonder met het concrete werk samenhangende factoren die in de weg (zouden) staan aan auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong.

Is bij deze toets gebleken dat in het land van oorsprong auteursrechtelijke bescherming aan het betrokken voorwerp als werk van toegepaste kunst toekomt, dan zal de rechter vervolgens naar de hier te lande geldende regels hebben te beoordelen of die bescherming ook in Nederland moet worden verleend.

Bij dit alles moet worden aangetekend dat het in de eerste plaats de partijen zijn die de rechter ten aanzien van de al of niet geboden auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong (zo nodig) de gegevens omtrent het recht van dat land zullen hebben te verschaffen. Daarbij geldt in het bijzonder dat de partij die aanspraak maakt op deze bescherming op grond van de hoofdregel van art. 150 Rv. de feiten zal hebben te stellen en zonodig hebben te bewijzen waaruit blijkt dat auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong niet alleen niet is uitgesloten maar ook met betrekking tot het voorwerp waarvoor die bescherming wordt ingeroepen, wordt geboden. Immers, alleen als dit naar het oordeel van de rechter voldoende komt vast te staan, kan aan die partij die auteursrechtelijke bescherming in Nederland worden toegekend.

5.3.2 Deze oordelen worden bestreden door onderdeel II van het middel, echter tevergeefs.

Onderdeel II.1 neemt tot uitgangspunt dat in de feitelijke instanties de geldigheid van de beide vormmerken niet met een reconventionele vordering is bestreden - behoudens de reconventionele vordering van PP Impex, die in hoger beroep niet meer aan de orde was - en dat ook anderszins de merken geen inzet zijn geweest van een nietigheids- of vervallenverklaringsprocedure, en verbindt daaraan het gevolg dat in appel diende te worden uitgegaan van de geldigheid van de vormmerken. Het onderdeel faalt want berust op een onjuiste rechtsopvatting. Het miskent immers dat in een geding zoals het onderhavige waarin een Benelux-merkrecht wordt ingeroepen, de betwisting van dat merkrecht ook kan bestaan in de stelling dat het merk nietig is omdat het elk onderscheidend vermogen mist zodat geen merkrecht is verkregen. Een daartoe strekkend verweer is in de feitelijke instanties in deze zaak gevoerd.

De in de onderdelen II.2 tot en met II.6.b aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

5.4.1 In rov. 5.13 heeft het hof beslist dat ook de beweerdelijk slaafse nabootsing door Edco de vordering van MAG niet kan dragen. Art. 14 lid 8 BTMW (oud), zoals dat tot 1 december 2003 luidde, sloot het instellen van een vordering wegens oneerlijke mededinging uit voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden. Aangezien de inleidende dagvaarding op een eerder tijdstip is uitgebracht, geldt die uitsluiting in deze zaak. Daarbij komt dat de Alu zaklamp - gelet op de afwijkende vorm waar het de niet (louter) functionele kenmerken betreft - niet als een slaafse nabootsing van de Mag-Lite zaklampen kan worden aangemerkt, aldus het hof.

Onderdeel III bestrijdt de juistheid van dit oordeel.

5.4.3.1 Hieromtrent wordt het volgende vooropgesteld.

De BTMW (oud) is bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van Brussel van 20 juni 2002, Trb. 2002, 129 (hierna: het Protocol), gewijzigd. Deze wijziging is op 1 december 2003 in werking getreden.

5.4.3.2 Art. 14 lid 8 BTMW (oud) luidde tot 1 december 2003:

"8. Voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden kan geen vordering worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging."

5.4.3.3 Art. IV van het Protocol bevat met betrekking tot art. 14, zoals gewijzigd bij het Protocol, de volgende overgangsbepaling:

"Artikel 14, onder 1, is niet van toepassing op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich niet kan verzetten tegen deze handelingen krachtens de tekst van artikel 14 zoals deze luidde vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol."

Art. 14 lid 1 luidde voor het hier genoemde tijdstip als volgt:

"1. Op grond van zijn uitsluitend recht op een tekening of model kan de houder daarvan zich verzetten tegen elke vervaardiging, invoer, uitvoer, verkoop, het te koop aanbieden, verhuur, het te huur aanbieden, tentoonstelling, levering, gebruik of het in voorraad hebben voor een van deze doeleinden, met industrieel of commercieel oogmerk, van een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoont."

Bij het Protocol is art. 14 lid 1 BTMW (oud) gewijzigd als gevolg waarvan de eerste zin aldus is gaan aanvangen:

"Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, kan de houder (enz.)"

5.4.6 Het onderdeel faalt. Het betoog van het onderdeel, mede gelezen in het licht van de toelichting daarop, neemt kennelijk in de eerste plaats tot uitgangspunt dat op grond van de rechtspraak van de Hoge Raad waarnaar het onderdeel verwijst, een restrictieve toepassing van art. 14 lid 8 BTMW (oud) op haar plaats is. Dit uitgangspunt is onjuist omdat het zich niet laat verenigen met het arrest van het BenGH van 21 december 1990, A 89/6, LJN AD1316, NJ 1991/429 (Prince). Daarin is beslist dat indien aan een op nationaal recht inzake ongeoorloofde mededinging gegronde vordering, behalve handelingen die naar hun aard, op de voet van het in lid 1 van art. 14 BTMW (oud) bepaalde, vallen aan te merken als "inbreuk op een tekening of model", mede andere gedragingen ten grondslag zijn gelegd, die vordering alleen dan voor toewijzing in aanmerking kan komen indien het feitenbestand, ook indien de als inbreuk aan te merken handelingen buiten beschouwing worden gelaten, naar het toepasselijke nationale recht ongeoorloofde mededinging oplevert. In dat geval staat art. 14 lid 8 BTMW (oud) enkel dan niet in de weg aan het uitspreken van een verbod van, of toewijzing van schadevergoeding ter zake van een als inbreuk aan te merken handeling, indien zulk een verbod of schadevergoeding onder de gegeven omstandigheden de enig passende wijze van redres van de ongeoorloofde mededinging vormt.

Aan deze maatstaf voldoen de door MAG aangevoerde "bijkomende omstandigheden" waarnaar het onderdeel verwijst en zoals vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.62, niet, zoals is uiteengezet in die conclusie onder 4.65.

6. Omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast

Voor de omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, verwijst de Hoge Raad naar de hiervoor onder 3 gegeven omschrijving van de feiten waarvan in cassatie kan worden uitgegaan.

7. Vragen van uitleg met betrekking tot het Protocol houdende wijziging van de (thans voormalige) Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, van Brussel van 20 juni 2002

1. Dient art. IV van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van Brussel van 20 juni 2002, aldus te worden uitgelegd dat onder de in dat artikel genoemde handelingen moeten worden begrepen de handelingen waartegen de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten krachtens de tekst van art. 14 lid 8 BTMW, zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dat Protocol?

2. Indien vraag 1 ontkennend beantwoord wordt, dient dan nochtans als regel van overgangsrecht te worden aangenomen dat artikel 14 lid 1 BTMW, zoals gewijzigd bij het in vraag 1 genoemde Protocol, niet van toepassing is op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten tegen deze handelingen krachtens art. 14 lid 8 BTMW zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dit Protocol?

De Hoge Raad:

- verzoekt het Benelux-Gerechtshof uitspraak te doen over de hiervoor in 7 geformuleerde vragen van uitleg van het Protocol houdende wijziging van de (thans voormalige) Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, van Brussel van 20 juni 2002;

- houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.