Parket bij de Hoge Raad, 10-07-2009, BI2335, 07/12648

Nr. 07/12648

Mr. D.W.F. Verkade

Zitting 24 april 2009

1. G-Star International Ltd

2. G-Star International BV

(hierna tezamen: 'G-Star')

Metro Cash & Carry Nederland BV(1)

(hierna: 'Makro')

1.1. Deze zaak ligt in het verlengde van de bekende arresten HvJ EG 4 november 1997, C-337/95, NJ 2001, 132 (Dior/Evora) en 23 februari 1999, C-63/97 NJ 2001, 134 (BMW/ Deenik). Daarin kende het Hof aan de outsider/wederverkoper van door de merkhouder (in de EU) rechtmatig in het verkeer gebrachte goederen, in het verlengde van de vrijheid van wederverkoop, ruime maar niet onbeperkte reclamemogelijkheden toe.

Merkhouder G-Star leest die arresten zo dat daarin geoordeeld (althans niet uitgesloten) is, dat van het merk in reclame-uitingen uitsluitend gebruik mag worden gemaakt voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van de van het merk voorziene waren. Die noodzaak is er volgens G-Star (in elk geval) niet voor gebruik van haar beeldmerk, zodat Makro in haar reclame had moeten volstaan met het gebruik van het woordmerk.

3.1. Bij inleidende dagvaarding van 4 september 2002 heeft G-Star Makro gedagvaard voor de rechtbank 's-Gravenhage en daarbij gevorderd, verkort weergegeven:

1. Makro te veroordelen het gebruik van het merk G-Star te staken en gestaakt te houden, zulks onder verbeurte van een dwangsom van € 50.000 voor iedere overtreding van deze veroordeling, waaronder is te verstaan het aanbieden van een product met het merk G-Star door Makro in een door of in opdracht van Makro verspreide reclamedrager met afbeelding van het merk G-Star;

2. Makro te verbieden producten van het merk G-Star te verkopen, althans op een wijze die afbreuk doet aan de reputatie van dit merk, in de door Makro geëxploiteerde Makro-winkels en/of handelend onder de naam Makro, zulks onder verbeurte van een dwangsom van € 50.000 voor iedere overtreding van het gevraagde verbod, waaronder is te verstaan de verkoop en het in voorraad hebben van één van de onder het verbod vallende producten in of ten behoeve van de Makro-winkels en/of een winkel handelende onder de naam Makro;

3. Makro te verbieden voor of met het merk G-Star te adverteren onder de naam Makro, althans onder deze naam en/of op een wijze die afbreuk doet of kan doen aan de reputatie van het merk G-Star en/of tezamen met andere door Makro aan te bieden producten die door G-Star en hun afnemers niet tezamen worden aangeboden, zulks onder verbeurte van een dwangsom van € 50.000 voor iedere overtreding van het verbod, waaronder is te verstaan iedere advertentie of aanbod van producten van het merk G-Star in strijd met dit verbod.

3.7. Het hof stelde bij de beoordeling van G-Stars vorderingen voorop dat G-Star in hoger beroep niet langer het standpunt inneemt dat de door Makro aangeboden G-Star producten niet door G-Star of met haar toestemming binnen de EER in het verkeer zijn gebracht, zodat er sprake is van uitputting van de desbetreffende merken, tenzij er voor G-Star gegronde redenen bestaan zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is (rov. 3). Daarbij nam het hof tot uitgangspunt dat de G-Star jeans en de merken geen luxueus en prestigieus imago hebben (rov. 7), en voorts - bij de beoordeling van de gestelde afbreuk aan de reputatie van de waren en merken van G-Star door de wijze van te koop aanbieden en adverteren door Makro, onder verwijzing naar het arrest van het HvJ EG van 4 november 1997, C-337/95, NJ 2001, 132 (Dior/Evora) - de in de bedrijfssector van Makro gebruikelijke wijze van te koop aanbieden en adverteren (rov. 8). Het hof kwam vervolgens, mede aan de hand van beoordeling van feitelijke stellingen over en weer, tot het oordeel dat geen sprake is van ernstige aantasting van de reputatie van G-Star door de wijze van aanbieden van Makro en evenmin van een gegronde reden voor G-Star, alles in de zin van art. 7 lid 2 van de Richtlijn 84/104/EEG, art. 13 lid 2 van de Verordening 40/94/EG of art. 23 lid 3 BVIE (rov. 10).

In rov. 11 overwoog het hof dat G-Star zich op het standpunt stelt dat tussen partijen niet in geschil is dat Makro gebruik mag maken van het G-Star woordmerk, voor zover dit nodig is om de verdere verhandeling van de van het merk voorziene producten aan te kondigen, doch wel de wijze van adverteren. Met betrekking tot G-Stars betoog dat Makro met haar wijze van adverteren de grenzen van de reclamevrijheid heeft overschreden, waardoor de indruk wordt gewekt dat tussen Makro en G-Star een commerciële band bestaat, overwoog het hof:

'13. Naar het oordeel van het hof heeft de hierboven geciteerde rechtsoverweging 52 van dit arrest [het arrest van het HvJ EG van 23 februari 1999, zaak C-63/97, NJ 2001, 134 (BMW/Deenik)] betrekking op hetgeen in rechtsoverweging 51 is vermeld, te weten dat door gebruik van het merk in reclame-uitingen door de (niet erkende) wederverkoper de indruk kan worden gewekt dat tussen hem en de merkhouder een commerciële band bestaat. In rechtsoverweging 53, dat merkgebruik betreft in het geval dat geen gevaar bestaat dat de indruk wordt gewekt dat zodanige commerciële band bestaat, komt het woord "nodig" of "noodzakelijk" niet voor.

Voor zover G-Star c.s. de opvatting huldigen dat Makro moet aantonen dat haar wijze van reclame maken noodzakelijk is (vgl. de noodzakelijkheidsvoorwaarde in de ompakarresten, bijvoorbeeld HvJ EG 26 april 2007, zaak C-348/04, Boehringer Ingelheim/Swingward en Dowelhurst, r.o. 38), wordt die opvatting verworpen, nu het in het onderhavige geval niet gaat om het ompakken van originele merkproducten.

14. In het arrest van het Hof van Justitie EG van 4 november 1995 [lees: 1997] (Dior/ Evora) wordt gesproken van het door een wederverkoper gebruik maken van een merk om de verdere verhandeling van de van het merk voorziene producten aan te kondigen, maar wordt daarin geen onderscheid gemaakt tussen woordmerken en beeldmerken. In dat arrest ging het om het gebruik van beeldmerken (die van Dior Frankrijk) in reclamefolders van Kruitvat.

Rechtsoverweging 45 van het genoemde arrest, inhoudende dat de wederverkoper niet deloyaal tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder mag handelen en dus moet trachten te voorkomen dat zijn reclame de waarde van het merk aantast doordat zij de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de betrokken producten schaadt, mist toepassing nu in dit geding niet is gebleken dat de G-Star spijkerbroeken, evenmin als de desbetreffende merken, een luxueus of prestigieus imago hebben. Het hof gaat op grond van de rechtsoverwegingen 52 en 53 van het arrest van het Hof van Justitie EG van 23 februari 1999 (BMW/Deenik) niettemin ervan uit, evenals partijen, dat de wederverkoper tegenover de merkhouder loyaal moet handelen. Het hof merkt evenwel op dat in de jurisprudentie onvoldoende steun is te vinden voor de opvatting dat de loyaliteit van de wederverkoper ertoe leidt dat - behoudens wellicht bijzondere omstandigheden die niet zijn gesteld - hij, ingeval van uitputting van het merk, voor het adverteren voor waren waarop het merk is aangebracht slechts gebruik mag maken van een woordmerk of het woordmerkgedeelte van een beeld-/woordmerk van de merkhouder.

17. Dat de indruk wordt gewekt dat tussen G-Star c.s. en Makro een commerciële band bestaat is het hof niet gebleken.

Het enkele merkgebruik door Makro is onvoldoende om de indruk te wekken dat er een commerciële band is tussen haar en de merkhouder. Onvoldoende weersproken is dat Makro een groothandel is in non-food en food en onder meer talloze merkartikelen te koop aanbiedt en als zodanig bekend is bij haar afnemers. Dat het accent in haar bedrijfsvoering ligt bij het verkopen van G-Star jeans is gesteld noch gebleken. Tegen deze achtergrond bezien hebben G-Star c.s. onvoldoende gesteld. De stelling dat de indruk wordt gewekt dat tussen G-Star c.s. en Makro een commerciële band bestaat, wordt dan ook verworpen.

18. Met betrekking tot de vraag of Makro door de wijze van reclame maken schade aan de reputatie van de merken van G-Star c.s. toebrengt en dit een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn/artikel 13, lid 2, van de verordening oplevert, wordt het volgende overwogen. De folders van Makro hebben een wervend karakter. De uit 2002 daterende folder van Makro met de aanduiding "Euro voordeel" maakt door de opmaak (met inbegrip van die aanduiding) een eenvoudiger indruk dan de on-line folders van 2005. In de on-line folders komt weliswaar de aanprijzing "winstpakker" voor, maar daarin komt het zakelijke karakter van deze folders duidelijker naar voren dan in de folder uit 2002. Daaraan doet niet af dat in folder nr. 16 de stretchjeans "Polo team" zijn afgebeeld, nu de merkjeans (G-Star en Diesel) in een afzonderlijk kader zijn gevat en, naar onvoldoende is weersproken, de Diesel jeans tot hetzelfde segment behoren als de G-Star jeans.

Het hof acht de wijze van adverteren in de uit 2005 daterende folders van Makro niet van dien aard dat deze leidt tot ernstige imago- en reputatieschade. Opgemerkt wordt voorts dat wat het Benelux-merk betreft dit laatste ook geldt voor de wijze van adverteren zoals deze blijkt uit de uit 2002 daterende folder.

Dit brengt mee dat van een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn, artikel 13, lid 2, van de verordening of art. 2.23 lid 3 BVIE geen sprake is.'

4.4. Het aan een merkhouder toekomende exclusieve recht om een derde het gebruik van zijn merk te verbieden, wordt beperkt door de zgn. uitputtingsregel. Die is in (uiteraard) eensluidende bewoordingen neergelegd in art. 13, lid 2 van de Verordening 40/94/EG (Gemeenschapsmerkenverordening), in art. 7, lid 2 van de Richtlijn 89/104/EEG (hierna: de Merkenrichtlijn(6)), en in art. 2.23, lid 3 BVIE, sinds 1 september 2006 de opvolger van art. 13,A, lid 9 Benelux-Merkenwet(7).

Van al deze inhoudelijk gelijkluidende bepalingen citeer ik hier de weergave in art. 7 van de Merkenrichtlijn:

4.7. Aan deze arresten zijn de volgende regels te ontlenen:

(i) Wanneer van een merk voorziene producten door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, staat het een wederverkoper niet alleen vrij om deze producten door te verkopen, doch eveneens om het merk te gebruiken om de verdere verhandeling bij het publiek aan te kondigen (Dior/Evora, rov. 37-38; BMW/Deenik, rov. 48), behoudens de uitzonderingen als hierna vermeld.

(ii) De vrijheid van de wederverkoper wordt in algemene zijn begrensd door diens verplichting om loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder (BMW/Deenik, rov. 52; vgl. ook Dior/Evora, rov. 45). Dit is in de genoemde arresten van het HvJ EG als volgt uitgewerkt.

(iii.1) Een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan zijn, dat het merk in de reclame van de wederverkoper zo wordt gebruikt, dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat (BMW/Deenik, rov. 51-52).

(iii.2) Bestaat er echter geen gevaar, dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, dan geldt de onder iii.1 bedoelde uitzondering niet. Het enkele feit dat het gebruik van het merk de wederverkoper een voordeel oplevert omdat de, overigens correcte en loyale, reclame voor de verkoop van de waren van het merk zijn eigen activiteit een kwaliteitsuitstraling geeft, is geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de Merkenrichtlijn (BMW/Deenik, rov. 53).

(iii.3) De vraag óf een advertentie de indruk kan wekken dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, is een feitelijke vraag, die de nationale rechter op grond van de omstandigheden van elk concreet geval moet beantwoorden (BMW/Deenik, rov. 55).

(iv) In geval van een product respectievelijk merk met een luxueus en prestigieus imago, moet het gerechtvaardigd belang van de merkhouder om beschermd te worden tegen een wijze van reclame maken door de wederverkoper die de reputatie van het merk zou kunnen schaden worden afgewogen tegen het gerechtvaardigd belang van de wederverkoper om de betrokken producten te kunnen doorverkopen met gebruikmaking van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze van adverteren (Dior/Evora, rov. 44 in verbinding met rov. 39-43; vgl. ook BMW/Deenik, rov. 49).

(iv.1) In dat geval moet de wederverkoper trachten te voorkomen dat zijn reclame de waarde van het merk aantast doordat zij de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de producten schaadt (Dior/Evora, rov. 45; BMW/Deenik, rov. 49).

(iv.2) Een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de Merkenrichtlijn doet zich evenwel niet voor in het geval dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit behoeven te zijn, voor de van het merk voorziene producten gebruik maakt van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze van adverteren, ook al komt deze niet overeen met de door de merkhouder zelf of zijn erkende wederverkopers gebruikte wijze, tenzij wordt aangetoond dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk in het reclamemateriaal van de wederverkoper de reputatie van het merk ernstig schaadt (Dior/Evora, rov. 46 en 48; BMW/Deenik, rov. 49). Dergelijke ernstige schade zou kunnen ontstaan doordat de wederverkoper niet heeft voorkomen, dat het merk in de door hem verspreide reclame wordt afgebeeld tussen andere merken die ernstig afbreuk kunnen doen aan het imago dat de merkhouder rondom zijn merk heeft weten op te bouwen (Dior/Evora, rov. 47).

(iv.3) De onder (iv.2) genoemde regels gelden ook indien de merkhouder zich met een beroep op een merkrecht of auteursrecht verzet tegen de (door merkrecht op auteursrecht beschermde) afbeelding van het product (Dior/Evora, rov. 54 in verbinding met rov. 49-53).

4.8. Korter(9) samengevat, bestaat er voor de outsider-wederverkoper dus de vrijheid om het (woord- en/of beeld-)merk in zijn reclame te gebruiken, tenzij dat gebeurt:

(a) op een wijze die de indruk kan wekken dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat; of

(b) op een wijze die niet overeenstemt met de in branche van de wederverkoper gebruikelijke wijze van adverteren; dan wel

(c) op een zodanige wijze, dat de merkhouder kan aantonen dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk in het reclamemateriaal van de wederverkoper de reputatie van het merk ernstig schaadt.

4.9.1 In casu heeft het gerechtshof te 's-Gravenhage - onbestreden in cassatie - :

(a) de stelling dat de indruk wordt gewekt dat tussen G-Star een Makro een commerciële band bestaat, verworpen (rov. 17);

(b) de in de bedrijfssector van Makro gebruikelijke wijze van adverteren tot uitgangspunt genomen (rov. 8); en

(c) geoordeeld dat de wijze van adverteren van Makro niet van dien aard is, dat deze leidt tot ernstige imago- en reputatieschade (rov. 18).

4.10. In onderdeel 1.1 wordt geklaagd dat het hof zou hebben miskend dat, ook indien door Makro met het enkele merkgebruik niet de indruk wordt gewekt dat tussen haar en G-Star een commerciële (of bijzondere) band bestaat en/of de wijze van adverteren in de reclamefolder(s) van Makro niet van dien aard is dat deze leidt tot ernstige imago- en reputatieschade, het gebruik maken van het merk in reclame teneinde verdere verhandeling aan te kondigen van de producten die door de merkhouder of met zijn toestemming in de gemeenschap in de handel zijn gebracht, noodzakelijk moet zijn. Althans geldt dit voor het beeldmerk (voor zover dat niet reeds voorkomt op - de verpakking van - het product) als reeds het woordmerk of woordmerkgedeelte van een beeld-/woordmerk van G-Star in de reclame(folders) van de niet-erkende wederverkoper wordt gebruikt.

Daartoe wordt betoogd dat deze 'noodzakelijkheidsvoorwaarde' uitdrukking geeft aan de verplichting van de niet erkende wederverkoper in het algemeen tegenover de merkhouder loyaal te handelen en geen ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen van het merk te trekken en/of aan de leidende gedachte die ten grondslag ligt aan de gemeenschapsbepalingen die weliswaar voorrang geven aan het communautair goederenverkeer maar niet beogen rechten te verlenen die verder gaan dan noodzakelijk is voor de waarborging van dit intracommunautair vrije goederenverkeer.

Onderdeel 1.2 voegt daaraan toe dat de uitleg die het hof in rov. 13 en 14 aan het arrest BMW/Deenik en aan de overige jurisprudentie (zoals het arrest Dior/Evora) heeft gegeven niet dwingt tot de opvatting dat het merkgebruik in reclame-uitingen door de (niet erkende) wederverkoper in beginsel alleen niet is toegestaan of door de merkhouder kan worden verboden als daarmee de indruk kan worden gewekt dat tussen de wederverkoper en die merkhouder een commerciële (of andere bijzondere) band bestaat en dat de loyaliteit van de niet erkende wederverkoper (in het algemeen) niet verder gaat dan dat zijn wijze van adverteren in (reclame)folders niet van dien aard is dat deze leidt tot ernstige imago- en reputatieschade. Volgens het onderdeel laten het arrest BMW/Deenik en de overige jurisprudentie ruimte voor de beantwoording van de rechtsvraag in de door G-Star voorgestane zin, althans sluiten die dat niet uit. De afweging van enerzijds het belang van het vrije verkeer van goederen en anderzijds het belang van de bescherming van de industriële eigendom brengen in beginsel mee dat het merk door de niet erkende wederverkoper alleen wordt gebruikt om de verdere verhandeling van de waren bij het publiek aan te kondigen, indien dat nodig is om die verdere verhandeling te verzekeren. Dit is althans het geval voor het beeldmerk (voor zover dat niet reeds voorkomt op - de verpakking van - het product) naast het woordmerk of woordmerkgedeelte van een beeld-/woordmerk van de merkhouder, behoudens wellicht bijzondere door de wederverkoper te stellen en bij betwisting te bewijzen omstandigheden.

4.12. De onderdelen betogen in de kern dat de regels als hierboven in nrs. 4.7 en 4.8 weergegeven respectievelijk samengevat - en als door het hof in het arrest a quo tot uitgangspunt genomen - toelaten om aan te nemen dat het bezigen van een beeldmerk van de merkhouder (voor zover dat niet reeds voorkomt op - de verpakking van - het product) merkinbreuk oplevert, óók indien:

(a) niet de indruk wordt gewekt dat tussen de merkhouder en de wederverkoper een commerciële band bestaat,

(b) de vermelding van het beeldmerk overeenkomt met de in de bedrijfssector van de wederverkoper gebruikelijke wijze van adverteren, en

(c) de wijze van vermelding van het beeldmerk niet van dien aard is dat deze leidt tot ernstige imago- en reputatieschade.

De (enige) door het middel gegeven argumenten zijn, in de kern, dat ten deze een nadere afweging vereist zou zijn van het belang van de merkhouder tegenover het belang van het vrij verkeer van goederen, waarbij de toets zou moeten zijn de noodzaak (het middel spreekt van een 'noodzakelijkheidsvereiste') voor de wederverkoper (onderdeel 1.1); en dat de door het HvJ EG in zijn jurisprudentie gegeven regels dit niet zouden uitsluiten (onderdeel 1.2).

4.14.3. Voor het HvJ EG was dus beslissend dat de mogelijkheid van verhandeling door 'niet erkende' wederverkopers niet moeilijker mag worden gemaakt dan de mogelijkheid die de merkhouder zelf heeft (en die zijn 'erkende' wederverkopers hebben), omdat anders het effect van de uitputtingsregel in gevaar zou komen.

Daarmee is consistent de eis dat niet ten onrechte de indruk wordt gewekt van het bestaan van een niet aanwezige band tussen de wederverkoper en de merkhouder (zie nader 4.15). Daarmee is eveneens consistent een algemene (door het HvJ EG overigens nader uitgewerkte) loyaliteitseis, die net zo goed voor 'erkende wederverkopers' als voor 'niet erkende wederverkopers' heeft te gelden.

Daarmee is niét consistent een eis dat de 'niet erkende wederverkoper' terughoudender dan de merkhouder zelf of een 'erkende wederverkoper' zou moeten zijn ten aanzien van het gebruik van het (woord/)beeldmerk: zolang maar niet - juist door de wijze van gebruik daarvan - de indruk wordt gewerkt van een niet bestaande commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder.

4.15. In BMW/Deenik (rov. 51-52) was voor het HvJ EG ten deze dan ook slechts beslissend óf bij het publiek daadwerkelijk (ten onrechte) de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat. Volgens rov. 55 van dit arrest is 'de vraag, of een advertentie de indruk kan wekken dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, [...] een feitelijke vraag, die de nationale rechter op grond van de omstandigheden van elk concreet geval moet beantwoorden'. Dat geldt klaarblijkelijk ook voor het gebruik van het beeldmerk van de merkhouder.

Daarbij laat zich allicht denken dat een wijze van gebruik van het beeldmerk die erg lijkt op (de gestandaardiseerde vorm van) gebruik als gebezigd door de wederverkopers die tot het distributienet van de merkhouder behoren, die indruk wekt. Maar het gebruik in een advertentie van het beeldmerk behoeft niet tot die indruk te leiden. Anders gezegd: een in de Nederlandse literatuur wel geopperde 'vuistregel' dat het gebruik van het beeldmerk niet toelaatbaar zou zijn, omdat juist daarmee een niet-aanwezige bijzondere band met de merkhouder zou worden aangeduid(11), is als 'vuistregel', laat staan als 'regel', door het HvJ EG klaarblijkelijk niet overgenomen(12).

Bovendien heeft het HvJ EG in rov. 53 van het arrest BMW/Deenik juist expliciet afgewezen de stelling dat gebruik van het (beeld-)merk aan de merkhouder een 'gegronde reden' in de zin van art. 7, lid 2 Merkenrichtlijn zou geven omdat of wanneer dat gebruik van het merk 'de wederverkoper een voordeel oplevert omdat de, overigens correcte en loyale, reclame voor de verkoop van de waren van het merk zijn eigen activiteit een kwaliteitsuitstraling geeft'. Anders gezegd: in het belang van het vrije verkeer van goederen is het gegeven dat de niet erkende wederverkoper zich zou kunnen 'optrekken' aan een (prestigieus) merk, door daarmee te kunnen adverteren, 'op de koop toegenomen'(13).

4.18. Terzijde merk ik op dat het door G-Star verdedigde (strikte) 'noodzakelijkheidscriterium' wellicht geïnspireerd is door voormalige Benelux-merkenrechtelijke opvattingen, uit de tijd van vóór de harmonisatie door de Merkenrichtlijn. Op 1 maart 1975 had het Benelux-Gerechtshof arrest gewezen in de zaak Claeryn/Klarein(15). In die zaak was aan de orde of fabrikant Colgate-Palmolive van het schoonmaakmiddel Klarein inbreuk maakte op het fonetisch overeenstemmende jenevermerk Claeryn van merkhouder Bols. Onder het toenmalige Benelux-merkenrecht werd getoetst aan het criterium van art. 13, A, lid 1, aanhef en onder 2o BMW (oud), luidende: 'kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen: (...) elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht'. Eén van de verweren van Colgate-Palmolive was een beroep op een 'geldige reden' in de zin van de geciteerde wetsbepaling. Over dat wettelijk begrip overwoog het BenGH (cursivering toegevoegd): 'dat daartoe in het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor de gebruiker van dat teken een zodanige noodzaak bestaat om juist dat teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich, niettegenstaande door dat gebruik aan de merkhouder toegebrachte schade, van dat gebruik onthoudt (...)'.

Hoewel deze uitleg werd gegeven in de context van gebruik van een overeenstemmend teken voor niet-soortgelijke waren, is dit criterium in lagere rechtspraak en in literatuur tussen 1975 en ca. 1990 (Merkenrichtlijn) mede, gegeneraliseerd, toegepast op refererend merkgebruik. Daarbij was de uitkomst dan veelal dat, zo er al een 'noodzaak' zou bestaan om het woordmerk te bezigen, zodanige 'noodzaak' toch zeker niet ware aan te nemen voor het gebruik van het beeldmerk(16).

Het cassatiemiddel van G-Star is, als gezegd, wellicht geïnspireerd door deze (verouderde) rechtspraak.

4.19.8. Analyse van de zes andere door Cohen Jehoram c.s. in voetnoot 63 aangehaalde vonnissen en arresten, leert het volgende.

In géén van deze uitspraken wordt uitgegaan van een 'niet noodzakelijk'-criterium.

In al deze uitspraken wordt (terecht) wél uitgegaan van het BMW/Deenik-criterium ('of de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat'). Het feitelijk oordeel (in bijna al deze uitspraken) dát daarvan sprake is, wordt niet gemotiveerd met de overweging dat beeldmerkgebruik zonder meer tot die onjuiste indruk aanleiding zou geven. De rechters blijken terecht stil te staan bij de specifieke - misverstandverwekkende - wijze waarop het beeldmerk in casu wordt gebruikt (en in voorkomend geval bij bijzondere omstandigheden als een beëindigd officieel dealerschap)(18). Dat geldt uiteraard ook voor het arrest van Hof Amsterdam 7 juli 2005, B9 1115, LJN AU 5246 (Van As c.s./Subaru; rov. 6.12), waarin aan de hand van het BMW/Deenik-criterium de vorderingen tegen gebruik van het beeldmerk juist worden afgewezen.

4.21.3. Ook in deze zaak stond feitelijk vast dat niet de indruk werd gewekt dat tussen Mitsubishi en de Beklagte een commerciële band bestaat(20).

Over de merkenrechtelijke bezwaren die Mitsubishi niettemin had tegen het (woord- en) beeldmerkgebruik door de Beklagte overwoog het BGH (rov. II.4; cursiveringen toegevoegd door mij, A-G):

'Rechtsfehlerfrei hat das BerGer. auch den markenrechtlichen Anspruch [...] versagt. Bei den von Kl.(21) angegriffenen Verwendungsweisen der Mitsubishi-Marken als Wort- oder Bildmarken durch die Bekl. handelt es sich nicht um Markenverletzungssachverhalte i.S. von § 14 II Nr. 1 MarkenG(22), sondern um ausserhalb der Schutzsschranken liegende, durch § 24 I MarkenG(23) gestattete Verwendungen der Marken der Kl.

[...] Für die Beurteilung des Streitfalls ist deshalb davon auszugehen, dass das jeweilige von Bekl. zum Verkauf angebotene Neufahrzeug bereits mit Zustimmung der Markeninhaberin im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden ist. Mit dem Inverkerhrbringen unter der Marke ist auch das Ankündigungsrecht erschöpft (EuGH, Slg. 1997, I-6034 Rdnr. 36 = GRUR Int. 1998, 140 - Dior/Evora; Slg. 1999, I-905, Rdnr. 48 = GRUR Int. 1999, 438 - BMW/Deenik).

Die Kl. kann sich aber auch der Verwendung der Mitsubishi-Marken ohne unmittelbaren Zusammenhang mit den entsprechenden Kraftfahrzeugen, also etwa auf dem Geschäftsgebäude der Bekl. oder in werblichen Ankündigungen wie der streitgegenständlichen Werbeanzeige, nicht aus berechtigtigten Gründen i.S, des § 24 II MarkenG(24) widersetzen.

Die Voraussetzungen dieser Bestimmung hat das BerGer. rechtsfehlerfrei verneint. Es hat - unter Heranziehung der Rechtsprechung des EuGH (EuGH, GRUR Int. 1999, 438 [Rdnrn. 51ff.] - BMW/Deenik) ausgeführt, dass eine Werbung mit einer Marke nur dann als unerlaubt angesehen werden könne, wenn der Eindruck erweckt werde, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Händler und dem Markeninhaber bestehe, insbesondere das Unternehmen des Wiederverkäufers dem Vertriebsnetz des Markeninhabers angehöre oder eine sonstige Sonderbeziehung zwischen den beiden Unternehmen gegeben sei. Werde die Öffentlichkeit dagegen nicht in derartigen Weise auf Beziehungen zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber hingewiesen, könne die Verwendung der Marke nicht beanstandet werden. Im Streitfall lägen keine ein Markenverletzung begrüdenden Umstände vor. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.

Das BerGer. hat auf Grund der Vielzahl von der Bekl. verwendeten Marken verschiedener Kraftfahrzeughersteller angenommen, dass für jeden vernünftigen Werbungsadressaten die Annahme ausgeschlossen sei, bei der Bekl. handele es sich um eine Mitsubishi-Vertragshändlerin oder es bestehe eine sonstige Sonderbeziehung zwischen den Parteien. Zutreffend ist das BerGer. auch davon ausgegangen, dass die Verwendung des Bildzeichens in der Werbung der Bekl. nicht schon deshalb nicht erforderlich im Sinne der Ausführungen des EuGH (GRUR Int. 1999, 438 [Rdnr. 52] - BMW/Deenik) ist, weil der Wiederverkäufer auch darauf verzichten könne. Denn es stellt keinen die Wirkung des § 24. I MarkenG aufhebenden berechtigten Grund i.S. des § 24. II MarkenG dar, wenn der Wiederverkäufer aus der Benutzung der Marke in der Werbung für den Verkauf der Markenwaren, die korrekt und redlich ist, für seine eigene geschäftliche Tätigkeit einen Nutzen zieht. Dem lauteren Vertrieb einer Markenware, zu dem auch die Werbung gehört, ist ein derartiger Nutzen eigen. Die Revision zeigt nicht auf, dat die Bekl. unkorrekt onder unredlich gehandelt hat. Es gibt keinen rechtfertigenden Grund, den ungebundenen Händler bei der Werbung für den weiteren Verkauf der Markenware auf die Wortmarke zu beschränken und ihm die Verwendung der Bildmarke zu verbieten. Eine solche Differenzierung würde den Verbraucher allenfalls auf die Unterschiede zwischen einem Vertragshändler und einem ungebundenen Wiederverkäufer besonders aufmerksam machen und Letzteren in nicht zu begründender Weise diskriminieren.'

4.25. Onderdeel 1.4 bevat geen zelfstandige klacht en deelt het lot van de voorafgaande

onderdelen.

De procureur-generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden,

1 In de aanhef van het vonnis van de rechtbank is verweerster in cassatie aangeduid als Makro Cash & Carry Nederland BV; in de aanhef van het bestreden arrest en in de cassatiedagvaarding wordt zij aangeduid als Metro Cash & Carry Nederland BV.

2 Ontleend aan rov. 1.1-1.6 van het vonnis van de rechtbank van 5 januari 2005, waarvan ook het hof in het (ten deze niet) bestreden arrest is uitgegaan (zie rov. 1), alsmede aan rov. 3 van dat arrest.

3 Onder de merken van G-Star dient tevens te worden begrepen het op 7 juli 1999 ingeschreven gemeenschapsmerk (woord/beeldmerk) 'G-Star Originals USA Fabrics' (zie rov. 3 van 's hofs arrest).

4 Jur. 1997, p. I-6013, NJ 2001, 132 m.nt. JHS onder nr. 134, TVVS 1998, nr. 8, p. 26 m.nt. MRM, SEW 1998, p. 171 m.nt. Ludding, NTER 1998, nr. 1/2, p. 13 m.nt. Speyart, BIE 1998, nr 41, p. 195 m.nt. Ste., IER 1997, nr. 55, p. 224.

5 Jur. 1999, p. I-905, NJ 2001, 134 m.nt. JHS, IER 1999, nr. 16, p. 111, m.nt. RdR, Ondernemingsrecht 1999, nr. 33, p. 142 m.nt. MRM, NTER 1999, nr. 5, p. 122 m.nt. Speyart. Het arrest is ook uitvoerig becommentarieerd door Goossens en Philipsen in een noot onder Vz. Rb. van Koophandel Charleroi 4 februari 2004, IRDI 2004, p. 309 (Volvo/Wanet).

6 In 2008 - zonder ten deze van belang zijnde materiële wijzingen - 'geconsolideerd' neergelegd in Richtlijn 2008/95/EG (PbEU L299/25).

7 In een oudere versie van de BMW stond de bepaling in lid 8, in een nog oudere versie in lid 3 van art. 13,A.

8 Dit laatste was mede aan de orde in de zaak BMW/Deenik. Het Hof van Justitie legde ten aanzien van die casus art. 6, lid 1, onder c van de Merkenrichtlijn uit op eenzelfde wijze als art. 7, lid 2 ten aanzien van wederverkoop. Vgl. ook de noot van J.H. Spoor in NJ 2001, 134 sub 10.

9 Mede door weglating van het element product respectievelijk merk met een luxueus en prestigieus imago; zie daarover nog nr. 4.9.2.

10 Zie rov. 54 in verbinding met rov. 4.49 van het arrest, waarnaar ik hierboven in nr 4.7 in fine reeds verwees.

11 In deze zin Gielen c.s., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 7e druk 2007, nrs. 339 en 370; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2 (2008), nr. 9.1.3.2, p. 405. Voor zover dit laatste boek t.a.p. en in nr. 9.3.6, p. 416 (terloops) ontoelaatbaarheid wil baseren op 'niet-noodzakelijkheid', acht ik dat - zoals hierboven bleek - onjuist. Ik kom hierop nog terug in de nrs. 4.19.1 e.v.

12 Terwijl in G-Stars MvG (nr. 56 e.v.) nog de grief te vinden was dat Makro nu juist door het afbeelden van het (woord/)beeldmerk de aanwezigheid van een niet bestaande commerciële band tussen partijen zou suggereren, heeft G-Star zich in cassatie bij het andersluidend feitelijk oordeel van het hof (rov. 17) neergelegd (vgl. hierboven nr. 4.9.1). Indien men kennisneemt van de betrokken advertentie (vgl. de afbeelding, te vinden op p. 3 van het vonnis in eerste aanleg) verbaast dit niet.

13 Ten overvloede wijs ik erop dat - toegegeven, in wat andere context - het HvJ EG in een tamelijk recent arrest het gebruik van (een parodiërende versie van) een beeldmerk van een concurrent in vergelijkende reclame toelaatbaar heeft geoordeeld: HvJ EG 12 juni 2008, C-533/06, IER 2008, nr. 56, p. 213 m.nt. EHH (O2/H3G; bubbelmerken). Ik wijs met name op rov. 40.

14 In dezelfde zin rov. 5.22 van het vonnis van de rechtbank van 5 januari 2005 en rov. 13 van het arrest van het hof in deze zaak.

15 NJ 1975, 472 m.nt. LWH; BIE 1975, nr. 30, p. 183 m.nt. VdZ.

16 Vgl. bijv. Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht, 1992, nrs. 1162, 1165 en in het bijzonder 1207-1208. Vgl. eveneens in deze zin nog Hof 's-Hertogenbosch 22 mei 1996, NJ 1997, 521, BIE 2002, nr. 31, p. 193 m.nt. AAQ (Wolf).

17 Vgl. hierboven nr. 4.18 en voetnoot 16 daarbij.

18 Ik noem in deze voetnoot deze zes uitspraken uit voetnoot 63 van Cohen Jehoram c.s. nog eens, maar ik voeg mijnerzijds per uitspraak (cursief) daaraan toe de nummers van de rechtsoverwegingen die mijn bovenstaande lezing bevestigen. Vzngr. Rb. Alkmaar 31 juli 2003, BIE 2003, nr. 93, p. 573 (Subaru/Schot), rov. 3.5 en 3.6; Vzngr. Rb. Leeuwarden 30 oktober 2003, IER 2004, nr. 25, p. 140 (Vriend/Batavus), rov. 4.2; Vz. Rb. van Koophandel Charleroi 4 februari 2004, IRDI 2004, p. 309 m.nt. Goossens en Philipsen (Volvo/Wanet), p. 310, linker kolom, derde volle alinea e.v.; Rb. 's-Gravenhage 31 mei 2006, BMMB 2006/3, p. 133 (Porsche/Ekris), rov. 4.3; Rb. Amsterdam 14 september 2006, B9 2675 (Kia/Egbers) rov. 9; 13.

19 Zaak I ZR 202/00, NJW 2003, p. 1403, GRUR 2003, p. 340, WRP 2003, p. 354, MarkenR 2003, p. 105.

20 De tegen dat oordeel van het Berufungsgericht (BerGer.) aangevoerde Revisionsklagen faalden.

21 Kl. = Klägerin = Mitsubishi.

22 § 14 II Nr. 1 MarkenG = art. 5, lid 1, onder a van Merkenrichtlijn 89/104.

23 § 24 I MarkenG = art. 7, lid 1 van Merkenrichtlijn 89/104.

24 § 24 II MarkenG = art. 7, lid 2 van Merkenrichtlijn 89/104.