Rechtbank Amsterdam, 29-12-2004, AT3893, 187965

187965 / H 99.3000

29 december 2004

RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM

DERDE MEERVOUDIGE CIVIELE KAMER

VONNIS

de vennootschap naar vreemd recht

DIESEL S.P.A.,

gevestigd te Molvena, Italië,

e i s e r e s ,

procureur voorheen mr. S.A. Klos, thans mr. W.H. van Baren,

1. de commanditaire vennootschap

MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL C.V.

en

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DEELNEMING MAATSCHAPPIJ "NEDEMA" B.V.,

beide gevestigd te Diemen,

g e d a a g d e n ,

procureur mr. S.M. Kaak.

Eiseres wordt Diesel genoemd; gedaagden worden afzonderlijk Makro en Nedema genoemd en gezamenlijk Makro cs.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

- incidenteel vonnis van 28 november 2001, met de daarin vermelde processtukken en/of proceshandelin-gen

- stukken gedeponeerd ter griffie, waarvan is opgemaakt een akte van depot, nummer 7/2002,

- conclusie van antwoord, met bewijsstukken,

- conclusie van repliek, met bewijsstukken,

- conclusie van dupliek, met bewijsstukken,

- pleidooi dat gehouden is op 26 oktober 2004, met het daarvan opgemaakte proces-verbaal met pleitnoti-ties van de raadslieden van Diesel en Makro cs,

- verzoek vonniswijzen.

a. Diesel is door internationaal depot onder nummer 608499 met gelding voor de Benelux rechthebbende op het woordmerk DIESEL in de Benelux voor onder meer de waren:

Kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels in klasse 25. (Verder aan te duiden als het DIESEL-woordmerk).

Voorts is ten name van Diesel onder nummer 000583708 bij het Bureau voor de Harmonisatie binnen de Interne Markt op 19 februari 1999 een Gemeenschapsmerk ingeschreven dat het navolgende beeldmerk bevat:

(Verder aan te duiden als het D-merk), eveneens voor onder meer de waren: Kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels in klasse 25.

De betreffende tekens worden verder gezamenlijk aangeduid als de DIESEL-merken.

c. Makro exploiteert een keten van zelfbedieningsgroothandels.

Nedema is de beherend vennoot van Makro.

Onder meer in haar folder van 6-19 juli 1999 heeft Makro schoenen te koop aangeboden die waren voor-zien van de DIESEL-merken.

f. Voor Diesel-producten was in Spanje, Portugal en Andorra de Spaanse vennootschap Distributions Italian Fasion Sociedad Anonima (verder: DIFSA) de distributeur.

Op 29 september 1994 heeft DIFSA een overeenkomst gesloten met de Spaanse vennootschap Flexi Ca-sual Sociedad Limitada (verder: FLEXI CASUAL). Die overeenkomst bevat - in de Nederlandse verta-ling - onder meer en voor zover van belang het navolgende:

ZIJ VERKLAREN:

I Dat DIFSA de exclusieve distributie bezit voor het gebied van Spanje, Portugal en Andorra van alle textielproducten en schoeisel, alsmede van toebehoren en accessoires, van het internatio-nale handelsmerk “DIESEL” en van het beeldmerk bestaande in een afbeelding van een indiaan in een cirkel met het opschrift “ONLY THE BRAVE”, onder andere beschermd door het Spaanse merk 1.509.439 en de internationale merken 608.499 en 608.500 en vervaardigd door de Italiaan-se onderneming “DIESEL S.P.A.”, welke onderneming in het vervolg van deze overeenkomst zal worden aangeduid als DIESEL.

[..]

1.1 DIFSA verleent aan FLEXI CASUAL, die hem aanvaardt, de alleenverkoop van de merken die onder het kopje ‘zij verklaren’ zijn beschreven, welke in het vervolg zullen worden aangeduid met HET MERK, van schoeisel, tassen en riemen/ceintuurs voor de verhandeling ervan in schoen-winkels, cadeauwinkels en lederwarenwinkels, waaronder begrepen de schoenen- cadeau- en le-derwarenafdelingen van warenhuizen van het type ‘EL CORTE INGLES’, hetgeen in het vervolg van deze overeenkomst zal worden aangeduid met DE PRODUCTEN.

[..]

1.4 Het is FLEXI CASUAL toegestaan, opdat dit door DIFSA aan DIESEL kan worden voorge-steld met betrekking tot de productie en verkoop, indien van toepassing in de toekomst, om met schoeisel van HET MERK en dat van eigen ontwerp steekproeven uit te voeren die zij in het GE-BIED passend mocht achten, door middel van aanbieding en verkoop aan haar klanten, teneinde op betrouwbare wijze de marktbehoeften vast te stellen.

[..]

2.1 De alleenverkoop die DIFSA uit hoofde van deze overeenkomst verleent aan FLEXI CA-SUAL bestrijkt het geografische gebied van PORTUGAL, ANDORRA en SPANJE, welke landen zullen worden aangeduid als het GEBIED.

[..].

15.8 Het is FLEXI CASUAL niet toegestaan deze overeenkomst over te dragen zonder vooraf-gaande schriftelijke toestemming van DIFSA, behalve wanneer overdracht plaatsvindt aan een handelsvennootschap waarvan enkele van de huidige vennoten van FLEXI CASUAL vennoot zijn en het merendeel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, met het oog waarop hier wordt vastgesteld dat de huidige vennoten van FLEXI CASUAL zijn:

1. de heer MANUEL GINER RODRIGUEZ

2. de heer ANGEL GINER RODRIGUEZ

3. de heer JOSE-GASPAR GINER RODRIGUEZ

4. DE HEER ANTONIO POMARES BOIX.

g. Op 21 oktober 1997 heeft de heer Manuel Giner, een bestuurder van FLEXI CASUAL, aan COSMOS een machtiging verleend welke, - in de Nederlandse vertaling - voor zover van belang, inhoudt:

MIDDELS DEZE SCHRIFTUUR MACHTIGEN WIJ DE FIRMA COSMOS WORLD S.L., [..] TOT DE VERVAARDIGING EN VERKOOP VAN SCHOENEN TASSEN EN RIEMEN VAN HET MERK “DIESEL”.

DIT GESCHIEDT OP BASIS VAN DE OVEREENKOMST DIE WIJ HEBBEN AFGESLOTEN MET DE FIRMA DISTRIBUTIONS ITALIAN FASHION S.A. [..]

i. Bij vonnis van de rechter in eerste instantie te Valencia in een procedure tussen Diesel als eiseres en FLEXI CASUAL, COSMOS en anderen als gedaagden is onder meer aan FLEXI CASUAL en COSMOS bevolen inbreuk op de merkrechten van Diesel te staken.

Het vonnis van de rechter in eerste instantie is door het Hof van Appel in Valencia vernietigd en de vorde-ringen van Diesel zijn alsnog afwezen

2.1 Diesel vordert na vermindering van eis, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1. Makro cs te bevelen met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden iedere verdere in-breuk op de auteurs- en merkrechten van Diesel, meer in het bijzonder met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden de verhandeling van schoenen voorzien van de DIESEL-merken en/of daarmee overeenstemmende tekens, zulks op straffe van een boete ad ƒ 10.000,- per overtre-ding alsmede per dag waarop een overtreding voortduurt of - naar keuze van Diesel - per product waarmee een overtreding wordt begaan;

2. Makro cs te bevelen binnen tien dagen na betekening van het te wijzen vonnis aan de advocaat van Diesel te doen toekomen een door een registeraccountant gecertificeerde verklaring betreffende:

a. de totale hoeveelheid door hen, althans Makro geproduceerde en/of ingekochte en ver-kochte inbreukmakende schoenen als in het lichaam van de dagvaarding bedoeld (hierna “inbreukmakende schoenen”);

b. de door Makro cs, althans door Makro betaalde inkoopprijs en gerealiseerde verkoopprijs voor de inbreukmakende schoenen, gespecificeerd naar type;

c. het totale aantal door Makro cs althans door Makro ingekochte en/of geproduceerde in-breukmakende schoenen, gespecificeerd naar type;

d. het totale aantal door Makro cs, althans door Makro, verkochte inbreukmakende schoenen;

e. het totale bedrag aan door Makro cs althans door Makro gerealiseerde winst tengevolge van de verhandeling van de inbreukmakende schoenen;

f. de volledige namen en adressen van de (rechts)personen die bij de productie en/of verhan-deling van de inbreukmakende schoenen zijn betrokken;

een en ander op straffe van een hoofdelijk te verbeuren dwangsom ad ƒ 10.000,- per dag waarop Makro cs in gebreke blijven aan enig onderdeel van het te geven bevel volledig te voldoen;

3. Makro cs te bevelen tot afgifte, binnen tien dagen na betekening van het te wijzen vonnis, aan Die-sel op een nader door Diesel aan te wijzen adres, van de totale hoeveelheid nog bij hen, althans Makro, in voorraad zijnde inbreukmakende schoenen, de thans onder beslag rustende voorraad in-breukmakende schoenen daaronder begrepen, zulks op straffe van een hoofdelijk te verbeuren dwangsom ad ƒ 10.000,- per dag waarop Makro cs in gebreke blijven aan enig onderdeel van het ten deze te geven bevel volledig te voldoen;

4. [Bij eisvermindering vervallen]

5. Makro cs te veroordelen tot betaling van een voorschot op de door hen te vergoeden schade ad ƒ 50.000,- , vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der voldoening;

6. Makro cs te veroordelen tot vergoeding van de overige door Diesel ten gevolge van de verhande-ling door Makro cs, althans Makro, van de inbreukmakende schoenen geleden schade, op te maken bij staat en te vereffenen als volgens de wet;

7. Makro cs hoofdelijk te veroordelen in de kosten van dit geding, de kosten van de in het lichaam van de dagvaarding genoemde beslagen ter verzekering van het recht op afgifte door Makro cs van de inbreukmakende schoenen daaronder begrepen.

3.1 Makro cs bestrijdt de vordering en voert primair aan dat de betreffende schoenen met toestemming van Diesel in de zin van de BMW in de Europese Economische Ruimte (EER) in het verkeer zijn gebracht.

Daartoe stelt Makro cs dat COSMOS rechtmatig van FLEXI CASUAL de bevoegdheid heeft verkregen schoenen voorzien van de betreffende merken in Spanje in het verkeer te brengen, zodat deze aldaar met toe-stemming van Diesel in het verkeer zijn gebracht.

4.1.3 Voor zover de vordering is gegrond op inbreuk op het Gemeenschapsmerk dient de rechtbank haar bevoegdheid te beoordelen met in achtneming van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo) en de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk (Uw GMVo).

Artikel 90 lid 1 GMVo bepaalt dat behoudens uitzonderingen op procedures betreffende Gemeenschaps-merken het EEX-verdrag van toepassing is. Lid 2 van dat artikel bepaalt dat met betrekking tot procedu-res die het gevolg zijn van de in artikel 92 GMVo bedoelde rechtsvorderingen artikel 2, artikel 4, artikel 5 leden 1, 3, 4, en 5 en artikel 24 EEX-verdrag niet van toepassing zijn en dat de artikelen 17 en 18 EEX-verdrag van toepassing zijn binnen de grenzen van artikel 93 lid 4 GMVo.

Artikel 92 GMVo bepaalt dat met betrekking tot alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en - indien naar nationaal recht toegestaan - dreigende inbreuk op Gemeenschapsmerken de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk uitsluitende bevoegdheid hebben.

Artikel 3 Uw GMVo bepaalt dat voor alle vorderingen als bedoeld in artikel 92 GMVo in eerste aanleg uitsluitend bevoegd de is rechtbank te ’s-Gravenhage.

Diesel heeft bij pleidooi aangevoerd dat de rechtbank bevoegd is, ook inzake de vordering met betrekking tot het Gemeenschapsmerk, omdat ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding de Uw GMVo nog niet in werking was getreden. Kennelijk doelt Diesel daarbij op het bepaalde in artikel 91 lid 5 GMVo, dat bepaalt dat zolang een Lid-Staat de mededeling aan de Commissie van een lijst met rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk nog niet heeft gedaan, de rechterlijke instanties bevoegd zijn die bevoegd zouden zijn indien het een procedure inzake een in de Lid-Staat ingeschreven nationaal merk zou betreffen.

De Uw GMVo is inwerking getreden op 1 juni 1998, en op 3 juni 1998 is aan de Commissie daarvan melding gedaan, zodat deze – nu de beslagen op 14 en 16 september 1999 zijn gelegd en de dagvaarding op 26 oktober 1999 is uitgebracht - ten tijde van het aanleggen van de onderhavige procedure al van kracht was.

Vervolgens heeft Diesel nog aangevoerd dat de rechtbank, nu Makro cs zich niet op de onbevoegdheid heeft beroepen, haar bevoegdheid niet hoeft te onderzoeken.

Uit de tekst van de GMVo volgt dat rechtbanken voor het Gemeenschapsrecht uitsluitende bevoegdheid hebben ter zake van alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en dreigende inbreuk op Gemeenschaps-merken. Weliswaar kunnen partijen op grond van het bepaalde in artikel 17 EEX-verdrag een andere rechtbank kiezen, maar blijkens het bepaalde in artikel 93 lid 4 sub a GMVo alleen indien die gekozen rechtbank ook een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk is. Evenzo geldt dat indien voor een andere rechtbank is gedaagd, op grond van artikel 18 EEX-verdrag die rechtbank bevoegd is, bij verschijning van gedaagde anders dan om alleen de bevoegdheid te bestrijden, maar ook daar bepaalt de GMVo, blij-kens artikel 93 lid 4 sub b, dat die regel slechts geldt voor zover de betreffende rechtbank eveneens een rechtbank voor het Gemeenschapsrecht is. Uit die combinatie van bepalingen, mede gezien in het licht van de verplichting van de nationale rechters om de bepalingen inzake de exclusieve bevoegdheden ambtshalve toe te passen zoals daarvan blijkt uit uit de jurisprudentie (HvJ EG 15 november 1983, NJ 1984, 695), komt de rechtbank tot het oordeel dat zij ambtshalve gehouden is haar bevoegdheid te onder-zoeken.

Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank voor wat betreft de vordering inzake het Gemeenschapsmerk niet bevoegd is. Zij zal zich daarom op dat punt niet bevoegd verklaren en de zaak in zoverre verwijzen naar de rechtbank te ’s-Gravenhage als de bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmerk.

4.2.1 Onbestreden is dat Diesel rechthebbende is op het DIESEL-woordmerk voor de waar schoenen en dat de door Makro op de markt gebrachte schoenen, voorzien zijn van een teken DIESEL dat identiek is aan het DIESEL-woordmerk en dat het gaat om dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven.

Op grond van artikel 13 A lid 1 aanhef en onder a van de BMW (oud), zoals dat van 1 januari 1996 tot en met 31 december 2003 luidde, was Diesel bevoegd zich te verzetten tegen elk gebruik, dat in het econo-misch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Thans be-paalt artikel 13 A lid 1 aanhef en onder a BMW dat de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken kan verbieden wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde wa-ren als die waarvoor het merk is ingeschreven. Voor de onderhavige zaak betekent de wijziging van de tekst van de BMW niet dat een andere maatstaf dient te worden aangelegd, zodat in het midden kan blij-ven of de oude dan wel de nieuwe tekst moet worden toegepast.

Makro cs betwist niet dat Diesel krachtens de BMW een uitsluitend recht heeft, maar beroept zich op de uitzondering die is gemaakt in artikel 13 A lid 8 BMW(oud), huidig artikel 13 A lid 9 BMW, waarin is bepaalt dat het uitsluitend recht niet het recht omvat zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewij-zigd of verslechterd is.

Dat er voor Diesel gegronde redenen zijn zich tegen de verdere verhandeling van de waren te verzetten is door Diesel niet gesteld, zodat slechts onderzocht moet worden of de waren door of met toestemming van Diesel in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht.

4.2.3 Het gaat er dus om of het samenstel van overeenkomsten tussen DIFSA, FLEXI CASUAL en COSMOS er toe kan leiden dat de door COSMOS gefabriceerde en in Spanje op de markt gebrachte schoenen met de DIESEL-merken moeten worden aangemerkt als met toestemming van Diesel in Spanje in het verkeer gebracht.

Door Diesel is niet bestreden dat DIFSA bevoegd was de overeenkomst genoemd onder de vaststaande feiten sub f, met FLEXI CASUAL te sluiten.

Aan de orde is dus de vraag of COSMOS aan die overeenkomst, in het bijzonder aan het bepaalde in arti-kel 1.4 daarvan, de bevoegdheid kon ontlenen schoenen met de DIESEL-merken in het verkeer te bren-gen en of de aldus in het verkeer gebrachte schoenen moeten worden aangemerkt als met toestemming van Diesel in het verkeer gebracht.

De betreffende bepaling geeft aan FLEXI CASUAL, en - indien zij de rechten uit de overeenkomst rechtsgeldig heeft overgedragen aan COSMOS - aan COSMOS toestemming “met schoeisel van HET MERK, en van eigen ontwerp steekproeven uit te voeren, door middel van aanbieding en verkoop aan haar klanten, ten einde op betrouwbare wijze de markt-behoefte vast te stellen”.

Makro cs heeft aangevoerd dat de uitleg van de betreffende bepaling in de overeenkomst, waarop Spaans recht van toepassing is, dient te geschieden overeenkomstig de uitleg die daaraan door de meest aange-wezen rechter, die in Spanje, wordt gegeven. Uit de uitspraak van het Hof van Appel te Valencia volgt volgens Makro cs dat COSMOS op grond van de overeenkomst bevoegd was in Spanje schoenen met de DIESEL-merken in het verkeer te brengen. Het Hof van Appel heeft immers het door de eerste rechter uitgesproken vonnis, waarbij aan COSMOS een verbod was opgelegd om dat te doen, vernietigd en de vordering van Diesel ter zake afgewezen.

4.2.4 De bepaling van artikel 13 A lid 8 BMW(oud) is ingevoerd ter uitvoering van het bepaalde in artikel 7 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (de Richtlijn). De vraag of de door Makro op de markt gebrachte schoenen met toestemming van Diesel in Spanje in het verkeer zijn gebracht in de zin van artikel 13 A lid 8 BMW(oud) dient daarom te worden beantwoord conform de betekenis die aan die woorden in de Richt-lijn moet worden toegekend. Het begrip toestemming in de Richtlijn moet, blijkens het zogenoemde Di-vidoff arrest (HvJ EG, 20 november 2001, NJ 2002, 183), voor de gehele Gemeenschap eenvormig wor-den uitgelegd, opdat de bescherming die de Richtlijn aan de merkhouders beoogt te geven, niet per lid-staat verschilt.

Uit de uitspraak van het Hof van Appel te Valencia blijkt niet dat dit Hof voor de uitleg van de over-eenkomst eenvormig Europees recht heeft toegepast. In die procedure was ook niet aan de orde of COS-MOS de schoenen met de DIESEL-merken met toestemming van Diesel in de zin van de Richtlijn, in het verkeer bracht, maar slechts de uitleg van de overeenkomst tussen FLEXI CASUAL en COSMOS in het kader van het interne Spaanse recht.

De rechtbank zal dus zelfstandig hebben te onderzoeken of sprake was van toestemming

in de zin van de Richtlijn.

In het hiervoor genoemde Davidoff-arrest heeft het HvJ EG uitgesproken dat de toestemming, gezien het belangrijke gevolg dat zij meebrengt, namelijk de uitdoving van het uitsluitende recht van de houder van het merk dat in de hoofdgedingen aan de orde is, welk recht hem toestaat het eerste in de handel brengen in de EER te controleren, moet worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil blijkt af-stand te doen van dat recht.

Een dergelijke wil blijkt aldus het arrest normaliter uit een uitdrukkelijke formulering van de toestem-ming. Het valt echter niet uit te sluiten dat die wil in bepaalde gevallen op impliciete wijze kan voort-vloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter ook met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht.

4.2.5 Het gaat in deze zaak niet om buiten de EER in de handel gebrachte waren, zodat de elementen en om-standigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen geen rol spelen. Dat neemt niet weg dat in het licht van de Davidoff-jurisprudentie in geval expliciete toestemming ontbreekt, uit de om-standigheden van het geval slechts dan kan worden afgeleid dat impliciet toestemming is verleend, indien met zekerheid blijkt dat de merkhouder van zijn recht afstand heeft willen doen.

Naar het oordeel van de rechtbank kan de bepaling in artikel 1.4 van de overeenkomst bezwaarlijk anders worden uitgelegd dan dat aan FLEXI CASUAL toestemming wordt verleend marktonderzoek te doen met betrekking tot door haar ontworpen schoenen teneinde deze na dat onderzoek en na verkregen toestem-ming van Diesel onder de DIESEL-merken op de markt te brengen. In het kader van dat marktonderzoek, zo moet die bepaling naar het oordeel van de rechtbank worden uitgelegd, staat het FLEXI CASUAL vrij monsters van de betreffende schoenen aan haar afnemers te verkopen, om de markt af te tasten.

Onbestreden is dat door COSMOS op aanzienlijke schaal, schoenen met de DIESEL-merken, op de markt zijn gebracht, terwijl gesteld noch gebleken is dat door COSMOS met betrekking tot die schoenen enig marktonderzoek is gedaan, en/of de resultaten daarvan aan DIESEL of DIFSA zijn gepresenteerd.

Daaruit moet worden afgeleid dat de door COSMOS in Spanje in het verkeer gebrachte schoenen niet zijn te begrijpen onder de steekproeven die in artikel 1.4. van de overeenkomst zijn voorzien.

Onder die omstandigheden kan niet worden gezegd dat blijkt dat met betrekking tot die schoenen Diesel afstand heeft willen doen van haar merkrechten.

De uitzondering van artikel 13 A lid 8 BMW(oud) doet zich dus niet voor, zodat Makro in strijd met merkrecht van Diesel handelt, door schoenen met het DIESEL-woordmerk in Nederland te verkopen en ter verkoop aan te bieden.

4.2.6 Aan een beroep op haar intellectuele eigendomsrechten door Diesel staat niet in de weg de stelling van Makro cs dat Diesel alleen haar in rechte heeft aangesproken. Ter gelegenheid van het pleidooi is namens Makro cs niet betwist dat Diesel ook andere handelaren in Nederland ter zake de inbreuken met de van COSMOS afkomstige schoenen heeft aangeschreven en dat met die andere handelaren minnelijke rege-lingen zijn getroffen die verdere verspreiding van de betreffende schoenen door die handelaren hebben doen stoppen.

Het is bovendien in beginsel aan de houder van een intellectueel eigendomsrecht om te bepalen welke middelen hij ter bescherming van zijn rechten aanwendt. Het staat hem daarbij vrij om tegen de ene in-breukmaker met andere middelen op te treden dan tegen een andere inbreukmaker.

4.3.1 Vaststaat dat het D-merk een werk is in de zin van de Aw en dat Diesel auteursrechthebbende is op dat werk.

Onbestreden is tevens dat het D-merk zoals afgebeeld op de door Makro in de handel gebrachte schoenen ontleend is aan het werk van Diesel en dat Makro door die schoenen met dat D-merk in de handel te brengen het werk openbaar maakt.

4.3.3 Naar het oordeel van de rechtbank zal bij de beoordeling van de vraag of de exemplaren van het werk met toestemming van de auteursrechthebbende in een lidstaat in het verkeer zijn gebracht dezelfde maatstaf moeten worden gehanteerd als bij de beoordeling in het kader van het merkenrecht.

De overeenkomst tussen DIFSA en FLEXI CASUAL bevat geen uitdrukkelijke bepalingen inzake het auteursrecht. Redelijke uitleg brengt echter met zich mee dat, indien een merk tevens een werk in de zin van de Aw is of bevat, en de merkgerechtigde ook de rechthebbende op het auteursrecht is, toestemming om het merk te gebruiken tevens toestemming omvat voor het gebruik van het daarin vervatte werk.

De overeenkomst bevat een omschrijving van de merken waarop zij betrekking heeft. Naast het DIESEL-woordmerk, betreft dat een beeldmerk, bestaande uit een afbeelding van een indiaan in een cirkel met het opschrift “ONLY THE BRAVE”. Het D-merk wordt in de overeenkomst niet vermeld, zodat reeds daar-om niet kan worden aangenomen dat op grond van die overeenkomst door Diesel toestemming voor het gebruik van dat merk en dus evenmin voor het daarin vervatte werk, is verleend aan FLEXI CASUAL.

Makro cs heeft zich verzet tegen de vordering tot afgifte van de inbreukmakende schoenen, stellende dat zij niet te kwader trouw is en dat in die omstandigheden artikel 13bis lid 1 laatste volzin BMW, zich te-gen toewijzing van die vordering verzet.

Diesel heeft haar vordering zowel op artikel 13bis BMW als op artikel 28 Aw doen steunen. Alle door de rechtbank bij pleidooi bekeken schoenen waren zowel van het Diesel-woordmerk als van het D-merk voorzien, zodat zij zowel inbreuk maken op het Benelux merkrecht als op het auteursrecht van Diesel. Gesteld noch gebleken is dat schoenen in beslag zijn genomen die niet zijn voorzien van het D-merk, zo-dat moet worden aangenomen dat alle inbeslaggenomen schoenen zowel op het auteursrecht als op het merkenrecht van Diesel inbreuk maken. Op grond van de Aw zal de vordering tot afgifte in ieder geval reeds kunnen worden toegewezen, omdat de Aw, anders dan de BMW geen beperking bevat dat de vor-dering niet kan worden toegewezen indien de inbreuk niet te kwader trouw was.

Makro cs hebben er daarom geen belang bij dat de rechtbank vaststelt of met betrekking tot de inbreuk op het merkenrecht al dan niet sprake was van kwade trouw.

4.5.1 De rechtbank zal de vorderingen van Diesel toewijzen met dien verstande dat zij de gevorderde dwang-sommen zal maximeren.

De termijn in het sub 2 gevorderde zal de rechtbank verlengen tot dertig dagen. Hetgeen gevorderd is sub 2 onder de letters d en e zal de rechtbank afwijzen omdat de rechtbank niet inziet dat die gegevens, naast de onder a, b en c gevorderde gegevens nog iets toevoegen. Het onder f gevorderde zal worden afgewezen nu de betreffende gegevens reeds in bezit zijn van Diesel.

Het onder 5 gevorderde voorschot zal door de rechtbank worden afgewezen, omdat door Diesel niets is gesteld waaruit de omvang van de schade kan worden afgeleid, zodat de rechtbank niet kan beoordelen of een voorschot, en zo ja van welke omvang, passend is.

- beveelt Makro cs binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Diesel te doen toekomen een door een registeraccountant gecertificeerde verklaring betreffende:

a. de totale hoeveelheid door hen, althans Makro geproduceerde en/of ingekochte en verkochte in-breukmakende schoenen;

b. de door Makro cs, althans door Makro betaalde inkoopprijs en gerealiseerde verkoopprijs voor de inbreukmakende schoenen, gespecificeerd naar type;

c. het totale aantal door Makro cs, althans door Makro ingekochte en/of geproduceerde inbreukma-kende schoenen, gespecificeerd naar type;

een en ander op straffe van een hoofdelijk te verbeuren dwangsom ad € 4.500,- per dag waarop Makro cs in gebreke blijven aan enig onderdeel van dit bevel volledig te voldoen, met een maximum van € 90.000,-;