Rechtbank Amsterdam, 12-04-2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3207, C/13/662405 / KG ZA 19-188
Rechtbank Amsterdam, 12-04-2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3207, C/13/662405 / KG ZA 19-188
Gegevens
- Instantie
- Rechtbank Amsterdam
- Datum uitspraak
- 12 april 2019
- Datum publicatie
- 14 mei 2019
- ECLI
- ECLI:NL:RBAMS:2019:3207
- Zaaknummer
- C/13/662405 / KG ZA 19-188
Inhoudsindicatie
Kort geding
Executiegeschil. Uitleg vonnis. Dwangsommen verbeurd voor € 730.000,-.
Uitspraak
vonnis
Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel
zaaknummer / rolnummer: C/13/662405 / KG ZA 19-188 FB/MB
Vonnis in kort geding van 12 april 2019
in de zaak van
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PVH EUROPE B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TOMMY HILFIGER LICENSING B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TOMMY HILFIGER EUROPE B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseressen in conventie, bij dagvaarding, jegens gedaagde sub 1 op verkorte termijn, van 1 maart 2019,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. Chr.A. Alberdingk Thijm te Amsterdam,
tegen
1. de vennootschap naar buitenlands recht
FACEBOOK IRELAND LIMITED,
gevestigd te Dublin,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FACEBOOK NETHERLANDS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie
advocaat mr. A.P. Groen te Amsterdam.
1 De procedure
Ter zitting van 26 maart 2019 hebben eisers in conventie, hierna gezamenlijk ook PVH, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagden in conventie, hierna gezamenlijk ook Facebook, en afzonderlijk Facebook Ierland en Facebook Nederland, hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Daarnaast hebben zij een provisionele vordering ingesteld, inhoudend dat PVH de invordering van de dwangsommen die onderwerp vormen van dit geding, tot 10 dagen na de vonnisdatum opschort. In reconventie hebben zij gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte akte. PVH heeft ter zitting toegezegd dat zij hangende dit kort geding geen dwangsommen zal executeren. Voor het overige heeft zij de vordering in reconventie bestreden. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.Ter zitting waren aanwezig:
- aan de zijde van PVH: [naam 1] , [naam 2] , [naam 3] , [naam 4] ,
mrs. Alberdingk Thijm en [kantoorgenoot] ;
- aan de zijde van Facebook: mrs. Groen, [naam 5] en [naam 6]
Tevens waren ter zitting aanwezig G. Keijzer en M.G.A. Bink, tolken in de Engelse taal, ten behoeve van PVH.
2 De feiten
PVH Europe is een groot kledingbedrijf en exploiteert verschillende merken, waaronder Tommy Hilfiger.
Facebook is een internetplatform. Facebook exploiteert ook het platform Instagram waarop gebruikers onder meer foto’s kunnen uitwisselen. Adverteerders kunnen tegen betaling advertenties plaatsen op Facebook en Instagram.
Tommy Hilfiger Europe is onderdeel van PVH en heeft met Facebook een advertentieovereenkomst gesloten voor het merk Tommy Hilfiger op de platforms van Facebook.
Bij vonnis van 21 december 2018 is Facebook op vordering van PVH veroordeeld om maatregelen te treffen om het aanbieden van advertenties op Facebook en Instagram van nep-Tommy Hilfiger merkkleding tegen te gaan. Het dictum van dat vonnis (hierna ook: het Vonnis) luidt als volgt:
“5.1. verklaart zich onbevoegd ten aanzien van de vorderingen gebaseerd op de Uniemerken van PVH;
beveelt Facebook Ierland en Facebook Nederland ieder afzonderlijk om het onrechtmatig handelen jegens PVH zoals in de dagvaarding omschreven - dat wil zeggen: toestaan dat op haar platforms Facebook en Instagram, advertenties worden geplaatst die voldoen aan de hierna vermelde kenmerken - te staken en gestaakt te houden. Deze advertenties worden erdoor gekenmerkt dat daarin het woord Tommy Hilfiger voorkomt en dat zij verder de volgende kenmerken hebben:
- lage prijs of grote kortingen;
- combinatie van 3 of 4 afbeeldingen;
- de website waarnaar de advertentie doorklikt is anders dan de website die in de advertentie wordt genoemd;
- de omschrijving is in gebrekkig Engels of irrelevant voor de aangeboden artikelen;
- vermelding van gratis bezorging;
- adverteerders zijn Facebook ‘community’-pagina’s die kort voor het plaatsen van de advertentie zijn aangemaakt;
gebiedt Facebook om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van PVH te verstrekken al hetgeen hun bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de inbreukmakende advertenties en alle daarop betrekking hebbende gegevens, in het bijzonder door beschikbare gegevens te verschaffen van de adverteerders en/of makers van de advertenties, "Ad Accounts" en/of pagina's zoals nader gespecificeerd onder 5.2, in het bijzonder de naam, het adres en de woonplaats, het e-mailadres en het telefoonnummer waarmee de desbetreffende accounts zijn aangemaakt, de datum van registratie, de datum, tijd en IP-adressen gebruikt voor het in- en uitloggen en voor het aanmaken van de advertentie, de betaalmethode en betaalgegevens van elk account;
gebiedt Facebook om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis de overeenkomsten met de aanbieders van de onder 5.2 bedoelde advertenties te beëindigen en de toegang tot het platform in de toekomst aan deze adverteerders te ontzeggen, in het bijzonder door voorkoming van gebruik van dezelfde identificerende gegevens, waaronder de naam, het adres en de woonplaats, het e-mailadres, het telefoonnummer, de IP-adressen en de betaalgegevens waarmee de desbetreffende accounts zijn aangemaakt, alsmede het gebruik van overige identificerende gegevens – alles voor zover bekend – met een gelijktijdige schriftelijke bevestiging daarvan aan de raadsman van PVH;
gebiedt Facebook om binnen veertien dagen na ontvangst van een kennisgeving van PVH of haar raadsman waaruit blijkt dat inbreuk is gepleegd op het BVIE woordmerk ‘Tommy Hilfiger’ te voldoen aan de veroordelingen onder 5.3 en 5.4 ten aanzien van deze adverteerders en hun inbreukmakend handelen;
veroordeelt Facebook tot het betalen van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag (een gedeelte van de dag daaronder begrepen) dat Facebook in gebreke blijft te voldoen aan het bepaalde in 5.2 tot en met 5.4, met een maximum van (in totaal) € 2.000.000,-;”
Het Vonnis bevat onder meer de volgende overwegingen:
“4.5. PVH heeft gesteld dat met de in het geding zijnde advertenties inbreuk wordt gemaakt op haar Uniemerken, haar Beneluxmerken en haar auteursrechten. (...) Op de Uniemerkenrechtelijke grondslag wordt verder niet ingegaan aangezien de voorzieningenrechter zich (...) niet bevoegd acht. (...)
Met betrekking tot de gestelde auteursrechten heeft PVH, tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door Facebook, onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij daarop de rechthebbende is.
(...)
PVH heeft wél voldoende aannemelijk gemaakt dat stelselmatig advertenties verschijnen op platforms van Facebook (Facebook en Instagram) waarin namaakproducten van PVH worden aangeboden waardoor inbreuk wordt gemaakt op (in elk geval) het Benelux-woordmerk Tommy Hilfiger. PVH heeft als productie 10 voorbeelden in het geding gebracht van advertenties die in september 2018 op de respectieve websites waren te zien, met een prominente vermelding van de woorden ‘Tommy Hilfiger’. Deze advertenties verwezen niet naar producten van PVH, hoewel tegenover het publiek wel die indruk werd gewekt. PVH heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat (ook) het Nederlandse publiek via de in de advertenties vermelde websites deze namaakproducten kan aanschaffen.
(...)
PVH heeft (...) voldoende aannemelijk gemaakt dat de tot dusver door Facebook getroffen maatregelen onvoldoende effectief zijn, mede omdat de gewraakte advertenties telkens weer opduiken. In de gegeven - hierna te preciseren - omstandigheden brengen de aan Facebook op grond van de vereiste maatschappelijke zorgvuldigheid te stellen eisen mee dat zij meer doeltreffende en mede op de toekomst gerichte maatregelen treft, voor zover dit in redelijkheid van haar kan worden verlangd. Anders dan Facebook heeft betoogd, betekent dit niet dat PVH daarmee een ‘carte blanche’ in handen krijgt om wereldwijd tegen adverteerders op te treden, zonder dat is gewaarborgd dat het daadwerkelijk om inbreukmakers gaat. PVH heeft immers haar vorderingen, voor zover deze zijn gericht op proactief ingrijpen, nader gepreciseerd, in die zin dat het gaat om advertenties met bepaalde specifieke kenmerken (...)
dit alles terwijl het gaat om advertenties die het beschermde BVIE - woordmerk [derden_naam] bevatten, aangezien deze zaak daartoe is beperkt.
(...)
De vorderingen zullen niet alleen jegens Tommy Hilfiger Licensing worden toegewezen, maar ook jegens de andere eiseressen, aangezien zij deel uitmaken van dezelfde onderneming en bij toewijzing daarvan alle een voldoende belang hebben. De veroordelingen zullen niet worden beperkt tot Facebook Ierland, aangezien voorshands aannemelijk is dat ook Facebook Nederland - zij het in een overwegend dienstverlenende rol - bij de tenuitvoerlegging van het advertentiebeleid wordt ingeschakeld.”
Het Vonnis is op 27 december 2018 aan Facebook Nederland betekend en op 31 december 2018 aan Facebook Ierland ter betekening aangeboden. Partijen verschillen van mening over het antwoord op de vraag of die betekening toen daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, waarover hierna in 5.15.4.
In een e-mail van 31 december 2018 heeft (de raadsman van) PVH aan (de raadsman van) Facebook meegedeeld dat PVH ermee akkoord is dat uiterlijk op 7 januari 2019 aan de veroordelingen onder 5.3 en 5.4 wordt voldaan. In de e-mail heeft PVH uiteengezet welke praktische stappen Facebook volgens haar moet nemen en gevraagd of Facebook openstond voor verder overleg. PVH heeft in deze
e-mail bovendien melding gemaakt van 26 nieuwe inbreukmakende advertenties en gesteld dat FB de identificerende gegevens van de betrokken adverteerders uiterlijk op 14 januari 2019 aan PVH moet hebben verstrekt.
Op 4 januari 2019 heeft de raadsman van PVH de raadsman van Facebook gemaild met de mededeling dat hij ervan uitging dat nakoming van het Vonnis geen probleem zou opleveren. Bij e-mail van dezelfde dag heeft mr. Groen aan de raadsman van PVH meegedeeld dat Facebook Nederland niet aan de bevelen uit het Vonnis kan voldoen. In een andere e-mail van mr. Groen staat dat betekening van het Vonnis aan Facebook Ierland op 3 januari 2019 heeft plaatsgevonden en dat uiterlijk op 10 januari 2019 uitvoering zal worden gegeven aan de bevelen, vermeld onder 5.3 en 5.4.
In een e-mail van 9 januari 2019 23.25 uur heeft de Amerikaanse advocaat van Facebook Ierland aan de raadsman van PVH laten weten dat de identificerende gegevens in een aparte e-mail zullen worden toegezonden en dat Facebook, voor zover technisch mogelijk, maatregelen zal treffen om plaatsing van nieuwe inbreukmakende advertenties van deze adverteerders te voorkomen.
Op 10 januari 2019 om 0.51 uur heeft PVH van Facebook een e-mail met identificerende gegevens ontvangen. De e-mail bevat 20 documenten; aan tien daarvan, ieder betrekking hebbend op één adverteerder, zijn dergelijke gegevens gekoppeld. Deze tien documenten bevatten de naam, het e-mailadres en de IP-adressen van de ‘creator’ en van de ‘admin’ van de advertentie en in één geval de betaalgegevens.
In een e-mail van 22 januari 2019 heeft de raadsman van PVH aan de raadsman van Facebook meegedeeld dat de toegezonden documentatie te weinig gegevens bevat (namelijk alleen gegevens betreffende 10 van de 20 documenten (adverteerders) en geen betaalgegevens.
In een e-mail van 25 januari 2018 heeft PVH aan Facebook meegedeeld dat het niet verstrekken van de complete gegevens al leidt tot € 170.000,- aan verbeurde dwangsommen en Facebook verzocht om uiterlijk op 28 januari 2019 aanvullende gegevens te verstrekken.
In een e-mail van 31 januari 2019 heeft Facebook alsnog betaalgegevens verstrekt aan PVH van één van de onder 2.7 genoemde tien adverteerders, namelijk “ [naam adverteerder] ”.
Op 5 februari 2019 heeft PVH desverzocht per e-mail van Facebook vernomen hoe Facebook het Vonnis uitlegt. Deze uitleg houdt onder meer in dat het Vonnis volgens Facebook alleen ziet op advertenties gericht op het in aanmerking komende publiek in de Benelux. De raadsman van PVH heeft op 6 februari 2019 op deze e-mail gereageerd en de (andersluidende) visie van PVH toegelicht.
Volgens een proces-verbaal van constateringen van 8 februari 2019 van gerechtsdeurwaarder E. Prengher zijn de Facebook-accounts van de tien onder 2.10 genoemde adverteerders nog actief.
In een e-mail van 11 februari 2019 heeft de Amerikaanse raadsman van Facebook aan de raadsman van PVH onder meer het volgende geschreven:
“With respect to the identifying data, Facebook confirms that is has produced the available identifying data for this ads that contain the Tommy Hilfiger word mark, were targeted or served on users in Benelux, and purchased by a page that had been opened within one week of purchasing the ad. In your email, you claim that because PVH’s brand protection team is based in Amsterdam, all of the ads that the team reported necessarily must have been targeted to Benelux users. As we explained during our last call last week, that assumption is incorrect. Over 90% of the ads that PVH reported to Facebook were reported through Facebook’s Commerce and IP tool which surfaces ads solely for reporting purposes, regardless of where the ads are targeted and/or the reporter is located. (...) And in any event, Facebook’s confirms that only 10 of the reported ads were targeted to or had any impressions in the Benelux region. As such, Facebook has fully complied with its obligations to provide identifying data.
With respect to IP addresses for the ad creations, Facebook is not able to identify the transaction IP address for ad creation. Facebook cannot provide PVH with information it does not have, and it therefore has complied with its obligations in this regard. You also point out that the Facebook accounts of both the creators and admins of the advertisements are still active. Section 5.4 of the order requires only that Facebook end its advertisement agreements with the advertisers and prevent them from advertising on the platform in the future, and as previously explained, Facebook has taken measures to prevent them from doing so. Specially, these advertisers are banned from placing ads and monetizing on the platform. There is no requirement that Facebook ban them from the platform completely.”
In een verklaring van 15 maart 2019 van David Kling, directeur van Facebook Nederland, staat onder meer:
“(...) Facebook Netherlands B.V.’s main activities are the provision of sales support and marketing services to the Facebook group. (...) Facebook Netherlands does not operate, control, or host content available on Facebook Service.”
Een verklaring van [naam data analyst] , data analyst van het “Ads Core Analytics team” van Facebook van 18 maart 2019 bevat de volgende passage:
“To determine which of the ads that PVH claimed were infringing (...) were shown to users in Benelux, Facebook ran a query across all the advertisements (...) In total, Facebook determined that ten advertisements were targeted or actually served to users in the Benelux.”
In een verklaring van [naam TPM] , Technical Program Manager bij Facebook, van 18 maart 2019 staat onder meer:
“(...) Facebook has implemented a number of measures to help keep bad actors from placing ads on the Facebook Service. These measures include “banhammering”, which prevents violating accounts from posting new ads (...)
Banhammer
(...)
When a banhammer is placed on an account, that account can no longer participate in any ad-related functions, including creating a new ad account, creating new ads, or administrating a page’s ad account. A banhammer does not prevent a user from using his individual account in other capacities, such as posting non-ad content.
(...)
The “Sparse Model”
(...)
Facebook employs a holistic approach, using a model called the “sparse model” to detect ad accounts that may be associated with previously identified bad actors.
(...)
IP address- Facebook incorporates IP-addresses into the sparse model. However, as with telephone numbers, there are different types of IPaddresses that could be used as a signal to identify repeat policy violators, each of which have varying degrees of reliability, including, but not limited to, the IP address of (i) the person who created the user account, (ii) the user who created the ad account, (iii) the user who created the ad (iv) the URL that an ad leads to (v) the domain the ad leads to. (...) By contrast the IP address of the advertiser who created the account or the ad is a less reliable signal for several reasons: (...)”
• Bad actors can create accounts and ads in a space filled with good advertisers (for example, using a cell phone in an IP space that is shared with thousands of others, all of whom would be shown to be using the same OIP address, to create an account (...).”
PVH heeft tot aan de mondelinge behandeling die tot het Vonnis heeft geleid 74 meldingen gedaan van inbreukmakende advertenties via de zogenoemde “Commerce and Ads IP Tool” (de IP Tool). In de periode van 31 december 2018 tot 11 januari 2019 zijn daar nog vier meldingen bijgekomen. De nummers van deze meldingen zijn te vinden in productie 36 van PVH.
Facebook heeft als productie 11 een lijst met nummers behorend bij 7 door PVH gerapporteerde advertenties in het geding gebracht, gericht op de Benelux, met het Tommy Hilfiger woordmerk, die worden geassocieerd met pagina’s die minder dan 7 dagen voor het maken van de advertentie waren aangemaakt. De identificerende gegevens van die advertenties zijn nog niet aan PVH verstrekt.
Onder de gedingstukken (productie 50 van PVH) bevindt zich een verklaring van prof. dr. ir. H.J. Bos, hoogleraar Systems and Network Security bij de Informatica afdeling van de Vrije Universiteit Amsterdam, in reactie op de volgende vraag van PVH:
“Kan Facebook, of kunnen haar gebruikers, uitsluiten dat advertenties op Facebook en Instagram (...)beschikbaar zijn voor gebruikers in de Benelux?”
Deze vraag is door Bos als volgt geïnterpreteerd:
Kan Facebook, of kunnen haar gebruikers, uitsluiten dat advertenties op Facebook en Instagram (...) beschikbaar zijn voor gebruikers in de Benelux ALS ZIJ WEL BESCHIKBAAR ZIJN IN ANDERE LANDEN”.
Het antwoord van Bos luidt: nee. In zijn verklaring is dat antwoord uitvoerig toegelicht. De verklaring eindigt als volgt:
“Externe validatie
Ter validatie heb ik aan collega’s aan de University of Illinois Chicago, Stony Brook University in de VS en de universiteit van Cyprus gevraagd of zij denken dat er een mogelijkheid is [dat] een dienst zoals Facebook met zekerheid kan zeggen wat de locatie is van een gebruiker. Het antwoord was unaniem en negatief.
Met inachtneming van bovenstaande argumenten lijkt het mij duidelijk dat, hoewel het aantal gebruikers dat hiermee te maken krijgt wel een (significante) minderheid betreft, zeker niet uitgesloten kan worden dat de advertenties alsnog bij Nederlandse gebruikers terechtkomen.”
3 Het geschil in conventie
PVH vordert in dit kort geding:
I. Facebook te gebieden binnen drie dagen na betekening van het te wijzen vonnis, uitvoering te geven aan de bevelen nr. 5.3, 5.4 en 5.5 van het Vonnis, in het bijzonder door:
a. al hetgeen Facebook bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de inbreukmakende advertenties als nader gespecificeerd in productie 36 en alle daarop betrekking hebbende gegevens te verstrekken, in het bijzonder door beschikbare gegevens te verschaffen van de adverteerders en/of makers van de advertenties, "Ad Accounts" en/of pagina's zoals nader gespecificeerd onder 5.2 van het dictum van het Vonnis, in het bijzonder de naam, het adres en de woonplaats, het e-mailadres en het telefoonnummer waarmee de desbetreffende accounts zijn aangemaakt, de datum van registratie, de datum, tijd en IP-adressen gebruikt voor het in- en uitloggen en voor het aanmaken van de advertentie, de betaalmethode en betaalgegevens van elk account;
b. de overeenkomsten met de aanbieders van de onder I.a bedoelde advertenties te beëindigen en de toegang tot het platform in de toekomst aan deze adverteerders te ontzeggen, in het bijzonder door voorkoming van gebruik van dezelfde identificerende gegevens, waaronder de naam, het adres en de woonplaats, het e-mailadres, het telefoonnummer, de IP-adressen en de betaalgegevens waarmee de desbetreffende accounts zijn aangemaakt, alsmede het gebruik van overige identificerende gegevens - alles voor zover bekend - met een gelijktijdige schriftelijke bevestiging daarvan aan de raadsman van PVH;
c. binnen veertien dagen na ontvangst van een kennisgeving van PVH of haar raadsman waaruit blijkt dat inbreuk is gepleegd op het BVIE woordmerk 'Tommy Hilfiger' te voldoen aan de bevelen onder I.a en I.b ten aanzien van deze adverteerders en hun inbreukmakend handelen;
II. Facebook te veroordelen veertien dagen na betekening van het te wijzen vonnis tot betaling van een voorschot van € 770.000,- aan verbeurde dwangsommen, vermeerderd met €10.000,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat Facebook na 26 maart 2019 niet heeft voldaan aan de bevelen uit het Vonnis tot aan de dag van het hierbij te wijzen vonnis, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie vast te stellen bedrag;
III. Facebook te veroordelen tot het betalen van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare dwangsom van € 10.000,- of een andere door de voorzieningenrechter vast te stellen bedrag, iedere dag (een gedeelte van de dag daaronder begrepen) dat Facebook in gebreke blijft in de nakoming van de vorderingen onder I.a, I.b en I.c, met een maximum van 4 miljoen euro;
IV. gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de volledige proceskosten, overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.), subsidiair tot betaling van het maximumtarief voor complexe zaken overeenkomstig de indicatietarieven voor intellectuele eigendomszaken, en hen hoofdelijk te veroordelen in de nakosten, te vermeerderen met de rente over al deze kosten.
Facebook voert verweer.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.