Rechtbank Den Haag, 24-07-2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:7524, C-09-551864-HA ZA 18-455
Rechtbank Den Haag, 24-07-2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:7524, C-09-551864-HA ZA 18-455
Gegevens
- Instantie
- Rechtbank Den Haag
- Datum uitspraak
- 24 juli 2019
- Datum publicatie
- 25 juli 2019
- ECLI
- ECLI:NL:RBDHA:2019:7524
- Zaaknummer
- C-09-551864-HA ZA 18-455
Inhoudsindicatie
Geschil over een Benelux-merk, een logo, een handelsnaam en een domeinnaam na het faillissement van één van twee partijen die het logo, de handelsnaam en de domeinnaam samen gebruikten. Logo en domeinnaam zijn geen vermogensbestanddelen die in de faillissementsboedel vallen. Het aandeel van failliet in de handelsnaam valt wel in de faillissementsboedel. Bij gebreke van de in dit geval contractueel vereiste toestemming van de gewezen samenwerkingspartner voor verkoop ervan, ontbrak een geldige titel voor overdracht ervan in het kader van de doorstart van de failliet.
Aanvraag tot inschrijving van het Benelux-merk door niet-failliete samenwerkingspartner na het faillissement is te kwader trouw gedaan, omdat het de aanvrager op grond van de nog geldende contractuele bepalingen met de failliet niet vrijstond die aanvraag eigenmachtig in eigen naam te doen.
Schadevergoeding na afgebroken onderhandelingen. Geen vergoeding positief contractbelang, wel vergoeding van negatief contractsbelang.
Uitspraak
vonnis
Team handel
Vonnis van 24 juli 2019
in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/09/551864 / HA ZA 18-455
van
RIBERG HALIFAX B.V., te Zwolle,
advocaat: mr. A. Arslan te Zwolle,
eiseres,
tegen
de vereniging BEAUTY TRADE PROFESSIONALS, te Nieuwkoop,
gedaagde,
advocaat: mr. A.A.M. Hoogveld te Maastricht.
Partijen worden aangeduid als Riberg en BTP.
1 De procedure
Het verloop van de procedure in de hoofdzaak blijkt uit:
- -
-
de dagvaarding van 16 april 2018 met 26 producties;
- -
-
de conclusie van antwoord van 1 augustus 2018 met 51 producties;
- -
-
het tussenvonnis van 24 oktober 2018 waarbij een comparitie van partijen is bevolen,
- -
-
het proces-verbaal van comparitie van 1 maart 2019, met de daarin genoemde stukken (de brief van BTP van 14 februari 2019 met bijlagen 5 en 6 en de brief van Riberg van 27 februari 2019 met productie 8.
Het proces-verbaal van comparitie is met instemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakt. BTP heeft gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om opmerkingen te maken over het proces-verbaal.
Ten slotte is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.
2 De feiten
Riberg staat aan het hoofd van een groep vennootschappen die vakbladen uitgeven. Eén van de vakbladen is Kosmetiek, een vakblad gericht op de cosmeticabranche. Riberg heeft de uitgave Kosmetiek gekocht van de curator in het faillissement van It’s Amazing Business Communications (hierna: IABC), die op 18 oktober 2016 failliet is verklaard.
BTP is een belangenvereniging gericht op de schoonheidsbranche. Zij is rechtsopvolgster onder algemene titel van BT&EA, die hierna ook als BTP wordt aangeduid. De activiteiten van BTP bestaan voornamelijk uit het organiseren van congressen ten behoeve van de schoonheidsbranche.
Op 13 september 2001 heeft de toenmalig voorzitter van BTP samen met de Jaarbeurs de Stichting Beauty Award opgericht, die blijkens haar statuten tot doel had:
“Het periodiek organiseren van een wedstrijd, waarbij een prijs wordt toegekend, uit te reiken ter gelegenheid van de beurs Beauty salon, aan de natuurlijke en/of rechtsperso(o)n(en) die zich verdienstelijk heeft (hebben) gemaakt in de bedrijfstak schoonheidsspecialisten.”
Op 6 oktober 2007 heeft BTP de domeinnaam beautyaward.nl geregistreerd bij S.I.D.N. (Stichting Internet Domeinen Nederland).
In de zomer van 2008 zijn IABC en BTP in gesprek geraakt over samenwerking, met als doel het nastreven van een verdere professionalisering van de schoonheidsbranche. Zij hebben in augustus 2008 een vertrouwelijk voorstel voor samenwerking opgesteld.
Op 13 november 2008 heeft BTP de domeinnaam beauty-award.nl geregistreerd bij S.I.D.N.
Op 30 september 2009 hebben BTP en IABC een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin zij exclusieve samenwerking overeenkwamen voor de duur van drie jaar, ingaande op 1 februari 2009 (hierna: de eerste samenwerkingsovereenkomst). De samenwerking bestond uit het gezamenlijk organiseren en exploiteren van de Beauty Award, die in artikel 1 lid 1 van de eerste samenwerkingsovereenkomst is omschreven als een nationale verkiezing ‘schoonheidspecialist van het jaar’. De eerste samenwerkingsovereenkomst ziet op de Beauty Award edities 2010, 2011 en 2012 en houdt onder meer in dat IABC en BTP gelijkwaardige partners zijn en gezamenlijk zorg dragen voor de organisatie, de uitreiking, jurering en uitvoering van de Beauty Award en dat IABC in overleg met BTP de Beauty Award zal promoten in Kosmetiek. BTP droeg € 35.000 per jaar bij en IABC € 10.000 per jaar en daarnaast personeelsinzet en advertentiepagina’s in het blad Kosmetiek ter waarde van € 29.000. Winst of verlies werd gelijkelijk verdeeld.
Artikel 1 lid 3 en 4 van de eerste samenwerkingsovereenkomst bepalen:
“3. Het beeldmerk en de naam Beauty Award zullen worden gedeponeerd bij het merkenregister. De intellectuele eigendomsrechten op de Beauty Award zijn op gelijkwaardige basis eigendom van beide partijen.
4. De titel Kosmetiek blijft eigendom van (IABC), uitgever van het vakmagazine Kosmetiek.”
Artikel 4 lid 5 van de eerste samenwerkingsovereenkomst bepaalt – voor zover hier van belang:
“Elke partij heeft het recht om deze overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, indien:
(...)
De eigendomsverhoudingen van de wederpartij in die mate veranderen dat dit voor de andere partij niet acceptabel is. De eigendomsrechten zijn echter niet overdraagbaar mits beide partijen akkoord zijn.”
Gedurende hun samenwerking hebben partijen het volgende logo gebruikt (hierna: het BA-logo):
In februari 2013 hebben IABC en BTP een exclusieve samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de Beauty Award edities 2013, 2014 en 2015 (hierna: de tweede samenwerkingsovereenkomst), die grotendeels gelijkluidend is aan de eerste samenwerkingsovereenkomst. Artikel 1 lid 3 is gehandhaafd in de tweede samenwerkingsovereenkomst. Lid 5 van artikel 4 is vernummerd naar lid 4. Verder is de financiële bijdrage van IABC verlaagd, omdat de operationele organisatie en de inzet van medewerkers voor de organisatie bijna geheel bij haar kwam te liggen.
Op 16 juli 2015 hebben IABC en BTP afspraken over een ‘vernieuwd partnership’ vastgelegd (hierna: ‘de derde samenwerkingsovereenkomst’). De aanleiding daarvoor was gelegen in het besluit van de algemene ledenvergadering van BTP om minder budget (te weten € 25.000 in plaats van € 35.000) beschikbaar te stellen voor de editie 2016 van de Beauty Award. De door IABC en BTP voor akkoord getekende brief van 16 juli 2015 vermeldt voor – voor zover hier van belang:
“BTP en KOSMETIEK zijn vanaf de start 50/50 partners geweest om met de Beauty Award de schoonheidsbranche te stimuleren en te upgraden en hierdoor profilering en promotie van de schoonheidsspecialist bij de consument. De eigendomsrechten blijven voor de editie 2016 gehandhaafd zoals in eerdere contracten is beschreven en daarom zijn in 2016 BTP en (IABC) gelijkwaardige partners mbt de visievorming van het evenement binnen de gestelde doelstellingen zoals boven vermeld.
In november 2015 zal er een strategisch overleg plaatsvinden tussen de partners om te kijken of er ook na de editie 2016 een samenwerking/partnership kan bestaan. (...)”
De afspraken houden – voor zover hier van belang – in:
“1. Het beeldmerk en de naam Beauty Award in combinatie met BTP en KOSMETIEK blijft bestaan. Hierdoor blijft er voor 2016 een link met BTP.”
Op 18 oktober 2016 is IABC failliet verklaard.
Ten tijde van de faillietverklaring hadden IABC en BTP de voorbereiding van de Beauty Award 2017 ter hand genomen, hoewel de algemene ledenvergadering van BTP nog geen besluit had genomen over de eventuele bijdrage van BTP aan de Beauty Award 2017. In augustus/september 2016 was gestart met het werven en inschrijven van deelnemers. Op 20 oktober 2016 vond een bijeenkomst plaats over de jurering.
Op 26 oktober 2016 heeft BTP contact gezocht met de curator met een e-mailbericht waarin onder meer staat:
“Het bestuur van (BTP) is ter ore gekomen dat (IABC) (...), die onder meer het vakblad Kosmetiek uitgeeft, op 19 oktober 2016 failliet is verklaard, met benoeming van u als curator.
Met (IABC) heeft BTP een jarenlange samenwerking op het gebied van de organisatie van de Beauty Award.
Wij hechten er waarde aan u te melden dat BTP een groot belang heeft bij de continuering van de organisatie van de Beauty Award (...)
Graag komen wij met u in gesprek om de continuering van dit event (....) te bespreken.
Voor alle duidelijkheid sluit ik de overeenkomst bij die door partijen getekend is.”
Eveneens op 26 oktober 2016 heeft de curator aan BTP laten weten met verschillende partijen in bespreking te zijn en dat hij BTP snel iets zou laten weten.
Op 17 november 2016 heeft Riberg de activa en de activiteiten van IABC gekocht en geleverd gekregen van de curator.
Op 18 november 2016 heeft BTP aan de curator geschreven – voor zover hier van belang:
“Ten gevolge van het faillissement is de grondslag aan de samenwerkingsovereenkomst van 5 februari 2013 komen te ontvallen. De gefailleerde kan immers niet meer aan haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst voldoen.
Namens BTP zeg ik daarom, voor zover vereist, hierbij de samenwerkingsovereenkomst van 5 februari 2013 met onmiddellijke ingang op.”
Op 18 november 2016 heeft [A] , een van de bestuurders van BTP, inschrijving aangevraagd van het BA-logo onder nummer 1343219 als beeldmerk bij het Benelux Merkenregister, waar het op 21 november 2016 onder nummer 1005128 is ingeschreven voor de klassen 35 (demonstratie van producten voor commerciële doeleinden) en 41 (organisatie van prijsuitreikingen om prestaties te erkennen; organisatie van prijsuitreikingen (opvoeding, ontspanning en sport); organiseren en houden van bijeenkomsten (opvoeding, ontspanning); organiseren en houden van lezingen). Op 21 november 2016 is deze inschrijving – die hierna ook wordt aangeduid als ‘het BA-merk’ – overgegaan naar BTP.
Op 18 november 2016 heeft Riberg aan BTP gemaild:
“Zo-even werd ik gebeld door de curator met de mededeling dat u de overeenkomst voor de organisatie Beauty Award heeft opgezegd. Als nieuwe eigenaar is dat uitermate vervelend. Graag ga ik met u in gesprek hieromtrent en het gedeelde eigendom dat er is, ondanks het faillissement van (IABC).”
Hierop heeft BTP eerst aan Riberg laten weten niet geïnteresseerd te zijn in samenwerking. In december 2016 hebben BTP en Riberg toch oriënterende gesprekken gevoerd over samenwerking. Daarna hebben zij gesproken over de contouren van een samenwerkingsovereenkomst, geënt op samenwerkingsovereenkomsten tussen BTP en IABC. De begroting was onderwerp van gesprek, waarbij BTP te kennen gaf ‘quitte’ te willen spelen. BTP en Riberg waren het voorts niet eens over de vraag wie rechthebbende was op het BA-merk, de handelsnaam Beauty Award en de domeinnaam beauty-award.nl, ten aanzien waarvan BTP stelde dat alleen zij en niet (ook) Riberg rechthebbende was.
Op 27 januari 2017 heeft BTP een door haar opgestelde concept-samenwerkingsovereenkomst gezonden aan Riberg.
Op 31 januari 2017 hebben partijen gesproken over deze concept-samenwerkingsovereenkomsten en de door Riberg opgestelde begroting voor de Beauty Award 2017, die voorzag in een negatief resultaat van € 28.000. Die avond heeft Riberg aan BTP schriftelijk commentaar toegezonden op de concept-samenwerkingsovereenkomst en een aangepaste begroting, die voorzag in een negatief resultaat van ongeveer € 35.000.
Op 2 februari 2017 heeft BTP het volgende bericht aan Riberg gezonden:
“Tijdens de afgelopen maanden hebben wij regelmatig overleg gevoerd. Nadat wij de tijdrovende discussie over de rechten op de naam en het merk Beauty Award achter de rug hadden, leek er voldoende basis te zijn om in onderhandeling te treden over een samenwerkingsovereenkomst.
(...)
Wij moeten helaas vaststellen dat jouw standpunten ten aanzien van de wezenlijke elementen van onze samenwerkingsovereenkomst vrijwel volledig afwijken van de onze en bovendien niet in overeenstemming zijn met de uitgangspunten van de samenwerking zoals in de afgelopen periode met jou besproken.
(...)
Dit strookt niet met de inhoud van onze gesprekken, waarvan de conceptsamenwerkingsovereenkomst de weerslag is.
Van een samenwerking op deze basis kan wat ons betreft dan ook geen sprake zijn. Daarnaast is het overduidelijk dat op basis van deze begroting het feest letterlijk niet door kan gaan.
Wij zijn verrast en teleurgesteld over de wending die de onderhandelingen over onze samenwerking heeft gekregen, door jouw onverwachte standpunt over de overeenkomst en de negatieve begroting.
(...)
Helaas hebben we al veel tijd en geld gestoken in de gesprekken met jou en de uitwerking van de uitgangspunten van deze overeenkomst. Wij betreuren daarom ten zeerste jouw reactie, die wij niet serieus kunnen nemen in het licht van het voorafgaande traject.
Omdat de tijd begint te dringen – NB over de datum van de Beauty award al is gecommuniceerd – en wij er niets voor voelen om nog langdurig te onderhandelen over de concept samenwerkingsovereenkomst, zal er nu een knoop moeten worden doorgehakt.
Dat betekent dat wij jou een laatste termijn stellen, tot uiterlijk maandag 6 februari a.s. tot 12.00 uur, waarbinnen wij van jou verwachten dat jij:
-
een volledig sluitende begroting voor Beauty Award 2017 overlegt.
-
bevestigt dat (Riberg) partij zal zijn bij de samenwerkingsovereenkomst, althans zich samen met (IABC) hoofdelijk zal verbinden tot nakoming van alle verplichtingen uit deze overeenkomst;
-
bevestigt dat jij akkoord gaat met het bepaalde in de conceptovereenkomst d.d. 27 januari 2017:
-
Ons opheldering verstrekt over de rol die het vakblad Kosmetiek vervult bij de Beauty Award.
Als jij niet volledig en tijdig aan het bovenstaande kan of wil voldoen binnen de door ons gestelde termijn, trekken wij ons terug uit de onderhandelingen over de verdere samenwerking.
Wij zullen dan aan het feit dat er geen samenwerking tussen “Kosmetiek” en BTP tot stand is gekomen, op een correcte en neutrale wijze communiceren en voorts handelen naar bevind van zaken.
Wij wijzen er tot slot uitdrukkelijk op dat dan ieder gebruik van de handels- en domeinnaam Beauty Award en/of het beeldmerk Beauty Award met onmiddellijke ingang gestaakt dient te worden.
Wij vernemen graag tijdig van je”
Op 6 februari 2017 heeft BTP aan Riberg geschreven dat het voor BTP duidelijk is geworden dat geen overeenstemming kan worden bereikt over een samenwerkingsovereenkomst. BTP heeft daarbij laten weten dat zij het overleg met Riberg beëindigt en de organisatie van de Beauty Award 2017 zelf ter hand neemt. BTP heeft herhaald dat Riberg het gebruik van de handels- en domeinnaam en het beeldmerk van Beauty Award en de domeinnaam beauty-award.nl met onmiddellijke ingang dient te staken en gestaakt moet houden.
Eind februari 2017 heeft Riberg aan BTP laten weten dat zij vond dat partijen overeenstemming hadden bereikt over de essentialia van een samenwerkingsovereenkomst (in ieder geval ten aanzien van de Beauty Award 2017) en sommeerde zij nakoming daarvan. BTP, die betwistte dat overeenstemming was bereikt, heeft Riberg gevraagd de door Riberg verzamelde stemgegevens voor de Beauty Award 2017 te overhandigen.
Dit geschil heeft geleid tot een kort geding bij de rechtbank Midden-Nederland. Riberg vorderde nakoming van de volgens haar bestaande samenwerkingsovereenkomst, toelating tot de organisatie van de Beauty Award 2017 en veroordeling van BTP tot medewerking aan de vastlegging van de door Riberg gestelde overeenkomst. Subsidiair vorderde Riberg een voorschot op schadevergoeding van € 39.000. In reconventie vorderde BTP afgifte van, toegang tot althans informatie over de door Riberg verzamelde stemgegevens en een verbod gebruik te maken van het BA-merk, de handelsnaam Beauty Award en de domeinnaam beauty-award.nl en veroordeling tot betaling van een voorschot op schadevergoeding van € 10.000.
Bij vonnis van 5 april 2017 heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Midden-Nederland de vorderingen van Riberg afgewezen en BTP veroordeeld tot betaling van
€ 1.000 voor de stemgegevens die Riberg had verzameld en die Riberg op grond van dit vonnis moest afgeven aan BTP. De andere vorderingen van BTP, waaronder het verbod om het BA-merk, de handelsnaam Beauty Award en de domeinnaam beuaty-award.nl te gebruiken, zijn afgewezen.
BTP heeft de organisatie van de Beauty Award editie 2017 afgerond. Deze heeft op 10 april 2017 plaatsgehad.
Op 22 juni 2017 hebben Riberg en de curator een aanvullende overeenkomst gesloten met betrekking tot “het woord- en beeldmerk die zijn genoemd in het overzicht dat als bijlage 1 aan deze overeenkomst is gehecht”. In de considerans staat – voor zover hier van belang:
“3. (IABC), (die) mede-eigendom heeft van het woord- en beeldmerk ‘Beauty Award’, welk mede-eigendom in het kader van de sub 2 vermelde overeenkomst [de onder 2.17 bedoelde overeenkomst, toevoeging rechtbank] niet aan Koper is verkocht en overgedragen.
4. Koper te kennen heeft gegeven toch over het aandeel in de eigendom van het woord- en beeldmerk te beschikken, alhoewel Koper zich realiseert dat de andere gerechtigde, (BTP) geen prijs (meer) lijkt te stellen op een vorm van samenwerking met Koper.
5. Verkoper bereid is het aandeel in het woord- en beeldmerk te verkopen en over te dragen maar geen enkele garantie verstrekt zowel ten aanzien van de vraag of het mede-eigendom is over te drager als anderszins. Koper wenst desalniettemin graag de bewuste activa van (IABC) te kopen en in eigendom te aanvaarden;”
Bijlage 1 bij deze overeenkomst vermeldt:
“Het Benelux-merk woord - en beeldmerk 'Beauty Award' ingeschreven op 21 november 2016 onder
inschrijvingsnummer 1005128 voor de waren en/of diensten in de klassen 'KI 35 Demonstratie van
producten voor commerciële doeleinden' en 'KI 41 Organisatie van prijsuitreikingen om prestaties te
erkennen; organisatie van prijsuitreikingen (opvoeding, ontspanning en sport); organiseren en
houden van bijeenkomsten (opvoeding en ontspanning; organiseren en houden van lezingen.”
BTP heeft samen met Business Content Media B.V. (BCM) de Beauty Award 2018 georganiseerd, die op 22 april 2018 plaatsvond.
3 Het geschil
Riberg vordert bij zoveel mogelijk uitvoerbaar verklaard vonnis
I. voor recht te verklaren dat Riberg mederechthebbende is van de IE-rechten van de Beauty Award;
II. de inschrijving in het Benelux Merkenregister van het BA-merk nietig te verklaren;
III. BTP te veroordelen om aan Riberg te betalen € 38.321,08, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 2 februari 2017;
IV. BTP te veroordelen tot vergoeding van de door Riberg geleden schade als gevolg van de uitsluiting van de organisatie van de Beauty Award 2017, nader op te maken bij staat;
V. de verdeling van de gemeenschap ter zake van de IE-rechten van de Beauty Award te gelasten, met toedeling van de IE-rechten van de Beauty Award aan Riberg, onder vergoeding van de door een deskundige vast te stellen waarde van het aandeel van BTP in de gemeenschap ter zake van de IE-rechten van de Beauty Award;
VI. BTP te veroordelen in de proceskosten en de nakosten.
Riberg stelt daartoe het volgende:
-
De IE-rechten van de Beauty Award – waarmee Riberg doelt op het BA-merk, het BA-logo, de handelsnaam Beauty Award en (alleen) de onder 2.6 bedoelde domeinnaam – vielen in een gemeenschap waarvan Riberg nu deelgerechtigde is. Riberg vordert verdeling van deze gemeenschap, met toedeling van de IE-rechten aan Riberg.
-
Het BA-merk is nietig vanwege een te kwader trouw gedane aanvraag tot inschrijving daarvan in de zin van artikel 2.28 lid 3 sub b jo artikel 2.4 sub f BVIE1;
BTP had de onderhandelingen niet mogen afbreken zonder vergoeding van de door Riberg gemaakte kosten en afdracht van Ribergs aandeel in de nettowinst.
BTP betwist de vorderingen.
Voor zover van belang wordt hierna ingegaan op de standpunten van partijen.