Rechtbank Midden-Nederland, 30-12-2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:9317, C/16/404367 / KL ZA 15-365
Rechtbank Midden-Nederland, 30-12-2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:9317, C/16/404367 / KL ZA 15-365
Gegevens
- Instantie
- Rechtbank Midden-Nederland
- Datum uitspraak
- 30 december 2015
- Datum publicatie
- 31 december 2015
- ECLI
- ECLI:NL:RBMNE:2015:9317
- Zaaknummer
- C/16/404367 / KL ZA 15-365
Inhoudsindicatie
Kleurmerk, intrinsiek onderscheidend vermogen, aanduiding bestemming van de waar en inburgering. Slaafse nabootsing. Gebruik kleur geen misleidende mededeling ex art. 6:195 BW. Evenmin oneerlijke handelspraktijk ex art. 6:193b. Kostenveroordeling ex art.1019h Rv.
Uitspraak
vonnis
Afdeling civielrecht
Zittingsplaats Lelystad
zaaknummer / rolnummer: C/16/404367 / KL ZA 15-365
Vonnis in kort geding van 30 december 2015 (bij vervroeging)
in de zaak van
1. de vennootschap naar buitenlands recht
GLAXO GROUP LIMITED,
gevestigd te Brentford, Middlesex, Verenigd Koninkrijk,
hierna te noemen: Glaxo Group,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GLAXOSMITHKLINE B.V.,
gevestigd te Zeist,
hierna te noemen: Glaxo Nederland,
eiseressen,
advocaten mr. drs. A.M.E. Verschuur, mr. J.M. Boelens en mr. A.H. Stoffels te Amsterdam,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SANDOZ B.V.,
gevestigd te Weesp, kantoorhoudende te Almere,
hierna te noemen: Sandoz Nederland,
2. de vennootschap naar buitenlands recht
SANDOZ N.V.,
gevestigd te Vilvoorde, België,
hierna te noemen: Sandoz België,
gedaagden,
advocaten mr. O. van Haperen, mr. Th.Y. Adam van Straaten en mr. H.A.J. Pors te Rotterdam.
Eiseressen zullen gezamenlijk GSK worden genoemd en gedaagden gezamenlijk Sandoz.
1 De procedure
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- -
-
de dagvaarding van 20 november 2015 met 69 producties
- -
-
de conclusie van antwoord met 44 producties
- -
-
de akte van depot van 7 december 2015 van Sandoz
- -
-
de akte van depot van 9 december 2015 van GSK
- -
-
de mondelinge behandeling
- -
-
de pleitnota van GSK
- -
-
de pleitnota van Sandoz.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2 De feiten
Het GSK concern is een wereldwijd farmaceutisch concern dat in 2001 is ontstaan uit een fusie van Glaxo Wellcome en SmithKline Beecam. Het GSK concern ontwikkelt, produceert en verkoopt receptgeneesmiddelen, vaccins en zelfzorggeneesmiddelen. Glaxo Nederland is de houder van verschillende vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen en is licentiehouder in Nederland van de merken van Glaxo Group.
Sandoz Nederland en Sandoz België behoren tot het Novartis concern. Sandoz houdt zich voornamelijk bezig met de handel in generieke geneesmiddelen.
Zowel GSK als Sandoz zijn actief op de markt van ademhalingsmedicatie, meer in het bijzonder op het gebied van astma en COPD. De geneesmiddelen op deze markt onderscheiden zich (min of meer) in ‘relievers’ en ‘preventers’. Relievers zijn bedoeld om snel acute benauwdheidsaanvallen op te heffen en werken slechts kort. Ze worden alleen gebruikt indien een patiënt een acute benauwdheidsaanval heeft. Preventers worden dagelijks en voor een langere duur gebruikt om de symptomen van astma en COPD te beheersen en om aanvallen te voorkomen.
GSK heeft op 7 september 1990 octrooi aangevraagd voor geneesmiddelen die Salmeterol en Fluticason bevatten. Het octrooi is ingeschreven op 13 oktober 1994 en gepubliceerd op 4 januari 1995. Sinds 1999 brengt GSK de Seretide-inhalatoren op de markt. Seretide valt in de categorie preventers en bevat een combinatie van een ontstekingsremmer (fluticasonpropionaat) en een langwerkende β2-agonist (salmeterol). Zowel de inhalatoren, hun verpakkingen als het promotiemateriaal bevatten de kleur paars.
Op de Belgische markt worden de geneesmiddelen in de volgende verpakkingen op de markt gebracht:
Het octrooi van GSK op dit geneesmiddel (Seretide) is, na een verkregen ABC verlening, op 18 september 2013 verlopen. Na verloop van het octrooi mag het voorheen geoctrooieerde geneesmiddel (hierna: merkgeneesmiddel), ook door derden op de markt worden gebracht (generieke geneesmiddelen).
Sandoz heeft na afloop van het octrooi van GSK het generieke geneesmiddel Airflusal ontwikkeld, dat wordt aangeboden in een inhalator, genaamd Forspiro. Sandoz België heeft op 16 oktober 2014 een marktvergunning gekregen om dit geneesmiddel op de Belgische markt te brengen. Het geneesmiddel is tot op heden niet op de Belgische markt gebracht. Op 14 augustus 2015 heeft Sandoz Nederland de marktvergunning gekregen voor de Nederlandse markt.
Airflusal Forspiro wordt door Sandoz Nederland sinds 1 oktober 2015 op de Nederlandse markt gebracht. Dit geneesmiddel wordt als volgt gepresenteerd:
De paarse kleur die Sandoz gebruikt op de Airflusal Forspiro en – deels – ook op de verpakking en promotie/informatiemateriaal betreft de kleur Pantone 2573 C:
Zowel Seretide als AirFluSal zijn geneesmiddelen, die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn.
GSK heeft op 30 juni 2015 – middels een spoeddepot – het navolgende kleurmerk aangevraagd bij het BBIE:
Het merk is op 2 juli 2015 ingeschreven onder het inschrijvingsnummer 0977861 voor farmaceutische preparaten en inhalatoren voor de behandeling van astma en/of COPD in de klasse 5 en 10 en voorzien van de vermelding CFE 29.1.5 (violet) en de PMS-codering Violet 2587 C (hierna: het kleurmerk).
GSK is tevens houder van het gemeenschapsmerk met inschrijvingsnummer 3890126, welk merk op 16 juni 2004 is aangevraagd en op 19 december 2008 is ingeschreven voor inhalatoren in klasse 10. Het betreft een combinatiekleurmerk, bestaande uit twee tinten, met als beschrijving: “het handelsmerk bestaat uit de kleur donkerpaars (pantone 2587 C) toegepast op een significant deel van een inhalator alsmede de kleur lichtpaars (pantone 2567 C) toegepast op het overige deel van de inhalator.”
Het product Airflusal Forspiro in de kleur paars is reeds meerdere malen onderwerp geweest van juridische procedures in Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Ierland, Portugal en Korea tussen het GSK concern en het Novartis concern.
In Noorwegen heeft GSK een voorlopige voorzieningenprocedure en een bodemprocedure gestart tegen Sandoz op grond van slaafse nabootsing en oneerlijke handelspraktijken. Zowel de voorzieningenrechter als de bodemrechter hebben GSK in het ongelijk gesteld. In Duitsland heeft GSK de door haar ingestelde voorlopige voorziening in eerste instantie gewonnen, maar Sandoz heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld waarna GSK de procedure uiteindelijk heeft ingetrokken. In Zuid-Korea zijn de vorderingen van GSK vanwege oneerlijke handelspraktijken jegens Sandoz eveneens afgewezen.
In Denemarken en Ierland heeft GSK Sandoz gedagvaard vanwege (vermeende) inbreuk op het gemeenschapsmerk van Sandoz (zie r.o. 2.10). Zowel de Deense rechtbank als de Ierse rechtbank (in een voorlopige voorzieningenprocedure) hebben de vorderingen van GSK afgewezen. Er is op dit moment in Ierland een bodemprocedure aanhangig tussen partijen, maar daarin is nog geen uitspraak gedaan. In Canada is het aldaar ingeschreven kleurmerk van GSK (dat overeenkomt met het gemeenschapsmerk) vernietigd nadat daartoe een nietigheidsprocedure aanhangig was gemaakt door meerdere partijen, waaronder Sandoz.
Over het kleurmerk, zoals omschreven in r.o. 2.9, en dat onderwerp is van het onderhavige geschil, is tot op heden geen uitspraak gedaan. Wel is Sandoz diverse (bodem)procedures gestart om het geregistreerde merk nietig te laten verklaren, waaronder de thans aanhangige procedures bij de rechtbanken Den Haag en Brussel.
3 Het geschil
GSK vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
1. Sandoz te veroordelen met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen vonnis in de Benelux iedere inbreuk op het Benelux merk met registratienummer 0977861 van Glaxo Group te staken en gestaakt te houden c.q. voor zover dit gebruik nog niet is aangevangen Sandoz te veroordelen niet met dergelijk gebruik te beginnen, meer in het bijzonder maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, te staken en gestaakt te houden elk gebruik omschreven in de dagvaarding (met name in randnr. 66) en de bijbehorende producties;
2. Sandoz Nederland te veroordelen met onmiddellijke ingang na betekening van het te
dezen te wijzen vonnis het (anderszins) onrechtmatig handelen jegens GSK te staken en
gestaakt te houden, meer in het bijzonder maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, te
staken en gestaakt te houden elk gebruik omschreven in de dagvaarding (met name in
randnr. 66) en de bijbehorende producties;
3. Sandoz te veroordelen binnen zes weken na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan mr. drs. A.M.E. Verschuur, advocaat van GSK, schriftelijk opgave te doen van alle informatie die Sandoz bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van de Airflusal producten (waaronder begrepen, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, de namen en adressen van de betrokken (rechts)personen), alsmede de daarmee in de Benelux gemaakte netto winst (zijnde de omzet uitsluitend onder aftrek van belasting en directe variabele kosten) en de exacte wijze waarop deze winst is berekend en de totale hoeveelheid nog bij Sandoz in voorraad zijnde Airflusal producten, gespecifi-
ceerd naar type product, welke opgave dient te geschieden middels een accountantsrap-port, opgesteld met inachtneming van COS 4400 (Controle en Overige Standaarden) door een van partijen onafhankelijke registeraccountant van naar keuze van Sandoz KPMG, PwC, EY of Deloitte, en moet zijn vergezeld van documentatie waaruit de
juistheid en volledigheid van die gegevens blijken;
4. Sandoz te veroordelen binnen twee weken na betekening van het te dezen te wijzen vonnis zonder enige (mondelinge of schriftelijke) begeleidende tekst aan al haar afnemers van de Airflusal producten in de Benelux, een ondertekende brief op eigen briefpapier per aangetekende post te verzenden met uitsluitend de volgende tekst:
‘De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft ons on1angs veroordeeld om u langs deze weg het volgende te berichten.
Recentelijk hebben wij AirFluSal producten aangeboden met gebruikmaking van de paarse kleur. De Voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de door ons aangeboden en geleverde producten inbreuk maken op de rechten van GlaxoSmithKline op de kleur paars, alsmede anderzins onrechtmatig handelen jegens GlaxoSmithKline opleveren.
Wij hebben op last van de Voorzieningenrechter de genoemde producten onmiddellijk uit ons assortiment gehaald en zullen deze in het vervolg niet meer leveren.
Wij verzoeken u vriendelijk doch zeer dringend om alle door ons aan u geleverde AirFluSal-proclucten onmiddellijk aan ons te retourneren. Uiteraard zullen wij het volledige aankoopbedrag en eventuele transportkosten vergoeden.
Een kopie van het vonnis is bijgesloten.
Hoogachtend,
Sandoz”
althans een tekst die de Voorzieningenrechter in goede justitie zal bepalen, welke brief telkens dient te zijn voorzien van een bijlage bestaande uit een kopie van de volledige tekst van het vonnis,
onder gelijktijdige toezending per koerier aan mr. drs. A.M.E. Verschuur, advocaat van GSK, van een kopie van elke verzonden brief alsmede van de verzendingsbewijzen daarvan;
5. het sub 1 t/m 4 gevorderde toe te wijzen op straffe van een onmiddellijk opeisbare, door de betreffende gedaagde(n) verschuldigde, dwangsom van:
( i) € 10.000 voor iedere keer dat die gedaagde(n) niet (volledig en/of tijdig) voldoet/voldoen aan één of meer van de tegen haar uitgesproken veroordelingen, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordelingen niet (volledig en/of tijdig) wordt voldaan, en, cumulatief, per dag dat de betreffende niet-voldoening voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als hele gerekend;
of, naar keuze van GSK en al dan niet in combinatie,
(ii) € 500 voor ieder product waarmee de betreffende gedaagde(n) niet (volledig en/of tijdig) voldoet/voldoen aan één of meer van de tegen haar uitgesproken veroordelingen, in dier voege dat, deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordelingen niet (volledig en/of tijdig) wordt voldaan;
6. de gedaagden hoofdelijk, althans voor gelijke delen, te veroordelen:
( a) voor zover het onderhavige geschil de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten betreft, tot voldoening aan GSK van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten met betrekking tot het onderhavige geschil op de voet van art. 1019h Rv;
( b) voor zover het onderhavige geschil anderszins onrechtmatig handelen betreft, tot voldoening aan GSK van de kosten vastgesteld op basis van het liquidatietarief; en
( c) in de gebruikelijke nakosten;
7. de redelijke termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak, als bedoeld in artikel 1019i Rv, te stellen op zes maanden nadat het te dezen te wijzen vonnis is betekend.
Ter onderbouwing van haar vorderingen heeft GSK het navolgende aangevoerd.
GSK heeft het geneesmiddel Seretide sinds 1999 op de Beneluxmarkt gebracht in de kleur paars en ook op de verpakkingen en in het marketing- en informatiemateriaal wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de kleur paars. De kleur paars werd tot dat moment niet gebruikt op de inhalatorenmarkt en was uniek. De door GSK gebruikte kleur paars heeft dan ook van huis uit onderscheidend vermogen, maar heeft dat in ieder geval door inburgering gekregen. Dat is ook de reden dat het kleurmerk door het BBIE daadwerkelijk is geregistreerd. Sandoz maakt op dit merk inbreuk, als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a tot en met d BVIE, met haar geneesmiddel Airflusal Forspiro. Dit geneesmiddel bezit dezelfde werkzame stoffen als Seretide en wordt eveneens in de kleur paars (pantone 2573 C) op de markt aangeboden door Sandoz. Sandoz handelt voorts onrechtmatig jegens GSK. Er is sprake van nodeloos verwarring wekkende overeenstemming (6:162 BW). Daarnaast vormt het gebruik van de kleur paars door Sandoz een misleidende mededeling (6:194 BW) en verricht Sandoz hiermee een handelspraktijk, die oneerlijk is (6:193b BW).
Sandoz voert verweer. Primair betoogt Sandoz dat het kleurmerk van GSK nietig is omdat het onderscheidend vermogen mist, het kleurmerk uitsluitend bestaat uit een teken dat kan dienen om de kenmerken van de waren aan te duiden en het teken in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk is geworden. Sandoz heeft op grond hiervan reeds nietigheidsprocedures aanhangig gemaakt in Nederland en België. Voorts stelt Sandoz dat registratie van de kleur Pantone 2587C als kleurmerk de mededinging onnodig beperkt, omdat GSK een dominante speler is op de markt en zij door de registratie van het kleurmerk geen efficiëntievoordeel bereikt. Volgens Sandoz heeft GSK de merkregistratie door misleiding van het BBIE voor elkaar gekregen. Sandoz betoogt voorts dat de registratie van het kleurmerk inbreuk maakt op de grondrechten van Sandoz. Tot slot betwist Sandoz dat zij inbreuk maakt op de kleurmerkregistratie van GSK, zij onrechtmatig jegens GSK handelt, alsmede dat zij zich schuldig maakt aan oneerlijke handelspraktijken. Indien en voor zover de vorderingen van GSK worden toegewezen, verzoekt Sandoz daaraan de voorwaarde te verbinden dat door GSK een aanzienlijke zekerheid zal worden verstrekt.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.