Rechtbank Rotterdam, 27-03-2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2919, C/10/549884 / HA ZA 18-457

Bij vonnis van deze rechtbank van 21 juli 2015 is [naam bedrijf] in staat van faillissement verklaard, met benoeming van de curator als zodanig. 2NG is bestuurder en enig aandeelhouder van [naam bedrijf] . 2NG heeft de aandelen in [naam bedrijf] op 5 juli 2012 gekocht en op 15 augustus 2012 geleverd gekregen van [naam 2] Holding B.V. Bestuurder van 2NG is [naam 1] (verder: [naam 1] ).

De woordmerken “ [woordmerk 1] ” en “ [woordmerk 2] ” (verder aangeduid als de woordmerken of de merkrechten) zijn bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (verder: BBIE) ingeschreven op naam van 2NG, onder nummer [nummer 1] respectievelijk [nummer 2] . De woordmerken, gedeponeerd op 11 april 2001 respectievelijk 25 juni 2009, stonden aanvankelijk op naam van [naam 2] en zijn, blijkens een bewijs van overdracht van het BBIE van 29 oktober 2012, overgegaan aan 2NG.

De domeinnaam [domeinnaam 1] is bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (verder: SIDN) sinds 7 mei 2014 geregistreerd op naam van 2NG. Ook de domeinnaam [domeinnaam 2] is geregistreerd op naam van 2NG. Beide domeinnamen zullen hierna worden aangeduid als “de domeinnamen”.

Bij e-mailbericht aan (de vervanger van) de curator van 23 juli 2015 heeft [naam 1] onder meer het volgende geschreven:

De curator heeft een informatiememorandum opgesteld, waarin hij de goodwill van [naam bedrijf] - de woordmerken en domeinnamen daaronder begrepen - ter overname aanbiedt. Op 28 juli 2015 heeft [naam 1] onder meer als volgt gereageerd op het concept memorandum:

Bij e-mailbericht van 29 juli 2015 heeft de curator onder meer het volgende geschreven aan [naam 1] :

Tussen 2NG en Global Paint Products B.V. (verder: Global) zijn onderhandelingen gevoerd over de overname door Global van het woordmerk [naam bedrijf] . Op 30 juli 2015 heeft [naam 4] (verder: [naam 4] ) namens Global onder meer het volgende geschreven aan [naam 1] :

Op 31 juli 2015 heeft de curator het volgende geschreven aan een geïnteresseerde partij:

Op 4 augustus 2015 heeft [naam 1] als volgt gereageerd op de hiervoor onder 2.6 weergegeven e-mail van de curator:

De curator heeft op 4 augustus 2015 als volgt gereageerd op de hiervoor onder 2.9 bedoelde e-mail van [naam 1] :

Op 6 augustus 2015 heeft de curator de door hem ontvangen biedingen op de goodwill van [naam bedrijf] toegezonden aan [naam 1] . [naam 1] heeft op 6 augustus 2015 om 15:14 uur onder meer als volgt geantwoord:

-

2NG Investments BV de curator de mogelijkheid biedt om de merkrechten en de domeinnamen namens 2NG Investments BV te verkopen;

-

De merkrechten en de domeinnamen desondanks eigendom zijn van 2NG Investments BV en niet tot de boedel behoren;

-

2NG Investments BV alle vrijheid van handelen heeft om het merk zelfstandig te verkopen; (...)”

Op 6 augustus 2015 om 15:36 uur heeft [naam 1] het volgende e-mailbericht verzonden aan [naam 4] (Global):

Op 11 augustus 2015 heeft de curator aan [naam 1] voorgesteld om, naar aanleiding van de uitgebrachte biedingen, het merk [woordmerk 2] voor € 16.000,00 te verkopen aan International Vistapaint Holding B.V. (verder: Vista) en de (overige) goodwill van [naam bedrijf] voor € 135.000,00 te verkopen aan SPS B.V. (verder: SPS). [naam 1] heeft diezelfde dag het volgende e-mailbericht verzonden aan de curator:

In e-mailberichten van 13 en 14 augustus 2015 staat onder meer het volgende:

-

e-mail van [naam 1] aan de curator op 13 augustus 2015 om 11:49 uur: “(...) Al reeds in een beginstadium heb ik u meerdere keren medegedeeld dat een verkoop tot een maximale opbrengst (voor zowel 2NG als failliet) zou leiden indien de merkrechten in een combinatiedeal mee worden verkocht. De waarde van de goodwill van failliet heeft namelijk geen waarde als de merkrechten niet van eigenaar wisselen, daarentegen kunnen de merkrechten wel los verkocht worden. (...) Uiteindelijk heeft 2NG u de gelegenheid geboden om los van de verdeling van de opbrengsten en onder bepaalde voorwaarden tot verkoop van de merkrechten over te gaan, u de vrije hand gegeven om het biedingsproces te begeleiden, heeft u kunnen vaststellen dat 2NG (mede met het oog op haar eigen belang) heeft gezorgd voor een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van een uitgebreid informatiememorandum en heeft 2NG een shortlist aangedragen met geïnteresseerde partijen (...) Maar wellicht ben ik nog meer verbaasd over het feit dat u mij aansprakelijk wilt stellen voor de schade aan de boedel, terwijl ik nota bene er tot op de dag van vandaag er alles aan heb gedaan om de opbrengst voor zowel de boedel als 2NG te maximaliseren. Dat u nu al dagen de deal frustreert zou eerder leiden tot een aansprakelijkstelling uwerzijds, te meer omdat u aan meerdere marktpartijen onrechtmatig te kennen heeft gegeven eigenaar te zijn van de merkrechten én u vanaf begin af aan zeer daadkrachtig benadrukte dat enig handelen van 2NG inzake de merkrechten niet mogelijk was. Een rechtstreekse én rechtmatige verkoop van enkel de merkrechten door 2NG is hierdoor onmogelijk geworden en daarnaast zijn door dit handelen de biedingen zwaar bedroevend. (...) Tot slot vraag ik u ter correctie op uw eerdere uitlatingen per ommegaande richting 2NG schriftelijk te bevestigen dat de merkrechten [woordmerk 1] en [woordmerk 2] eigendom zijn van 2NG en dat zij gerechtigd is enkel deze merkrechten te allen tijde rechtstreeks te verkopen. Tot slot merk ik op dat ik het jammer vind dat onze samenwerking bij het bewerkstelligen van een combinatiedeal zo moeizaam verloopt. Ik zie in dat de belangen van de boedel, de bank en 2NG niet op alle punten synchroon lopen, maar dat moet partijen er niet van weerhouden om een deal te closen en de opbrengst van de gezamenlijke verkoop voor alle partijen te maximaliseren. Laten we daarom eerst de deal closen en daarna de discussie voeren en de opbrengsten verdelen. (...)”

-

e-mail van de curator aan [naam 1] op 13 augustus 2015 om 17:00 uur: “(...) Nu de contacten tot op heden moeizaam verlopen en ik mij niet aan de gedachten kan onttrekken dat u zich niet geheel doordrongen bent van uw positie ten opzichte van de boedel, lijkt het mij goed u erop te wijzen dat u op grond van de Faillissementswet gehouden bent om in uw hoedanigheid van (indirect) bestuurder van gefailleerde deze informatie bij mij aan te leveren. Wanneer u niet aan mijn verzoek tegemoet komt zal ik maatregelen nemen. Dit kan onder meer betekenen dat ik u zal laten gijzelen op grond van de Faillissementswet totdat u uw medewerking wel verleent. (...)”

-

e-mail van [naam 1] aan de curator op 13 augustus 2015 om 17:36 uur: “(...) Laten we nu gewoon de deal draaien en de discussie parkeren op de derdengeldenrekening... De waarde verdampt nu als sneeuw voor de zon, aangezien u blijft volharden om deze discussie vóór de deal te beslechten. (...) Tot slot, wilt u voorts ophouden met het dreigen met een gijzeling. Dat ik 2x mijn telefoon niet opneem wil niet zeggen dat ik niet meewerk aan het faillissement, u zou beter moeten weten. (...)”

-

e-mail van de curator aan [naam 1] op 14 augustus 2015 om 15:38 uur: “(...) Wanneer uw handelen ertoe leidt dat de transactie niet door kan gaan, herhaal ik het standpunt van de boedel wat er kort gezegd op neerkomt dat de boedel u en 2NG Investments B.V. aansprakelijk acht voor haar schade. (...)”

De curator heeft op 13 en 14 augustus 2015 onder meer het volgende geschreven aan Vista en SPS:

-

op 13 augustus 2015 om 16:16 uur aan (de advocaat van) Vista: “(...) Inmiddels ontving ik de goedkeuring van de rechter-commissaris aangaande het door u namens uw cliënte uitgebrachte bod van € 16.000,-- op de “ [woordmerk 2] goodwill”. Bij deze aanvaard ik derhalve het bod namens de boedel. (...) Zoals zojuist telefonisch toegelicht is er momenteel een discussie ontstaan tussen 2NG Investments B.V. en de boedel over de overdracht van de merknaam [woordmerk 2] . Ik hoop deze discussie op korte termijn te kunnen afronden. Vooralsnog moet ik echter een voorbehoud maken met betrekking tot de verkoop zoals hierboven omschreven. (...)”

-

op 14 augustus 2015 om 12:00 uur aan SPS: “(...) Inmiddels heb ik de toestemming van de rechter-commissaris ontvangen en kan ik u formeel laten weten dat de boedel het door SPS B.V. uitgebrachte bod van € 135.000,-- aanvaardt. Ik moet hierbij echter wel een opmerking c.q. voorbehoud maken. De registratie bij het Benelux Merkenregister van het woordmerk [woordmerk 1] en ook de domeinnaam [domeinnaam 1] staan op naam van 2NG Investments B.V., de aandeelhouder van gefailleerde. Deze partij zou haar medewerking geven aan het leveren c.q. overdragen van deze rechten. Recent is er wat dit aangaat een discussie ontstaan tussen de boedel en 2NG Investments B.V. Ik verwacht dat deze discussie op korte termijn zal zijn beslecht en dat ik u alsdan alles kan leveren. (...)”

Op 17 augustus 2015 heeft de curator aan [naam 4] (Global) medegedeeld dat de goodwill van [naam bedrijf] inmiddels verkocht is aan SPS.

[naam 1] heeft de curator op 18 augustus 2015 medegedeeld dat 2NG niet akkoord gaat met het verkopen van de merkrechten tegen de gestelde voorwaarden en dat er dus geen sprake kan zijn van een combinatiedeal (dus inclusief merkrechten) als beschreven in het informatiememorandum.

Op 20 augustus 2015 heeft de curator onder meer het volgende geschreven aan [naam 1] :

De discussie tussen 2NG en de curator is op 26 en 27 augustus 2015 onder meer als volgt voortgezet:

-

e-mail van [naam 1] aan de curator op 26 augustus 2015 om 12:42 uur: “(...) Inmiddels heeft u veelvuldig aan geïnteresseerde partijen te kennen gegeven dat de merkrechten, woordmerken en domeinnamen van [woordmerk 1] (...) en [woordmerk 2] (...) toebehoren aan de boedel en niet aan 2NG, ondanks dat u kennis heeft genomen van de registraties van de merkrechten bij het BOIP en de domeinnamen bij het SIDN. Met het poneren van deze stelling heeft u dusdanig veel verwarring in de branche/markt gecreëerd dat het 2NG momenteel onmogelijk wordt gemaakt om een goede opbrengst te genereren met een rechtstreekse verkoop van haar exclusieve merkrechten, woordmerken en domeinnamen. Ik heb u meerdere malen gevraagd deze onjuiste uitlating richting mij te corrigeren en deze correctie schriftelijk te bevestigen (waaronder in de mails van 6 augustus 2015 en 13 augustus 2015), waarop ik tot op heden nog geen enkele reactie heb vernomen en ik mij gedwongen voel om onderstaand voorstel uit te brengen om überhaupt nog een opbrengst voor 2NG te kunnen creëren voor de merkrechten, woordmerken en domeinnamen. In dit kader en los van onderstaand voorstel wil ik u voor de 3e en laatste maal verzoeken schriftelijk en per ommegaande te bevestigen dat (a) 2NG de curator de mogelijkheid heeft geboden om haar merkrechten, woordmerken en de domeinnamen namens 2NG te verkopen, (b) dat de merkrechten, woordmerken en de domeinnamen eigendom zijn van 2NG en niet tot de boedel behoren, (c) dat 2NG alle vrijheid van handelen heeft om de merkrechten, woordmerken en domeinnamen zelfstandig te verkopen én (d) dat u geen inbreuk zult maken op deze exclusieve eigendomsrechten van 2NG, indien 2NG besluit de merkrechten, woordmerken en domeinnamen aan een derde te verkopen of anderszins tracht een dergelijke overeenkomst te frustreren. (...)”

-

e-mail van de curator aan [naam 1] op 26 augustus 2015 om 18:16 uur: “(...) U doet in uw onderstaande e-mail voor de derde maal het verzoek om per omgaande, namens de boedel, te bevestigen dat 2NG Investments B.V. rechtsgeldig houder is van voornoemde IE-rechten. Gezien bovenstaande uiteenzetting kan ik hieraan niet tegemoet komen. Indien 2NG Investments B.V. de door haar onrechtmatig gehouden IE-rechten zal trachten te verkopen aan een derde, zal de boedel hiertegen ageren. Los daarvan is 2NG Investments B.V., noch overigens een derde die de IE-rechten van haar zou kopen, gerechtigd om met gebruikmaking van voornoemde IE-rechten inbreuk te maken op de goodwill van gefailleerde (...)”

-

e-mail van [naam 1] aan de curator op 27 augustus 2015 om 14:56 uur: “(...) Het feit dat u ten aanzien van de merkrechten blijft beweren dat u dat onrechtmatig vindt zonder enig argument of bewijsstuk van de door de boedel gestelde eigendom te overleggen is ronduit absurd. En bovendien acht ik het ronduit kwalijk dat u dit vervolgens ook richting derden/potentiële kopers volhoudt en feitelijk onderstreept dat u ook in de toekomst actief partijen zal benaderen om een verkoop van de merkrechten zijdens 2NG te frustreren. Daarnaast begrijp ik uit uw onderstaande email tevens dat u de NCoat-goodwill kennelijk al heeft verkocht. Fijn dat u mij dit hieronder even terloops meedeelt, terwijl we tot nu toe hebben getracht de verkoop van activa gezamenlijk in een combinatiedeal te closen. (...)”

-

e-mail van de curator aan [naam 1] op 27 augustus 2015 om 17:18 uur: “(...) Met betrekking tot de combinatiedeal vind ik het zeer spijtig dat u hier de stekker uittrekt. (...) Nu u een combinatiedeal verder onmogelijk maakt, zie ik mij genoodzaakt om 2NG Investments B.V. alsook u als bestuurder van deze vennootschap aansprakelijk te stellen voor de schade ter zake het niet doorgaan van deze transactie. Deze schade bedraagt € 151.000,--. (...) Met betrekking tot de combinatiedeal stelt u dat ik reeds ben overgegaan tot het verkopen van de [woordmerk 2] en [woordmerk 1] goodwill. U bent volledig op de hoogte van de ontvangen biedingen en het feit dat er biedingen zijn geaccepteerd. Hierover is ook met u overleg gevoerd. Bij het accepteren van de biedingen heb ik de partijen, concreet Vista B.V. en SPS B.V., op de hoogte gebracht van het dispuut tussen 2NG Investments B.V. en de boedel. Deze partijen zijn derhalve volledig op de hoogte van de situatie en van het feit dat, wanneer wij niet op korte termijn overeenstemming bereiken, de transactie niet door zal gaan. (...)”

Tussen de curator en 2NG is op 8 september 2015 overeenstemming bereikt over het volgende:

Op 11 september 2015 heeft [naam 1] het volgende bericht gestuurd aan [naam 4] (Global):

Op 11 september 2015 is tussen de curator en Vista een goodwill- en activaovereenkomst gesloten, waarin, voor zover relevant, het volgende is vermeld:

e) Koper de merknaam [woordmerk 2] en de daaraan verbonden klantgegevens, de gegevens aangaande de lopende en reeds voltooide aanbestedingsprojecten en de nog te realiseren aanbestedingsprojecten en de domeinnaam, handelsnaam en bepaalde bedrijfsmiddelen (...) van verkoper wenst te kopen; (...)

i. i) Partijen op 13 augustus 2015 overeenstemming hebben bereikt (...) over de verkoop door dat Koper een bod heeft uitgebracht en Verkoper dit bod heeft aanvaard (...);

j) 2NG heeft bij monde van haar advocaat per e-mail van 8 september 2015 aan Verkoper bevestigd dat zij de merknaam [woordmerk 2] (...) aan Verkoper zal leveren, zodat deze deze merknaam kan doorleveren aan Koper, e.e.a. is nogmaals door Verkoper aan 2NG bevestigd per e-mail van 12 september 2015 (...)

De in artikel 1.1 onder III genoemde merknaam staat thans nog op naam van 2NG. Deze vennootschap heeft aan de boedel verklaard de merknaam aan de boedel te zullen verkopen en leveren, zodat de boedel de merknaam kan doorleveren aan Koper. (...)

De koopprijs (...) bedraagt in totaal € 16.000,-- (...), exclusief BTW, (...) en wordt alsvolgt toegedeeld: € 8.000 voor de merknaam en € 8.000 voor de overige verkochte activa. (...)”

Op 27 oktober 2015 is tussen de curator en Moodpaints B.V. (verder: Moodpaints) een goodwillovereenkomst gesloten, waarin, voor zover relevant, het volgende is vermeld:

De domeinnaam [domeinnaam 1] en het woordmerk [woordmerk 1] staan op naam van 2NG Investments B.V. Deze vennootschap heeft aan de boedel verklaard haar onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan de overdracht van deze IE-rechten. (...) Met betrekking tot de levering van deze IE-rechten geldt dat de boedel 50% van de te ontvangen Koopprijs (...) zal doorstorten aan 2NG Investments B.V. (...)

De koopprijs (...) bedraagt in totaal € 135.000,-- (...), exclusief BTW (...).”

De woordmerken en domeinnamen zijn overgedragen aan Vista en Moodpaints/ SPS (die hierna gezamenlijk zullen worden aangeduid als SPS). Aan 2NG is een bedrag van € 75.500,00 betaald.