Rechtbank Rotterdam, 19-11-2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9240, C/10/579029 / KG RK 19-963
Rechtbank Rotterdam, 19-11-2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9240, C/10/579029 / KG RK 19-963
Gegevens
- Instantie
- Rechtbank Rotterdam
- Datum uitspraak
- 19 november 2019
- Datum publicatie
- 28 november 2019
- ECLI
- ECLI:NL:RBROT:2019:9240
- Zaaknummer
- C/10/579029 / KG RK 19-963
Inhoudsindicatie
Beschikking voorzieningenrechter, pandrecht op Europese, Nederlandse en Amerikaanse octrooien en op Uniemerken, verzoek verblijven pand (3:251 BW). Derdenwerking niet-geregistreerde pandrechten tegen faillissementscurator, waardering pandrechten.
Uitspraak
beschikking
Team handel en haven
zaaknummer / rekestnummer: C/10/579029 / KG RK 19-963
Beschikking van de voorzieningenrechter van 19 november 2019
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
WAFLOMA B.V.,
gevestigd te Westvoorne,
verzoekster,
advocaat mr. R. van der Pas te Eindhoven,
tegen
[naam curator] , in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HJ FOREVER PATENTS B.V.,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HJ FOREVER B.V.,
kantoorhoudende te Eindhoven,
verweerder,
advocaat mr. J.A.C. Smits te Eindhoven.
Partijen worden hierna Wafloma en de curator genoemd.
1 De procedure
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- -
-
het verzoekschrift binnengekomen op 29 juli 2019;
- -
-
het verweerschrift binnengekomen op 1 oktober 2019;
- -
-
de akte overlegging nadere bijlage van Wafloma;
- -
-
de aanvullende producties van de curator;
- -
-
de mondelinge behandeling gehouden op 8 oktober 2019.
Beschikking is nader bepaald op heden.
2 De feiten
Bij vonnissen van 23 april 2019 en 3 mei 2019 zijn HJ Forever B.V. (hierna: HJ Forever) en HJ Forever Patents B.V. (hierna: HJ Forever Patents) in staat van faillissement verklaard met benoeming van de curator als zodanig.
De curator is ook aangesteld in de faillissementen van de aan HJ Forever en HJ Forever Patents gelieerde partijen [naam bedrijf 1] en [naam bedrijf 2] (hierna gezamenlijk: de gefailleerden).
HJ Forever en/of HJ Forever Patents zijn rechthebbende op de in productie 11 bij verzoekschrift vermelde intellectuele eigendomsrechten, waaronder Uniemerken (1 tot en met 3), Nederlandse octrooien (4 tot en met 7 en 21 tot en met 24), Europese octrooien en octrooiaanvragen (8 tot en met 12 en 25 en 26), Amerikaanse octrooien en een Amerikaanse octrooiaanvrage (13, 19 en 20) en (internationale en nationale) octrooiaanvragen (14 tot en met 18 en 27). Een deel van deze intellectuele eigendomsrechten was in 2014 (uiteindelijk) door HJ Forever Patents verkregen uit een eerder faillissement voor een bedrag van € 500.000,-. Wafloma was bij deze transactie betrokken als financier van de koper. De intellectuele eigendomsrechten hebben kort gezegd betrekking op een component van zogenoemd smart glas, glas dat dimbaar is en waarbij de kleur kan worden ingesteld.
Daarnaast heeft HJ Forever Patents op 4 februari 2019 een aanvrage voor een Nederlands octrooi ingediend. Deze aanvrage (die nummer [nummer] heeft gekregen) is gelet op artikel 31 ROW nog niet ingeschreven in het octrooiregister.
Wafloma heeft uit hoofde van verstrekte geldleningen een vordering van € 5.291.805,80, te vermeerderen met 10% rente per jaar op gefailleerden, waarvoor HJ Forever en HJ Forever Patents hoofdelijk aansprakelijk zijn. Tot zekerheid van terugbetaling hebben HJ Forever en HJ Forever Patents bij aktes van 17 juli 2016, 19 december 2017 en 27 maart 2018 ten behoeve van Wafloma een eerste pandrecht gevestigd op de aan hen toebehorende bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten.
De bij de curator ter verificatie ingediende vordering van Wafloma op gefailleerden bedraagt (inclusief rente) ruim € 7.000.000,-.
De pandrechten op de onder 1 tot en met 13 (in voormelde productie 11) vermelde intellectuele eigendomsrechten zijn geregistreerd in het Uniemerkenregister, respectievelijk het Nederlands octrooiregister. De pandrechten op de overige intellectuele eigendomsrechten (uitsluitend octrooirechten) zijn niet geregistreerd.
Wafloma en de curator hebben overeenstemming bereikt over de overname van de inventaris (waaronder laboratoriummateriaal en testresultaten) en immateriële activa uit de boedels van gefailleerden door [naam bedrijf 3] (hierna: [naam bedrijf 3] ), een aan Wafloma gelieerde partij. De zes werknemers van gefailleerden zijn in dienst getreden van [naam bedrijf 3] .
Vanaf de faillissementsdatum heeft Wafloma de taxen voor de instandhouding van de octrooien voldaan. Daarnaast heeft de curator zijn medewerking verleend aan de wisseling van de octrooigemachtigde.
Wafloma heeft [naam] van [naam bedrijf 4] opdracht gegeven de verpande octrooirechten te taxeren. In het (ongedateerde) taxatierapport wordt de waarde (de onderhandse verkoopwaarde) van de octrooien en octrooiaanvragen getaxeerd op een waarde van (nagenoeg) nihil, omdat er volgens het rapport niet of slechts in zeer beperkte mate belangstelling zal zijn voor het bestaande portfolio. In het rapport staat dat:
- -
-
de octrooien slechts beperkte geografische dekking hebben;
- -
-
de reikwijdte van de conclusies van de octrooien beperkt is;
- -
-
er veel prior art is en er reeds (alternatieve) technieken in het veld bestaan;
- -
-
er geen ontwikkelplan (roadmap) is om tot winstgevende verkoop te komen;
- -
-
voor de verdere ontwikkeling van de in de nieuwe aanvrage (van februari 2019) beschreven techniek nog 2 à 3 jaar research nodig is, waarbij het ook nog onzeker is of het octrooi zal worden verleend.
Wafloma heeft het taxatierapport op 6 mei 2019 doen toekomen aan de curator.
Omstreeks juli 2019 heeft Wafloma de curator aangekondigd een verzoek te doen om de intellectuele eigendomsrechten aan haar als koper te laten verblijven voor een bedrag van € 50.000,-, te verrekenen met haar vordering op gefailleerden. De tweede pandhouder heeft met het verblijvingsverzoek ingestemd.
3 Het verzoek
Wafloma verzoekt, samengevat:
I. te bepalen dat de verpande intellectuele eigendomsrechten aan Wafloma zullen verblijven en op naam van Wafloma (of een aan haar gelieerde entiteit) mogen worden gezet in de daartoe bestemde registers;
II. te bepalen dat de vordering van Wafloma op HJ Forever Patents en HJ Forever wordt verminderd met een bedrag van € 50.000,- althans (zo begrijpt de voorzieningenrechter) de waarde van de intellectuele eigendomsrechten te bepalen op een in goede justitie te bepalen bedrag, welk bedrag Wafloma mag verrekenen met haar vordering op gefailleerden;
III. te bepalen dat de curator onvoorwaardelijk dient mee te werken aan de wijziging van de tenaamstelling van de verpande intellectuele eigendomsrechten, met bepaling dat deze beschikking zo nodig op de voet van artikel 3:300 BW in de plaats treedt van die medewerking;
een en ander met veroordeling van de curator in de proceskosten.
Aan dit verzoek legt Wafloma het volgende ten grondslag.
Wafloma heeft een doorstart gerealiseerd door de activa en de werknemers van gefailleerden over te nemen van de curator. Wafloma, althans [naam bedrijf 3] is voornemens verder te gaan met de ontwikkeling en het vinden van een markttoepassing voor de verpande intellectuele eigendomsrechten. Deze doorstart kan pas succesvol zijn indien arbeid en kapitaal (waaronder de intellectuele eigendomsrechten) bij elkaar blijven. Het merendeel van de intellectuele eigendomsrechten heeft betrekking op verouderde technologie en vertegenwoordigt geen waarde. Wafloma wenst deze rechten voor defensieve doeleinden te verwerven. Het kost nog minstens twee jaar aan research om de in de meest recente octrooi-aanvrage beschreven technologie verder te brengen. Zouden de octrooien in handen van een (onbekende) derde komen, dan komt de doorstart in gevaar. Die derde kan overigens in beginsel zelf niets met die intellectuele eigendomsrechten, aangezien de knowhow bij de werknemers berust die nu in dienst zijn bij de doorstarter. Uit het taxatierapport volgt dat de waarde van de intellectuele eigendomsrechten nihil is. Wafloma vindt € 50.000,- een reële prijs, al is zij gelet op de omvang van haar vordering ook bereid om € 100.000,- te betalen. De curator heeft geen belang bij zijn verweren in deze procedure, aangezien er geen koper is die bereid is om ten minste € 7.000.000,- (de vordering van Wafloma op gefailleerden) voor de intellectuele eigendomsrechten te betalen.
Ook de niet-ingeschreven pandrechten kunnen tegen de curator worden ingeroepen, aangezien de curator niet te beschouwen is als een derde en hij van het bestaan van de pandrechten op de hoogte is.
Wafloma zal alle administratieve handelingen verrichten en de redelijke kosten voor haar rekening nemen om de verpande intellectuele eigendomsrechten op haar naam (of die van een derde) te laten registreren. De curator dient daaraan zijn medewerking te verlenen en alleen voor zover nodig verzoekt Wafloma te bepalen dat deze beschikking van die medewering in de plaats treedt.
De curator voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing van het verzochte. Hij voert daartoe het volgende aan.
De waarde van de intellectuele eigendomsrechten is onvoldoende onderbouwd. In het taxatierapport wordt de waarde getaxeerd op nihil, terwijl Wafloma bereid is daarvoor € 50.000,- te betalen en deze rechten in 2014 voor € 500.000,- zijn aangekocht. Daarnaast zijn in het verleden subsidies verleend. Voorts maken de intellectuele eigendomsrechten deel uit van het businessplan van [naam bedrijf 1] van januari 2018, waaruit volgt dat toonaangevende partijen hebben aangegeven interesse te hebben in de zogeheten Electro Fusion Technology, specifiek voor de toepassing in de eigen producten. Naar de waarde is daarom nader onderzoek nodig. De niet-ingeschreven pandrechten kunnen niet tegen de curator worden ingeroepen, aangezien hij als vertegenwoordiger van alle schuldeisers als derde moet worden beschouwd. De curator is bereid om medewerking te verlenen aan de wijziging van de tenaamstelling van de intellectuele eigendomsrechten, maar hij betwist dat hij gehouden is tot het verlenen van onvoorwaardelijke medewerking, zeker indien daarmee kosten gemoeid zijn.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.