Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-06-2004, AP2368, C0200726-MA

typ. KD

rolnr. C0200726/MA

ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH,

vijfde kamer, van 8 juni 2004,

gewezen in de zaak van:

de rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap naar Frans recht LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ et Cie S.N.C.,

gevestigd te Parijs (Frankrijk),

appellante in principaal appel bij exploot van dagvaarding van 19 juni 2002,

geïntimeerde in incidenteel appel,

procureur: mr. J.E. Lenglet,

1. de besloten vennootschap KECOFA B.V.,

gevestigd te Kerkrade,

2. [GEÏNTIMEERDE SUB 2],

wonende te [Woonplaats],

geïntimeerden in principaal appel bij gemeld exploot,

appellanten in incidenteel appel,

procureur: mr. J.A.Th.M. van Zinnicq Bergmann,

2.2. Bij memorie van antwoord hebben Kecofa c.s. de grieven bestreden, een productie overgelegd, en geconcludeerd, kort gezegd, tot het ongegrond verklaren van de door Lancôme tegen het beroepen vonnis aangevoerde gronden.

Voorts hebben Kecofa c.s. incidenteel appel ingesteld, daarin twee grieven aangevoerd en geconcludeerd, kort gezegd, tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep, en geconcludeerd dat het hof, opnieuw rechtdoende, alsnog Lancôme niet ontvankelijk dient te verklaren in haar vorderingen.

4.2.3. Bij inleidende dagvaardingen van 3 oktober 1994 heeft Lancôme tegen onder meer Kecofa c.s. een procedure ingesteld bij de Rechtbank te Amsterdam. In die procedure heeft Lancôme gevorderd, kort gezegd,

(i) de nietigverklaring van het ten name van [geïntimeerde sub 2] verrichte Beneluxdepot van het woordmerk Female Treasure en de ambtshalve doorhaling van de inschrijving daarvan;

(ii) Kecofa c.s. te bevelen zich van verdere inbreuk op het woordmerk Trésor van Lancôme te onthouden;

(iii) de gebruikelijke nevenvorderingen.

Bij vonnis van 17 mei 1995 heeft de Rechtbank te Amsterdam deze vorderingen afgewezen. Dit vonnis is door het Gerechtshof te Amsterdam bekrachtigd bij arrest van

17 april 1997. Het tegen dit arrest ingestelde cassatieberoep is ingetrokken.

4.2.4. Bij inleidende dagvaarding van 13 juli 2000 heeft Lancôme de onderhavige zaak tegen Kecofa c.s. aanhangig gemaakt bij de Rechtbank te Maastricht. In eerste aanleg heeft Lancôme onder meer gesteld dat Kecofa c.s. onder de naam Female Treasure een eau de parfum op de markt hebben gebracht:

a) dat inbreuk maakt op haar (woord-)merkrecht;

b) waardoor zij onrechtmatig jegens Lancôme handelen;

c) dat inbreuk maakt op haar auteursrecht op de geur,

ten gevolge waarvan zij schade heeft geleden en thans nog lijdt.

4.2.5. Op grond van het voorgaande heeft Lancôme, zakelijk weergegeven, gevorderd,

(i) een bevel dat Kecofa c.s. hun inbreukmakende, althans hun onrechtmatige, handelingen staken en gestaakt houden,

(ii) een aantal nevenvorderingen, zoals omschreven in de inleidende dagvaarding.

4.2.7. Bij tussenvonnis van 18 april 2002 heeft de rechtbank, voor zover hier van belang, aan Lancôme opgedragen te bewijzen dat:

1) de geurcombinatie die zij aanbiedt onder het merk Trésor, voldoet aan de voor bescherming door het auteursrecht geldende eisen, in het bijzonder die van een eigen oorspronkelijk karakter dat het stempel draagt van de maker;

2) Lancôme als maker van deze geurcombinatie dient te worden beschouwd;

3) de geurcombinatie die wordt verkocht onder het merk Female Treasure als auteursrechtelijk inbreukmakende bewerking of nabootsing moet worden beschouwd van die welke wordt verkocht onder het merk Trésor,

en voor het overige iedere verdere beslissing aangehouden.

Bij herstelvonnis van 23 mei 2002 is in het dictum van het beroepen vonnis opgenomen dat daarvan -naar het hof begrijpt: tussentijds- hoger beroep mogelijk is.

4.5. Wat betreft de merkenrechtelijke grondslag als bedoeld in art. 13A lid 1 sub c BMW zoals dit thans luidt - d.w.z. de bevoegdheid van de merkhouder zich te verzetten tegen gebruik waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk - is het hof van oordeel dat de vordering van Lancôme in de eerdere procedure reeds mede is beoordeeld op deze maatstaf.

Het gerechtshof Amsterdam heeft immers in zijn desbetreffend arrest van 17 april 1997 uitdrukkelijk overwogen (r.o. 4.4) dat zijn toetsing niet beperkt behoorde te blijven tot (herkomst)verwarring maar behelsde dat werd beoordeeld of de merken van partijen, gelet op de bijzonderheden van het geval en met name de onderscheidende kracht van het merk Trésor, zodanige gelijkenis vertoonden dat reeds daardoor de mogelijkheid bestond dat bij iemand die met het woordmerk Female Treasure wordt geconfronteerd associaties worden gewekt met het woordmerk Trésor. Het hof Amsterdam oordeelde vervolgens, evenals de rechtbank in eerste aanleg had gedaan, dat associatiegevaar in deze zin zich niet voordeed.

Deze door het hof Amsterdam aangelegde maatstaf is, zo niet meer omvattend, minstens in wezen gelijk te stellen met de maatstaf van art. 13A lid 1 sub c BMW.

4.5.1. Lancôme heeft er terecht op gewezen dat het thans geldende art. 13A lid 1 sub c BMW vereist dat het merk van de eiser een binnen het Beneluxgebied bekend merk is, en heeft betoogd dat zou moeten worden beoordeeld of haar merk Trésor, zoals zij stelt, aan die eis voldoet. Partijen hebben voorts gedebatteerd over de vraag of de bescherming van art. 13A lid 1 sub c BMW ook kan worden ingeroepen (in weerwil van de tekst van het artikel) tegen gebruik voor soortgelijke waren, welke vraag inmiddels in positieve zin is beantwoord door de arresten van het HvJ EG van 9 januari 2003 (Davidoff/Gofkid) en 23 oktober 2003 (Adidas/Fitnessworld).

Het hof is van oordeel dat dit een en ander in het midden kan blijven. Gebleken is immers dat de rechter in de eerdere procedure het merk Trésor (bekend of niet) ten opzichte van het gebruik van Female Treasure voor de waren van Kecofa c.s. (soortgelijk of niet) heeft getoetst aan de hierboven in r.o. 4.5 bedoelde maatstaf die, zoals gezegd, kan worden gelijkgesteld aan de maatstaf van art. 13A lid 1 sub c BMW.

4.5.2. De merkenrechtelijke vordering op deze grondslag kan derhalve in de onderhavige procedure niet weer aan de orde komen.

De eerste grief van Lancôme, voor zover verband houdend met de merkenrechtelijke grondslag, faalt derhalve.

4.6.1. Het hof is van oordeel dat in het midden kan blijven of Lancôme die bepaling wel of niet reeds in de eerdere procedure aan haar vorderingen ten grondslag had gelegd aangezien toepassing van die bepaling niet kan leiden tot toewijzing van de vorderingen van Lancôme m.b.t. het merkgebruik door Kecofa c.s.

Voor de toekenning van de aanvullende bescherming op grond van art. 6:162 BW tegen (gevaar voor) verwatering is immers alleen plaats voorzover de merkenrechtelijke norm daartegen geen bescherming biedt. Naar het oordeel van het hof is de merkenrechtelijke maatstaf die de rechter in de eerdere procedure heeft aangelegd - namelijk of de merken van partijen zodanige gelijkenis vertoonden dat reeds daardoor de mogelijkheid bestond dat bij iemand die met het woordmerk Female Treasure wordt geconfronteerd associaties worden gewekt met het woordmerk Trésor - zodanig veelomvattend dat alle vormen van (gevaar voor) verwatering van het merk erdoor worden bestreken. Derhalve resteert daarnaast geen ruimte voor aanvullende bescherming op grond van art. 6:162 BW.

4.6.3. In dat verband heeft Lancôme gesteld dat Kecofa c.s. jegens haar onrechtmatig handelen doordat zij, als gevolg van het hanteren van het merk Female Treasure als "goedkoper alternatief" de doorverkopers aanzet tot het noemen van het parfum Trésor, waarvoor het product Female Treasure het alternatief vormt. Daardoor veroorzaakt Kecofa c.s. willens en wetens merkinbreuk door de betreffende doorverkopers, aldus Lancôme.

Kecofa c.s. hebben deze stellingname gemotiveerd bestreden.

Nu het in dit stadium van het geding op de weg van Lancôme had gelegen om haar stelling nader te onderbouwen en zij dit heeft nagelaten, gaat het hof eveneens aan deze stelling als onvoldoende onderbouwd voorbij.

4.7.1. Uit hetgeen hiervoor in r.o. 4.6.1. is overwogen volgt dat Lancôme in deze procedure kan worden ontvangen voor zover zij haar vorderingen -wegens verwateringsgevaar van haar merk Trésor door het gebruik van het merk Female Treasure- heeft gebaseerd op art. 6:162 BW.

Dit brengt het hof tot dezelfde conclusie als de rechtbank namelijk dat [geïntimeerde sub 2] terecht in deze procedure is betrokken, nu hij houder is van het merk Female Treasure en als zodanig kan worden aangesproken. De omstandigheid dat de vorderingen van Lancôme op deze grondslag niet voor toewijzing in aanmerking komen, doet daaraan niet af. Grief I in het incidenteel appel faalt in zoverre. Voor zover [geïntimeerde sub 2] op andere gronden door Lancôme wordt aangesproken, zal daarover in het navolgende worden beslist.

4.9. Met grief II in het incidenteel appel richten Kecofa c.s. zich tegen het oordeel van de rechtbank dat de Auteurswet 1912 (Aw) niet in de weg staat aan de auteursrechtelijke bescherming van een geurcombinatie, mits is voldaan aan de voor auteursrechtelijke bescherming geldende eisen.

Met de overige grieven in het principaal appel komt Lancôme op tegen de daaropvolgende overwegingen van de rechtbank, waarin zij Lancôme heeft belast met de hiervoor onder 4.2.7. genoemde bewijsopdrachten in plaats van haar vorderingen direct toe te wijzen.

Deze grieven lenen zich voor een gezamenlijke behandeling.

4.10. Het geschil spitst zich in de eerste plaats toe op de vraag of het parfum Trésor van Lancôme in aanmerking komt voor bescherming op grond van de Aw.

Daartoe moet in dit geval worden beoordeeld (a) of sprake is van een werk dat naar zijn aard voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, en (b) of dit werk een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

4.11.1. Kecofa c.s. hebben er naar het oordeel van het hof terecht op gewezen dat van belang is hier onderscheid te maken tussen enerzijds de reukstof (de stof die als gevolg van haar samenstelling een bepaalde geur verspreidt en daartoe vervaardigd en gebruikt wordt) en anderzijds de geur (datgene wat de mens met zijn reukzintuig kan waarnemen).

Het hof verstaat de stellingen van Lancôme, die in dit verband herhaaldelijk spreekt van "haar parfum Trésor", aldus dat de bedoelde bescherming wordt ingeroepen voor de reukstof, dat wil zeggen de stof die zich bevindt in de flesjes die door haar onder het merk Trésor op de markt worden gebracht.

b) oorspronkelijk karakter

4.12.1. Lancôme heeft ter onderbouwing van haar stelling dat het parfum Trésor een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt onder meer gesteld dat het parfum Trésor

- is voortgekomen uit een bijzonder creatief ontwikkelingstraject: uit honderden mogelijke olfactorische bestanddelen heeft de parfummaker een aantal (naar het hof begrijpt: ongeveer 25) olfactorische bestanddelen geselecteerd, hetgeen heeft geleid tot een zeer specifieke combinatie;

- een combinatie is van onder meer de frisse bloemgeur van witte rozen en lelietjes-van-dalen, versterkt door de poederachtige geur van iris, abrikozenbloesem en heliotroop en met een achtergrond van amber, sandelhout en musk;

- het resultaat is van het feit dat Lancôme er bij de samenstelling bewust naar gestreefd heeft een opvallend en uniek parfum te maken;

- vanwege de geur al direct bij zijn introductie bijzonder populair was.

4.12.5. De enkele omstandigheid dat een parfum wat betreft een aantal algemeen omschreven kenmerken zou passen binnen een bestaande stijl of traditie is onvoldoende om te besluiten dat de specifieke samenstelling van dat parfum niet oorspronkelijk is. Om dezelfde reden kan ook de stelling, dat het parfum Trésor "vergelijkbaar" zou zijn met een eerder bestaand parfum, niet tot een ander oordeel leiden.

De stelling van Kecofa c.s. dat het parfum Trésor een bewerking zou zijn van het parfum "Exclamation", impliceert dat Trésor aan dat parfum zou zijn ontleend, maar Kecofa c.s. hebben die stelling onvoldoende onderbouwd. Gelet op de concrete en op zichzelf niet weersproken stellingen waarmee Lancôme het creatieve ontwikkelingsproces en het oorspronkelijk karakter van het parfum Trésor heeft geïllustreerd, had naar het oordeel van het hof van Kecofa c.s. mogen worden verlangd dat zij de beweerde ontlening, welke Lancôme betwist heeft, meer concreet met feiten hadden onderbouwd dan wel te bewijzen had aangeboden, hetgeen zij echter hebben nagelaten.

4.15.1. Naar Frans recht wordt de rechtspersoon die het werk openbaar maakt, vermoed de auteursrechthebbende daarvan te zijn.

Nu vast staat dat het parfum Trésor onder de naam van Lancôme openbaar is gemaakt, wordt Lancôme naar Frans recht vermoed de auteursrechthebbende te zijn van dit parfum. Dit vermoeden kan alleen door de werkelijke maker

-en niet door een derde- worden ontkracht (Franse Cour de Cassation d.d. 3 april 2001, prod. pleidooi hoger beroep Lancôme). De betwisting van het makerschap door Kecofa c.s. is naar Frans recht dan ook niet terzake dienend, zodat het hof daaraan voorbij gaat.

4.15.2. Ook indien de hiervoor in r.o. 4.14. vermelde vraag naar Nederlands recht zou moeten worden beantwoord, zoals Kecofa c.s. aanvoeren, kan dat Kecofa c.s. niet baten.

Naar Nederlands recht wordt een vennootschap als maker van het werk aangemerkt indien zij het werk als van haar afkomstig openbaar maakt, zonder daarbij enig natuurlijk persoon als maker er van te vermelden.

Vast staat dat het parfum Trésor openbaar wordt gemaakt als afkomstig van Lancôme, zonder daarbij enig natuurlijk persoon als maker daarvan te vermelden. Dit leidt tot de conclusie dat Lancôme ook naar Nederlands recht wordt aangemerkt als auteursrechthebbende op het parfum Trésor (art. 8 Aw jo. art. 1 Aw).

" 24 olfactorische bestanddelen hebben beide parfums gemeen. Trésor bevat twee bestanddelen die niet in Female Treasure aangetroffen worden. Anderzijds wordt in Female Treasure een bestanddeel aangetroffen dat niet bij Trésor bestaat, maar dit bestanddeel is een goedkope substituut voor Musk Keton.

Het is duidelijk dat twee parfums die een groot aantal gezamenlijke olfactorische bestanddelen laten zien, dezelfde geurindruk zullen geven en dat dit niet met toeval te maken heeft. Met andere woorden het feit dat twee parfums een aanzienlijk aantal gezamenlijke geurbestanddelen vertonen, vormt een sterke aanwijzing voor nabootsing, althans voor het streven naar gelijkenis.

Het gebeurt ook dat bepaalde bestanddelen zich slechts in een van de twee parfums bevinden. Als dat andere parfum echter op zijn beurt een ander bestanddeel vertoont waarbij dezelfde aanduidingen horen als bij een bestanddeel van het eerste parfum, dan gaat het om een vervanging die geen enkele invloed heeft op de indruk die de geur bij de consument achterlaat. Dat geval doet zich voor bij een van de muskusachtige bestanddelen dat als "Musk Ketone" voorkomt in Trésor en als Gamma Dodecalacton in Female Treasure.

Laten we ervan uitgaan dat een samensteller van een parfum beschikt over een "palet" van een paar honderd aromatische grondstoffen. In het onderhavige geval tellen beide parfums ongeveer 25 olfactorische hoofdbestanddelen. Als men bedenkt dat de parfumeur deze bestanddelen kiest uit een palet dat tot 10 mogelijke bestanddelen is teruggebracht, dan bestaan er 1025 mogelijke combinaties.

Ieder parfum bevat tussen 10 tot 50 olfactorische bestanddelen met een hoog concentratiegehalte. De kans dat twee parfumeurs onafhankelijk van elkaar op een combinatie uitkomen die slechts in twee bestanddelen van een andere combinatie verschilt, is 1023.

Om te kunnen begrijpen hoe onwaarschijnlijk het is dat twee parfums bij toeval zo dicht bij elkaar liggen als bij Trésor en Female Treasure het geval is, kunnen we dit vergelijken met onderstaande kansberekening voor het winnen van de lotto. De kans om de combinatie van de 6 winnende nummers te vinden is ongeveer 107. De kans om bij toeval 24 van de 26 bestanddelen van Trésor te vinden is net zo laag als de kans om een eeuw lang elke dag de winnende cijfers van de lotto te trekken!

Concluderend kunnen wij vaststellen dat bijna alle door L'Oréal voor haar parfum Trésor gebruikte grondstoffen op identieke wijze in het parfum Female Treasure worden aangetroffen op identieke wijze of in de vorm van een substituut. Deze overeenkomsten bij de door Kecofa in haar parfum Female Treasure gebruikte grondstoffen worden bevestigd door de zintuiglijke overeenkomsten. "

" De uitkomsten van de fysisch-chemische analyse worden bevestigd door de uitkomsten van de zintuiglijke analyse:

Het parfum Female Treasure vertoont sterke gelijkenis met het parfum Trésor:

* (...)

* door de mate van verwarring die door middel van het zintuiglijke representatieve steekproef is vastgesteld: als men rekening houdt met het aselecte karakter van de steekproef was driekwart van de deelnemers aan de steekproef niet in staat beide parfums van elkaar te onderscheiden."

4.17.3. Vast staat dat de ongeoorloofde verveelvoudiging Female Treasure in 1993 op de markt is gebracht en dat Lancôme er in elk geval in 1994 mee bekend was dat Kecofa de daarvoor aansprakelijke rechtspersoon was.

Het hof is met Lancôme van oordeel dat het op de markt brengen van een ongeoorloofde verveelvoudiging kan worden aangemerkt als een voortdurende inbreuk op haar auteursrecht, die telkens opnieuw een onrechtmatige daad jegens Lancôme oplevert. Dit brengt mee dat de verbintenis tot het vergoeden van schade dag voor dag ontstaat, zodat ook de verjaringstermijn dag voor dag gaat lopen.

4.24. Ten aanzien van de in de memorie van grieven onder III (schadevergoeding) en IV (winstafdracht) vermelde vorderingen geldt het volgende.

Een redelijke, binnen het algemene stelsel van het vermogensrecht passende uitleg van art. 27a Aw brengt mee dat niet meer dan een bedrag gelijk aan het grootste van de totaalbedragen gevorderd aan winstafdracht respectievelijk schade uit gederfde winst kan worden toegewezen (HR 14-4-2000, NJ 2000, 489).

Op grond van de stellingen van Lancôme kan thans niet worden vastgesteld of zij schade uit gederfde winst heeft geleden. Dit betekent dat de gevorderde schadevergoeding niet ex aequo et bono kan worden vastgesteld op een bedrag van € 45.378,02. Dit onderdeel van de onder III vermelde vordering wordt daarom afgewezen.

Het voorgaande laat overigens onverlet dat schade van andere aard, niet bestaande in gederfde winst met betrekking tot de verkochte inbreukmakende producten, wel toewijsbaar is naast het bedrag van de ten gevolge van de inbreuk genoten winst.

Cumulatie van winstafdracht met de gevorderde kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid is wel mogelijk.

Lancôme heeft ter vaststelling van voormelde schade en aansprakelijkheid een tweetal facturen d.d. 24 januari 1996 en 30 december 2003 (ad fl. 12.337,50 en € 10.800,-) in het geding gebracht betreffende de markt- en onderzoeksrapporten. Het hof acht deze kosten in de gegeven omstandigheden redelijk en de verrichte werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Het hof zal mitsdien deze schade vaststellen op een bedrag ad € 16.398,51 in totaal.

De wettelijke rente over de factuur d.d. 24 januari 1996 ad fl. 12.337,50 (€ 5.598,51) zal, nu daartegen geen verweer is gevoerd en daar ook voor het overige niets aan in de weg staat, conform de vordering worden toegewezen vanaf de dag van de inleidende dagvaarding (13 juli 2000) tot aan de dag der voldoening.

Op de factuur d.d. 30 december 2003 ad € 10.800,- is een betalingstermijn van dertig dagen vermeld. Nu niet is gesteld dat Lancôme deze factuur eerder heeft voldaan zal de wettelijke rente hierover worden toegewezen met ingang van 30 dagen na het verstrijken van de factuurdatum. Het hof zal dit onderdeel van de vordering op de in het dictum vermelde wijze toewijzen.

Daarnaast zal de gevorderde winstafdracht conform de vordering worden toegewezen.

5.3. beveelt Kecofa om uiterlijk op de dertigste dag na betekening van dit arrest aan de advocaat van Lancôme (mr. Ch. Gielen) een door een registeraccountant gecertificeerde opgave te verstrekken betreffende:

a) de totale hoeveelheid na 12 juli 1995 door Kecofa geproduceerde en/of ingekochte inbreukmakende producten;

b) de totale hoeveelheid na 12 juli 1995 door Kecofa verkochte inbreukmakende producten;

c) de door Kecofa na 12 juli 1995 gehanteerde in- en verkoopprijzen van de inbreukmakende producten;

d) alle namen en adressen van de (rechts)personen aan wie Kecofa na 12 juli 1995 de inbreukmakende producten heeft geleverd;

e) de volledige namen en adressen van alle na 12 juli 1995 bij de productie en verhandeling van de inbreukmakende producten betrokken (rechts)personen;

f) de totale bij Kecofa nog in voorraad zijnde hoeveelheid inbreukmakende producten,

zulks op straffe van een dwangsom van € 2.500,- per keer of per dag dat Kecofa handelt in strijd met één of meer van de onder 5.3. genoemde bevelen;

5.5. veroordeelt Kecofa om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Lancôme te voldoen een bedrag van € 16.398,51 vermeerderd met de wettelijke rente over een bedrag van:

€ 5.598,51 vanaf 13 juli 2000 tot aan de dag van de voldoening;

€ 10.800,-- vanaf 30 januari 2004 tot aan de dag van de voldoening;