Hoge Raad, 14-04-2000, AA5519, C98/270HR

14 april 2000

Eerste Kamer

Nr. C98/270HR

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

1. H.B.S. TRADING B.V.,

gevestigd te Schagen,

EISERESSEN tot cassatie,

advocaat: mr E. van Staden ten Brink,

gevestigd te Rodovre, Denemarken,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr H.A. Groen.

1.Het geding in feitelijke instanties

Verweerster in cassatie - verder te noemen: Danestyle - heeft bij exploiten van 22 en 23 september 1997 eiseressen tot cassatie - verder te noemen: HBS en Spendax of HBS c.s. - in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Alkmaar en gevorderd bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande verzet, hoger beroep of borgtocht:

Ia. HBS c.s. gezamenlijk en elk afzonderlijk te gebieden om onmiddellijk na betekening van het te dezen te wijzen vonnis in de Benelux elke inbreuk op Danestyle’s in het lichaam van de dagvaarding omschreven model- en auteursrechten, respectievelijk hun in het lichaam van de dagvaarding omschreven onrechtmatige daad, te staken en gestaakt te houden;

Ib. HBS c.s. gezamenlijk en elk afzonderlijk te veroordelen tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van ƒ 1.000,-- voor elke overtreding van het sub Ia gevorderde verbod door HBS c.s., waarbij elke hoofdsteun, die te koop wordt aangeboden, verkocht geleverd, of anderszins ter beschikking van derden wordt gesteld, of voor een dergelijk doel in voorraad wordt gehouden, zal gelden als een afzonderlijke overtreding;

IIa. HBS c.s. gezamenlijk en elk afzonderlijk te gebieden om binnen zeven dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan Danestyle’s raadsman te verstrekken een door een registeraccountant gecontroleerde lijst, subsidiair een lijst, waarop vermeld staan de gekochte hoeveelheden van de in het lichaam van deze dagvaarding omschreven inbreukmakende waar, de leverancier ervan, de data waarop en de prijs waartegen deze waar gekocht is, zomede al het andere dat HBS c.s. omtrent de toeleveringskanalen bekend is, de afnemers ervan, het aantal ervan dat HBS c.s. hebben afgezet, de prijs waartegen HBS c.s. hebben afgezet, en de grootte van hun voorraad van de litigieuze waar, zomede kopieën van alle inkoopfacturen;

IIb.HBS c.s. gezamenlijk en elk afzonderlijk te gebieden om binnen zeven dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis alle exemplaren van de in het lichaam van deze dagvaarding omschreven inbreukmakende waar die zich ten tijde van het betekenen van dit vonnis nog onder hun afnemers bevinden terug te kopen of anderszins terug te halen, onder aanbieding aan die afnemers de publieksverkoopprijs, subsidiair de koopprijs vermeerderd met kosten, meer subsidiair de koopprijs, te vergoeden;

IIc. HBS c.s. gezamenlijk en elk afzonderlijk te gebieden om binnen veertien dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan Danestyle’s raadsman te verstrekken een door een registeraccountant gecontroleerde lijst, subsidiair een lijst, waarop vermeld staan de hoeveelheden van de krachtens het onder IIb omschreven gebod teruggekochte en/of teruggehaalde exemplaren van het in het lichaam van deze dagvaarding omschreven inbreukmakende waar;

IId. HBS c.s. gezamenlijk en elk afzonderlijk te gebieden om binnen veertien dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis alle exemplaren van de inbreukmakende waar die HBS c.s. blijkens de sub IIa en/of IIc omschreven lijst onder zich hebben ten overstaan van een deurwaarder te vernietigen en binnen twee dagen na die vernietiging het proces-verbaal daarvan aan Danestyle’s raadsman ter hand te stellen;

IIe. HBS c.s. ieder te veroordelen tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van ƒ 5.000,-- voor elke dag dat HBS c.s. in gebreke blijven aan de sub IIa en/of IIb en/of IIc en/of IId omschreven geboden, of een deel daarvan, te voldoen, waarbij een gedeelte van een dag voor een gehele zal gelden;

III. HBS hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan Danestyle van een voorschot op schadevergoeding van ƒ 50.000,--, althans van een zodanig bedrag als de President in goede justitie zal vermenen te behoren.

HBS c.s. hebben de vorderingen bestreden.

De President heeft bij vonnis van 23 oktober 1997:

1. HBS c.s. gezamenlijk en elk afzonderlijk geboden om onmiddellijk na betekening van dit vonnis in Nederland elke inbreuk op Danestyle’s in de dagvaarding nader omschreven model- en auteursrechten te staken en gestaakt te houden;

2. HBS c.s. gezamenlijk en elk afzonderlijk veroordeeld tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van ƒ 1.000,-- voor elke overtreding van het sub 1 gevorderde gebod door HBS c.s., waarbij elke hoofdsteun, die te koop wordt aangeboden, verkocht, geleverd, of anderszins ter beschikking van derden wordt gesteld of voor een dergelijk doel in voorraad wordt gehouden, zal gelden als een afzonderlijke overtreding;

3. HBS c.s. gezamenlijk en elk afzonderlijk geboden om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan Danestyle’s raadsman te verstrekken een lijst, waarop vermeld staan de gekochte hoeveelheden van de inbreukmakende waar, de data waarop en de prijs waartegen deze waar gekocht is, zomede al het andere dat HBS c.s. omtrent de toeleveringskanalen bekend is, de afnemers ervan, het aantal ervan dat HBS c.s. hebben afgezet, de prijs waartegen HBS c.s. hebben afgezet, en de grootte van hun voorraad van de litigieuze waar, zomede kopieën van alle inkoopfacturen;

4. HBS c.s. gezamenlijk en elk afzonderlijk geboden om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis alle exemplaren van de inbreukmakende waar die HBS c.s. blijkens de sub 3 omschreven lijst onder zich hebben ten overstaan van een deurwaarder te vernietigen en binnen twee dagen na die vernietiging het proces-verbaal daarvan aan Danestyle’s raadsman ter hand te stellen;

5. HBS c.s. veroordeeld tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van ƒ 1.000,-- voor elke dag dat zij in gebreke blijven aan de sub 3 en/of sub 4 omschreven geboden, of een deel daarvan, te voldoen, waarbij een gedeelte van een dag voor een hele zal gelden, met een maximum tot ƒ 60.000,--;

6. HBS c.s in de kosten van het geding

veroordeeld;

7. dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaard;

8.het meer of anders gevorderde geweigerd.

Tegen dit vonnis heeft Danestyle hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam.

Bij arrest van 11 juni 1998 heeft het Hof de beslissingen onder 1 en 8 van het bestreden vonnis vernietigd en, in zoverre opnieuw rechtdoende:

1. HBS c.s. gezamenlijk en elk afzonderlijk geboden om onmiddellijk na betekening van dit arrest in de Benelux elke inbreuk op Danestyle’s in de inleidende dagvaarding nader omschreven model- en auteursrechten te staken en gestaakt te houden;

2. HBS c.s. hoofdelijk veroordeeld om aan Danestyle een voorschot op de aan haar verschuldigde schadevergoeding te betalen van ƒ 50.000,--;

3. dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaard;

4. het in hoger beroep meer of anders gevorderde afgewezen;

5. het vonnis waarvan beroep, voor zover aan zijn oordeel onderworpen, voor al het overige bekrachtigd;

6. de kosten van het hoger beroep gecompenseerd.

2.Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het Hof hebben HBS c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Danestyle heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal Bakels strekt tot vernietiging van het bestreden arrest, met verwijzing van de zaak naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage en met veroordeling van Danestyle in de proceskosten.

3.Beoordeling van het middel

3.1 Het gaat in deze zaak om het volgende.

Danestyle is rechthebbende op het model van een opblaasbare hoofdsteun, welk model in 1985 bij het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen is gedeponeerd en ingeschreven onder nummer 13674-00. De inschrijving is in oktober 1985 gepubliceerd.

HBS en Spendax hebben zonder licentie gelijksoortige hoofdsteunen, afkomstig uit Hong Kong, op de Nederlandse markt gebracht.

HBS en Spendax hebben na sommatie erkend dat deze hoofdsteunen inbreuk maken op het model- en auteursrecht van Danestyle. Zij hebben terstond de verkoop ervan gestaakt, aan Danestyle opgegeven bij wie zij de hoofdsteunen hadden betrokken, en daarbij een lijst van hun afnemers overgelegd.

Danestyle heeft daarmee geen genoegen genomen. In het onderhavige kort geding heeft zij een verbod van verdere inbreukmakende handelingen gevorderd, met een aantal nevenvorderingen, en voorts gevorderd dat HBS en Spendax worden veroordeeld tot betaling van een voorschot van ƒ 50.000,-- op de aan Danestyle verschuldigde schadevergoeding.

De President heeft eerstbedoelde vordering toegewezen, daarbij het verbod echter beperkende tot Nederland. Ook heeft hij de meeste nevenvorderingen, met zekere beperkingen, toegewezen. Hij heeft de gevraagde veroordeling tot betaling van een voorschot evenwel geweigerd.

Het Hof heeft het inbreukverbod uitgebreid tot het gehele Beneluxgebied en HBS en Spendax alsnog hoofdelijk veroordeeld tot betaling van een voorschot van ƒ 50.000,-- op de door hen aan Danestyle verschuldigde schadevergoeding. Tegen deze laatste beslissing richt zich het middel.

3.2 Het Hof heeft met betrekking tot de vijfde appelgrief van Danestyle, die opkwam tegen de weigering van de President om HBS en Spendax tot betaling van een voorschot te veroordelen, in rov. 4.12 van zijn arrest het volgende overwogen:

“H.B.S. c.s. betwisten, ten eerste, dat Danestyle een spoedeisend belang bij dit onderdeel van haar vordering heeft. Het - niet betwiste - dringend en spoedeisend belang van Danestyle bij haar vordering tot, kort gezegd, staking van het inbreukmakend handelen van H.B.S. c.s. is echter genoegzaam voor de ontvankelijkheid van (ook) deze vordering."

Onderdeel 1 van het middel klaagt dat het Hof aldus heeft miskend dat vorderingen tot betaling van een geldsom in kort geding terughoudend dienen te worden benaderd en dat, ingeval in kort geding zowel maatregelen tot staking van inbreukmakend handelen als een voorschot op vergoeding van de te dier zake geleden schade worden gevorderd, ten aanzien van beide vorderingen moet worden getoetst of zich het vereiste spoedeisend belang voordoet. In elk geval, aldus het onderdeel, mag de kort-gedingrechter zich van die toetsing niet onthouden op de enkele grond dat het spoedeisend belang bij de vordering tot staken van de inbreukmakende handeling vaststaat.

De klacht is gegrond. Zoals de Hoge Raad in zijn arrest van 22 januari 1982, nr. 11871, NJ 1982, 505, heeft overwogen, is met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom, terughoudendheid op zijn plaats, en moeten dienaangaande naar behoren feiten en omstandigheden worden aangewezen die meebrengen dat een zodanige voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is. Deze verzwaring van de motiveringseisen is opnieuw tot uitdrukking gebracht in HR 19 februari 1993, nr. 8112, NJ 1995, 704. Aan die eisen heeft het Hof niet voldaan, nu uit de enkele omstandigheid dat een spoedeisend belang bij het gevraagde inbreukverbod bestaat, niet volgt dat een zodanig belang óók bestaat bij toewijzing van een geldsom als voorschot op een ter zake van reeds gepleegde inbreuken verschuldigde schadevergoeding.

3.3.4Het Hof heeft in zijn rov. 4.18 overwogen dat Danestyle gemotiveerd heeft aangevoerd dat de door haar gederfde licentievergoeding ƒ 2,50 per exemplaar bedraagt en dat de door HBS en Spendax op de namaak-hoofdsteuntjes gemaakte winst in ieder geval ƒ 1,10 per verkocht exemplaar moet hebben bedragen.

Onderdeel 2.5.1 wijst erop dat die stellingen pas bij pleidooi in hoger beroep zijn aangevoerd, en klaagt dat het Hof heeft miskend dat van een procespartij moeilijk kan worden verlangd gemotiveerd te reageren op hetgeen zij aldus en detail voor het eerst hoort. De klacht faalt reeds omdat uit de gedingstukken niet blijkt dat HBS en Spendax bezwaar hebben gemaakt tegen het aanvoeren van de bedoelde feiten.

3.3.5Subonderdeel 2.5.2 strekt ten betoge dat de uit ’s Hofs rov. 4.18 blijkende gedachtengang ontoereikend is voor een voorlopige schadebegroting: bij de door het Hof gekozen uitgangspunten zouden HBS en Spendax immers niet ƒ 1,10 winst hebben gemaakt als zij ƒ 2,50 licentievergoeding hadden moeten betalen. Bovendien, aldus dit betoog, is de door Danestyle gewenste cumulatie van winstafdracht en schadevergoeding niet zo vanzelfsprekend dat daarop in kort geding vooruitgelopen kan worden, en had het Hof nader moeten motiveren dat en waarom het ook op een vordering tot winstafdracht vooruit wilde lopen.

Bij de beoordeling van dit betoog moet in aanmerking worden genomen dat het Hof blijkens zijn rov. 4.17 de vordering van Danestyle, die zich beroept op art. 27a lid 1 van de Auteurswet, aldus heeft begrepen dat deze strekt tot vergoeding van schade bestaande uit gederfde licentievergoedingen, verlies op een gemiste order en verschillende in verband met de inbreuken door Danestyle gemaakte kosten, alsmede tot afdracht van de door HBS en Spendax tengevolge van de inbreuk gemaakte winst. De in ’s Hofs rov. 4.18 vermelde bedragen hebben betrekking op de gederfde licentievergoedingen en de gemaakte winst; in zijn rov. 4.19 heeft het Hof voorts vastgesteld dat HBS en Spendax 18.816 exemplaren hebben (ingevoerd en) verkocht. Aan deze gegevens heeft het Hof in rov. 4.19 de slotsom verbonden dat “de schade van Danestyle in ieder geval in de orde van ƒ 65.000,-- zal liggen". Kennelijk is het Hof dus ervan uitgegaan dat de bodemrechter in ieder geval ter zake van elk der 18.816 verkochte namaakproducten een bedrag van ƒ 2,50 aan gederfde licentievergoeding plus een bedrag van ƒ 1,10 aan af te dragen winst zal toewijzen. Het Hof heeft derhalve geoordeeld dat, indien degene op wiens auteursrecht inbreuk is gemaakt op de voet van art. 27a Auteurswet naast schadevergoeding ook winstafdracht vordert, deze beide vorderingen - zo op zichzelf op juiste wijze begroot - zonder beperking cumulatief toewijsbaar zijn.

Laatstbedoeld oordeel berust op een onjuiste uitleg van het bepaalde in art. 27a Auteurswet. Indien, zoals hier, behalve vergoeding van schade bestaande in gederfde licentievergoedingen tevens afdracht van winst wordt gevorderd, brengt een redelijke, binnen het algemene stelsel van het vermogensrecht passende, uitleg van die bepaling mee dat niet meer dan een bedrag gelijk aan het grootste van die beide bedragen kan worden toegewezen. Dit laat overigens onverlet dat schade van àndere aard, niet bestaande in gederfde winst met betrekking tot de verkochte inbreukmakende producten, wel toewijsbaar kan zijn naast het bedrag van de tengevolge van de inbreuk genoten winst.

Het subonderdeel is derhalve gegrond voor zover het erover klaagt dat het Hof ten onrechte de door Danestyle gewenste cumulatie van winstafdracht en schadevergoeding vanzelfsprekend heeft geacht.

3.3.6Subonderdeel 2.6 faalt omdat het miskent dat het Hof in dit kort geding vrij was de bewijslast ten aanzien van het in het subonderdeel bedoelde verweer op HBS en Spendax te leggen, nu het voorshands had aangenomen dat Danestyle als gevolg van de inbreuk schade heeft geleden.

Subonderdeel 2.7 is eveneens tevergeefs voorgesteld, nu het zich richt tegen een overweging ten overvloede.

4.Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 11 juni 1998;

verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar het Gerechtshof te ’s-Gravenhage;

veroordeelt Danestyle in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van HBS en Spendax begroot op ƒ 1.454,86 aan verschotten en ƒ 3.500,-- voor salaris.