Hoge Raad, 20-11-2009, BJ6999, 07/13142

20 november 2009

Eerste Kamer

07/13142

EV/AS

1. LEGO NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

2. LEGO SYSTEM A/S,

gevestigd te Billund, Denemarken,

EISERESSEN tot cassatie,

advocaat: mr. R.S. Meijer,

1. MEGA BRANDS INC., voorheen genaamd Mega Bloks Inc.,

gevestigd te Montreal, Canada,

2. MEGA BRANDS EUROPE NV/SA, voorheen genaamd Mega Bloks Europe NV/SA,

gevestigd te Temse, België,

VERWEERSTERS in cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. H.J.A. Knijff, thans mr. R.A.A. Duk.

Mega Brands heeft bij exploot van 4 februari 2003 Lego gedagvaard voor de rechtbank Breda en gevorderd, kort gezegd, te verklaren voor recht dat de invoer, uitvoer, het aanbieden, de verkoop en distributie en in voorraad hebben van de speelgoedbouwsystemen Mega Bloks Micro en Mega Bloks Mini niet te kwalificeren zijn als "slaafse nabootsing" en dat deze handelingen op die grond niet onrechtmatig zijn jegens Lego en dat deze handelingen derhalve aan Mega Brands en hun afnemers in Nederland is toegestaan.

Lego heeft de vordering bestreden en, in reconventie, gevorderd, kort gezegd, de invoer, uitvoer, het aanbieden, de verkoop en distributie en in voorraad hebben van de speelbouwsystemen Mega Bloks Micro en Mega Bloks Mini in Nederland te verbieden op straffe van een dwangsom.

De rechtbank heeft bij vonnis van 6 juli 2005 in conventie de vordering afgewezen en in reconventie de vordering toegewezen, voor zover het twee typen steentjes betreft.

Tegen dit vonnis heeft Mega Brands hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch en haar eis vermeerderd. Lego heeft incidenteel hoger beroep ingesteld en daarbij haar reconventionele vordering gewijzigd en vermeerderd.

Na tussenarresten waarbij het hof het bezwaar van Mega Brands tegen de wijziging en vermeerdering van eis van Lego ongegrond heeft verklaard, respectievelijk het bezwaar van Lego tegen een verdere wijziging van eis door Mega Brands gegrond, heeft het hof bij eindarrest van 12 juni 2007 in het principaal appel en het incidenteel appel het vonnis waarvan beroep zowel in conventie als in reconventie vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de verklaring voor recht, zoals gevorderd door Mega Brands, toegewezen en de vordering van Lego afgewezen.

De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

Tegen het eindarrest van het hof van 12 juni 2007 heeft Lego beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Mega Brands heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor Mega Brands mede door mr. W.A. Hoyng, advocaat te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging en verwijzing.

Mr. Hoyng heeft bij brief van 18 september 2009 namens Mega Brands op die conclusie gereageerd.

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Eiseres onder (2) is producente van constructiespeelgoed dat in de uitvoeringen BABY, LEGO en DUPLO op de markt wordt gebracht.

(ii) In Nederland worden deze producten verkocht door eiseres onder (1). De basiselementen van LEGO en DUPLO zijn in Nederland algemeen bekend. DUPLO is tweemaal zo groot als Lego; onderling zijn de elementen compatibel. DUPLO is bestemd voor jongere kinderen, LEGO voor het wat oudere kind.

(iii) Lego Juris A/S is houdster van de Benelux-merkinschrijvingen voor LEGO (nr. 0054491 van 20 september 1971) en DUPLO (nr. 0366884 van 3 juli 1980). Licenties zijn ingeschreven voor eiseressen. Lego Juris A/S heeft eiseres onder (2) gemachtigd in merkinbreukzaken op te treden.

(iv) Met betrekking tot de basiselementen van LEGO en DUPLO komt Lego geen beroep (meer) toe op enig recht van intellectuele eigendom.

(v) Verweerster onder (1) is producent van constructiespeelgoed dat zij onder de merknaam Mega Bloks verkoopt. Mega Bloks wordt vervaardigd in de uitvoeringen BABY, MAXI, MINI en MICRO.

(vi) Verweerster onder (2) verkoopt de producten BABY en MAXI in Nederland. Mega Brands verkoopt de producten MINI en MICRO wel in andere landen, zoals Duitsland en België, maar niet in Nederland. Mega Brands wil deze beide producten ook in Nederland gaan verkopen, maar stuit daarbij op verzet van Lego. MINI komt in uiterlijk en vormgeving grotendeels overeen en is compatibel met DUPLO; MICRO met LEGO.

(vii) Mega Brands heeft in verband met dit verzet van Lego begin 2007 vier marktonderzoeken doen uitvoeren door [A]. Het resultaat van deze onderzoeken is neergelegd in een rapport van 21 maart 2007.

3.2 Het gaat in deze zaak om de vraag of Mega Brands onrechtmatig handelt jegens Lego door - kort gezegd - het hier te lande (gaan) aanbieden en distribueren van de speelgoedbouwsystemen Mega Bloks MICRO en Mega Bloks MINI, op de grond dat sprake is van 'slaafse nabootsing' van de overeenkomstige Lego-systemen. De rechtbank heeft die vraag bevestigend beantwoord, het hof ontkennend. Het hof heeft, onder verwijzing naar HR 30 oktober 1998, nr. C97/084, LJN ZC2760, NJ 1999, 84, onderzocht of, indien in dit geval sprake is van verwarringwekkende nabootsing door Mega Brands, daarvoor een rechtvaardiging bestaat. Het hof heeft die rechtvaardiging aanwezig geacht in de omstandigheid, kort gezegd, dat, mede gelet op het hiervoor in 3.1 onder (vii) genoemde onderzoeksrapport, bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek - de potentiële kopers van constructiespeelgoed - een behoefte blijkt te bestaan aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met het bestaande en wijdverbreide Lego-systeem. Het heeft op die grond geoordeeld dat de nabootsing door Mega Brands van die eigenschappen van dat systeem welke noodzakelijk zijn om deze compatibiliteit en uitwisselbaarheid tot stand te brengen niet onrechtmatig is, ook niet indien die nabootsing leidt tot producten die door hun uiterlijk verwarring zouden kunnen opleveren met (elementen van) het bedoelde systeem. (rov. 4.13-4.16)

De op genoemd onderzoeksrapport door Lego uitgeoefende kritiek heeft het hof als niet voldoende gemotiveerd gepasseerd (rov. 4.17-4.18).

Dit alles is uitgemond in de (in rov. 4.19 neergelegde) conclusie dat sprake is van nabootsen, doch dat daarvoor een rechtvaardiging is gelegen in de bij potentiële kopers bestaande behoefte bouwsteentjes te kunnen aanschaffen die naar maatvoering en uiterlijk passen op/bij de steentjes die men al bezit, hetgeen in de praktijk van het Nederlandse huisgezin in veel gevallen LEGO en DUPLO is. Voorts, dat om aan die wens tegemoet te komen, een producent zijn producten aan maatvoering en uiterlijk van LEGO en DUPLO zal moeten aanpassen. Ten slotte is naar het oordeel van het hof voldoende komen vast te staan dat voor Mega Brands de nabootsing van zowel de afmetingen als de overige vormaspecten van de basiselementen van LEGO en DUPLO noodzakelijk is voor het tot stand brengen van de compatibiliteit en uitwisselbaarheid als bedoeld in rov. 4.15.

3.3.1 Onderdeel 1 van het middel keert zich tegen rov. 4.15. Het klaagt dat, behoudens bijkomende omstandigheden die niet zijn vastgesteld, het louter bestaan van een behoefte bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met LEGO en DUPLO als bestaande en wijdverbreide speelgoedconstructiesystemen, rechtens niet, althans niet zonder meer een voldoende rechtvaardiging kan opleveren voor een verwarringwekkende, slaafse nabootsing van die bestaande systemen, gezien de navolgende (veronderstellenderwijs) vaststaande omstandigheden:

(1) LEGO en DUPLO hebben als uiterst succesvolle en eerder deels door een octrooirecht beschermde speelgoedconstructiesystemen in hoge mate een eigen gezicht in de relevante markt;

(2) De blokjes van Mega Brands veroorzaken door de volstrekt met die van Lego overeenstemmende totaalindruk een concreet verwarringsgevaar en serieus afbreukrisico voor de producten van Lego;

(3) er bestaat voor Mega Brands geen enkele door technische, functionaliteits- of andere objectieve (standaardisatie-)eisen bepaalde noodzaak voor exacte nabootsing van de vormgeving van LEGO en DUPLO;

(4) er zijn vele speelgoedconstructiesystemen met een van LEGO en DUPLO afwijkende vormgeving mogelijk, die ook feitelijk worden verhandeld; Mega Brands wil louter profiteren van het succes, de bekendheid en het marktaandeel van Lego.

3.4.1 De klachten van onderdeel 2 zijn gericht tegen rov. 4.16, 4.18 en 4.19. Onderdeel 2.1 bouwt voort op onderdeel 1, zodat het evenmin doel treft. Onderdeel 2.2 klaagt dat het hof (in rov. 4.15) ten onrechte van de veronderstelling is uitgegaan dat het, vanwege de voor de speelmogelijkheden met LEGO en DUPLO essentiële compatibiliteit, bepaald voor de hand ligt dat potentiële kopers zich niet alleen laten leiden door hetgeen aan nieuwe producten te koop wordt aangeboden, maar ook door hetgeen zij op het gebied van dat speelgoed al in huis hebben of waarvan zij weten dat het kind waarvoor het is bestemd er al meer van heeft. Het betoogt daartoe dat het hof daarbij ten onrechte niet, althans niet kenbaar, voor de aankoop of behoefte van de potentiële kopers invloedrijke factoren als onder meer prijs, merk(trouw) en kwaliteit heeft verdisconteerd en zich bovendien geen (kenbare) rekenschap ervan heeft gegeven dat behoefte aan compatibiliteit ('must fit') nog geen behoefte aan uitwisselbaarheid ('must match') insluit.

Deze klacht faalt, aangezien uit de bedoelde veronderstelling van het hof niet kan worden afgeleid dat het zich niet bewust is geweest dat voor (potentiële) kopers van constructiespeelgoed als hier aan de orde ook andere overwegingen een rol (kunnen) spelen, zoals de in het onderdeel genoemde. Kennelijk en niet onbegrijpelijk is het hof van oordeel geweest dat die mogelijke overwegingen niet kunnen afdoen aan zijn oordeel omtrent de rechtvaardiging van de nabootsing, zowel met het oog op de compatibiliteit als de uitwisselbaarheid.

De in het onderdeel vervatte klacht omtrent het gebruik door het hof van het door Mega Brands voorafgaand aan het pleidooi in hoger beroep overgelegde onderzoeksrapport, faalt op de gronden vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.10 en 5.12.

3.4.2 De onderdelen 2.3 en 2.4 keren zich tegen de verwerping door het hof (in rov. 4.18) van de kritiek van Lego op het meerbedoelde onderzoek(srapport). De methodologische bezwaren van Lego hielden in (i) dat in het onderzoek ten onrechte geen onderscheid is gemaakt tussen 'prospects' die constructiespeelgoed willen kopen en daarbij uitsluitend aan het merk Lego denken, en 'prospects' die dergelijk speelgoed (misschien) willen kopen, ongeacht het merk, en dat (dus) niet is uitgesloten dat de meerderheid in de steekproef uit mensen heeft bestaan die (misschien) wel van plan zijn om binnenkort bouwsteentjes te kopen, maar alleen als het echte Lego is, in welk geval het evident is dat die mensen vinden dat de steentjes die ze zullen kopen compatibel moeten zijn met (en er hetzelfde uitzien als) Lego. Voorts (ii) dat de vragen in het onderzoek ten onrechte het Lego-steentje tot uitgangspunt nemen, het enige steentje met het Lego-uiterlijk dat het Nederlandse publiek kent, en dat de consument ten onrechte niet is gevraagd of hij het erg zou vinden met een bouwsteentje te spelen dat andersoortig is dan het Lego-systeem. In onderdeel 2.4 wordt betoogd dat Lego's verweer onder (ii) alleszins relevant is, omdat het onderzoek door zijn opzet geen antwoord gaf op de - voor het kunnen aannemen van een behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid - essentiële vraag of de consument daadwerkelijk een andersoortig speelgoedconstructiesysteem zou afwijzen.

Vooropgesteld zij dat de waardering van het aan een onderzoek als het onderhavige te ontlenen bewijs is voorbehouden aan het hof als rechter die over de feiten oordeelt.

Dat het hof de kritiek onder (i) - die het in rov. 4.17 onder ogen heeft gezien - als een onvoldoende gemotiveerde betwisting heeft aangemerkt, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk, nu de door Lego aangedragen bezwaren van prof. Pruyn niet tot de slotsom nopen dat de steekproef niet voldoende consumenten omvatte die geen bezwaar zouden hebben met andere steentjes dan die van Lego te spelen en die de behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid bevestigden.

De verwerping van het verweer onder (ii) is evenmin onbegrijpelijk, gelet op de door het hof vastgestelde, in cassatie niet bestreden, unieke plaats die de Lego-steentjes op de speelgoedmarkt hebben verworven, die meebrengt dat, naar Lego zelf heeft aangevoerd, haar steentjes de enige zijn die het Nederlandse publiek kent.

3.5.1 Onderdeel 3.1 behelst de klacht dat het hof (in rov. 4.15-4.19) heeft miskend dat, ook al bestaat een (rechtens relevante) behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid als zodanig van het door Mega Brands aangeboden constructiespeelgoed met LEGO en DUPLO, verwarringwekkende, slaafse nabootsing slechts gerechtvaardigd is, indien en voor zover dit voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid noodzakelijk is, en dat de imiterende concurrent in elk geval, zonder dat dit ten koste gaat van de compatibiliteit en uitwisselbaarheid, gehouden is om afwijkingen in (esthetische) vormgeving aan te brengen ter voorkoming van verwarringsgevaar.

Onderdeel 3.2 klaagt dat het hof althans zijn oordeel dat er ook een (reële) behoefte bestaat aan identiteit, niet alleen qua maatvoering, maar ook qua uiterlijk (overige vormaspecten) ontoereikend heeft gemotiveerd in het licht van Lego's stellingen, die inhouden dat ook binnen de voor compatibiliteit en uitwisselbaarheid als zodanig noodzakelijke maatvoering en vormaspecten wel degelijk afwijkingen qua uiterlijk mogelijk en dus geboden zijn, onder meer door variaties aan te brengen in de vorm, hoogte en oppervlak van de noppen, de materiaalkeuze, markeringen/gaten in de steentjes en andere duidelijk waarneembare afwijkingen. Gelet op deze stellingen kon het hof niet, althans niet zonder nadere motivering, kort gezegd, oordelen dat voor de verwarringwekkende nabootsing door Mega Brands een rechtvaardiging bestaat.

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Lego in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Mega Brands begroot op € 371,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.