Parket bij de Hoge Raad, 20-11-2009, BJ6999, 07/13142

Nr. 07/13142

Mr. D.W.F. Verkade

Zitting 4 september 2009

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lego Nederland BV

2. de vennootschap naar Deens recht Lego System A/S

(hierna tezamen: 'Lego')

1. de vennootschap naar Canadees recht Mega Brands Inc.

2. de vennootschap naar Belgisch recht Mega Brands Europe NV/SA

(hierna tezamen: 'Mega Brands')(1)

3.5. Lego heeft het hoger beroep bestreden en incidenteel hoger beroep ingesteld en daarbij haar reconventionele vordering gewijzigd en vermeerderd.

Mega Brands heeft in het incidentele hoger beroep verweer gevoerd en tevens haar vordering gewijzigd.

4.6. Verdedigd is dat een product dat de bescherming van een intellectueel eigendomsrecht (octrooi, modelrecht, auteursrecht) heeft genoten, na afloop van die bescherming 'vrij' behoort te zijn, en - niettegenstaande verwarringsgevaar - niet een langer durende bescherming langs de weg van art. 1401 (oud) respectievelijk art. 6:162 BW behoort te kunnen krijgen(12). De Hoge Raad heeft die opvatting in 1991 evenwel afgewezen, in een zaak die betrekking had op nabootsing van een tevoren door octrooi beschermde raamuitzetter(13). In de visie van de Hoge Raad zou de in de rechtspraak ontwikkelde bescherming tegen slaafse nabootsing slechts het verbod inhouden verwarring te stichten door na te bootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product niet nodig is, en niet een monopoliepositie in het leven roepen (of bestendigen); deze bescherming zou de concurrenten niet beperken in hun vrijheid het product te vervaardigen en te verhandelen, maar enkel hen beletten daarbij onoirbaar te werk te gaan door onnodig gevaar voor verwarring bij het publiek te scheppen.

Op deze redenering en het resultaat daarvan is in de literatuur wel kritiek geuit: de door de Hoge Raad benadrukte (andere) dogmatische grondslag leidt in wezen immers niettemin tot een (verlengd) monopolie op een bepaalde vormgeving, waarvan de wettelijke bescherming ingevolge de wens van de wetgever zou moeten eindigen(14).

Het Duitse Bundesgerichtshof heeft - in een zaak over de Lego-steentjes - op 2 december 2004 geoordeeld (rov. II,4,b) dat 'mit dem wettbewerbsrechtlichen Schutz des Unternehmens vor einem Einschieben in seine Serie kein in zeitlicher Hinsicht unbegrenzter Schutz vor Nachahmungen für eine Innovation gewährt werden darf. Ein solcher Schutz stünde im Gegensatz zu der gesetzlichen Befristung des Innovationsschutzes im Patenrecht, im Gebrauchsmusterrecht und im Geschmacksmusterrecht. Die Gewährung eines wettbewerbsrechtlichten Schutzes des Unternehmens vor einem Einschieben in seine Produktserie verhinderte, dass in diesem Bereich der Grundsatz der Freiheit der Nachahmung von Produkten, die keinen sonderrechtlichen Schutz (mehr) unterfallen, jemals berücksichtigt werden könnte.'(15)

'waar de bruikbaarheid van een produkt voor een belangrijk deel wordt bepaald door de wensen en behoeften van degenen voor wie het bestemd is, nabootsing van het produkt van een ander, voor zover zij nodig is om tegemoet te komen aan bij een deel van de afnemers bestaande wensen ten aanzien van het uiterlijk of eigenschappen van het produkt - daaronder begrepen de wensen die verband houden met de behoefte aan standaardisatie (...) - op zichzelf genomen niet onrechtmatig is jegens de fabrikant van het nagebootste produkt mits de nabootsing niet in strijd komt met enig wetsvoorschrift, zulks ook al zou die nabootsing verwarring omtrent de herkomst van het produkt kunnen wekken;

dat (...) het voorgaande ook geldt indien (...) een niet te verwaarlozen groep afnemers geen behoefte heeft aan een zodanige standaardisatie; dat hierdoor immers niet wordt uitgesloten, dat Hazenveld een redelijk belang heeft bij dat deel van de markt voor klerenhangers, waar een standaardisatie overeenkomstig het Tomadomodel wel wordt gewenst;'(16).

4.8. In de rechtspraak van de Hoge Raad is het beroep op standaardisatie(wensen) verder aan de orde gekomen bij onderdelen van bouwsteigers.

De zaak Monte/Kwikform betrof door Monte in het verkeer gebrachte steigerdelen, waarvan de koppelingen naar constructie, vorm en maten exact gelijk waren aan die van de door Kwikform verhandelde steigerdelen en daarmee uitwisselbaar waren. De Hoge Raad liet het oordeel van het hof dat Monte geen feiten en omstandigheden had gesteld waaruit kan volgen dat het voor de technische deugdelijkheid en bruikbaarheid van de toe te passen koppelingen dan wel voor de uitwisselbaarheid van haar steigerdelen noodzakelijk is om die koppelingen exact dezelfde vorm en maten te geven, in stand(17).

In een andere steigersysteemzaak(18) ging het eveneens om steigermateriaal dat qua maatvoering en koppeling identiek was aan dat van een concurrent. Layher vorderde Assco te verbieden haar steiger of onderdelen daarvan in de handel te brengen. In een (te(19)) laat stadium van de procedure stelde Assco dat in het algemeen, zonder dat dit enig bewijs behoeft, ervan mag worden uitgegaan dat uitwisselbaarheid van de bedoelde steigeronderdelen 'een bij afnemers van steigers bestaande behoefte is.' Ook hier liet de Hoge Raad 's hofs oordeel in stand dat zich niet de situatie voordeed dat het kiezen van een andere vorm afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product, in welk oordeel, aldus de Hoge Raad, besloten lag dat het hof niet als zonder bewijslevering vaststaand heeft aangenomen dat de bedoelde behoefte bij afnemers van steigers inderdaad bestaat; het hof was, mede gelet op het late stadium waarin de stelling was opgeworpen, niet gehouden met zoveel woorden op de stelling in te gaan.

4.9. De technische en economische voordelen van standaardisatie zijn enorm. Niet voor niets bestaan er al vele decennia nationale, Europese en internationale instituten om standaardisatie of normalisatie te bevorderen(20).

Verwijzing naar een standaardnorm - een norm die uiteraard staat voor een deugdelijk product(element) - maakt verdere omschrijving van eigenschappen van producten overbodig in aanbestedingen, bestekken, bestellingen, enz.

Standaardisatie bij verwante producten zorgt ervoor dat producten op elkaar aansluiten: de stekker en het stopcontact, de perforator en de ordner, de container en de oplegger, enz.

Standaardisatie van gelijke producten kan voorts - bij zgn. modulaire producten - naast aansluitbaarheid ook uitwisselbaarheid bevorderen (bijv. steigers, containers). Standaardisatie kan ook stapelbaarheid meebrengen en daarmee het beslag op strekkende opslagruimte aanzienlijk verminderen (bijv. stapelbare stoelen en andermaal containers (bij vervoer per zeeschip). Standaardisatie levert logistieke voordelen op in productie-, distributie- en gebruiksfasen: het voorraadbeheer is eenvoudiger en goedkoper omdat minder soorten in voorraad gehouden behoeven te worden, met als gevolg besparing op kredietruimte, opslag, sortering en administratie.

Door A-G Asser is in 1998 voorts het immanente voordeel benadrukt dat de aan gelijke maatvoering en/of verdere vormgeving te danken onderlinge uitwisselbaarheid ertoe leidt dat de producten kunnen worden betrokken van verschillende producenten, die met elkaar concurreren in prijs en kwaliteit.(21) Bij een bepaald product dat uit vervangbare of verwisselbare onderdelen bestaat, is de markt ermee gediend als die onderdelen van verschillende leveranciers kunnen worden betrokken (op voorwaarde dat daarbij uiteraard geen rechten van industriële eigendom worden geschonden)(22). Daarom is, indien de verwisselbaarheid de deugdelijkheid en bruikbaarheid mede bepaalt en een deel van de markt deze verwisselbaarheid wenst, de slaafse nabootsing van die producten gerechtvaardigd, ook al valt er verwarring omtrent de herkomst van de producten te duchten.

4.10. Aansluitend bij de eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad, waarin gesproken wordt van de wens van (een deel van) de markt, kan volgens A-G Asser wél de vraag gesteld worden van wie de wens tot verwisselbaarheid komt. Indien de behoefte aan verwisselbaarheid van de nabootser uitgaat, is het eerder zijn wens om een bepaalde markt te betreden en de concurrentie aan te gaan met een succesvol product dan een wens van de afnemers om dezelfde soort producten van verschillende, met elkaar concurrerende producenten te kunnen verwerven. In dat geval is (in het vigerende systeem van de Hoge Raad) de nabootsing ongeoorloofd, omdat de verwisselbaarheid niet mede wordt bepaald door de deugdelijkheid en bruikbaarheid, maar bijdraagt aan het scheppen van nodeloze verwarring. Komt de behoefte aan verwisselbaarheid van de afnemers, dan wordt de verwarring door die behoefte gerechtvaardigd(23).

Óf het aanbod aan onderling verwisselbare producten door de wensen en behoeften van het daarvoor in aanmerking komende publiek ontstaat, of dat die wensen en behoeften juist door het aanbod worden gecreëerd is, naar A-G Asser opmerkt, in het algemeen echter niet te zeggen, omdat vraag en aanbod nog al eens in elkaar overlopen(24). De marktactiviteiten van concurrenten kunnen ertoe leiden dat consumenten, bijvoorbeeld de afnemers van klerenhangers of van delen van bouwsteigers, hun interesse voor onderscheiden, gedifferentieerde producten verliezen en een behoefte ontstaat aan generieke producten met scherpe prijsconcurrentie in plaats van kwaliteitsconcurrentie met merk- en geïndividualiseerde vormproducten.(25)

4.11. Ik sluit mij bij deze observaties aan, en ik wil een stap verder zetten.

Standaardisatie biedt enorme voordelen (zie nr. 4.9). In het geval van producten, bestemd voor een professionele markt ('B2B', waaronder overheidsafnemers zoals 'Verkeer & Waterstaat', 'Defensie' of 'Gemeentewerken') zal standaardisatie vroeger of later allicht gevraagd, zo niet afgedwongen worden van de kant van de afnemers, zoals het voorbeeld van de (Tomado-)klerenhangers laat zien.

Ik kan niet inzien waarom een actieve ondernemer het uiten van de wens naar een gestandaardiseerd product van de kant van de professionele afnemer zou moeten afwachten, en waarom hij daarop niet zou mogen vooruitlopen. Een verzonnen voorbeeld, gesitueerd in de jaren '70: 'Geacht Gemeentebestuur. U hebt op TV gezien en in de krant gelezen over het succes van nieuwe anti-parkeerpaaltjes in Amsterdam. Ook onze onderneming kan deze, geheel compatibele (in het magazijn stapelbare) paaltjes om het parkeren op de stoep te voorkomen (ook wel "amsterdammertjes" genoemd) aanbieden, en wel aanzienlijk goedkoper dan de concurrentie'. Ik kan niet inzien waarom - gelet op de genoemde algemene belangen bij standaardisatie - een dergelijke proactiviteit van een ondernemer zou moeten worden afgestraft, terwijl het de luiere ondernemer die afwacht tot gemeenten of wegenbouwers bij hun aanbestedings- of inkoopbeleid het initiatief nemen, wél vrijstaat om aan hun 'Tomado'-wensen te voldoen. Het niet afstraffen van proactiviteit lijkt mij niet in strijd, doch geheel in overeenstemming met de hoofdprincipes van onze economische ordening en met het door Hijmans van den Bergh bedoelde ethisch-sociale vrijheidsbeginsel(26).

Ten aanzien van de markt voor particuliere consumenten dient m.i. niet anders te gelden, of zelfs eens te minder nu een (groeps-)initiatief onder consumenten allicht minder gauw te verwachten is dan een initiatief van de kant van professionele afnemers. Volgens de leer van het Tomado-arrest kan een aandringen op standaardisatie van bijv. de Consumentenbond (denk bijv. aan koffiefilterzakjes, ooit een monopolie van Melitta) of de Vereniging Eigen Huis (denk bijv. aan alarmsystemen) leiden tot een legitimerende consumentenwens. Ook hier zie ik - tegen de achtergrond van de genoemde standaardisatiebelangen - niet in waarom een concurrent niet op een nog niet (bewijsbaar) geuite, maar alleszins plausibele wens van consumentenzijde zou mogen vooruitlopen. En om het beestje bij de naam te noemen: waarom een concurrent van Lego een proclamatie of petitie van zo iets als een Vereniging van Gebruikers van Constructiespeelgoed zou moeten afwachten.

Het vorenstaande acht ik in elk geval hoogst verdedigbaar voor rationele (met interoperabiliteit samenhangende) standaardisatiewensen van consumenten(27); uiteraard onverminderd eventuele wettelijke auteurs-, octrooi- en modelrechten, en uiteraard onverminderd het merkenrecht.

4.12. Bij uitwisselbaarheid van producten wordt naar Angelsaksisch voorbeeld vaak een onderscheid gemaakt tussen 'must fit' en 'must match'. Bij 'must fit' gaat het om vormgevingskenmerken die technisch noodzakelijk zijn om een product in of op een ander product te laten passen (naar een door Speyart vermeld voorbeeld: een autodeur met dezelfde afmetingen als de originele deur, die derhalve naadloos in de auto past, zonder overneming van de niet voor deze aansluiting noodzakelijke kenmerken); bij 'must match' gaat het om uiterlijke kenmerken die nodig zijn om een product bij een ander product te laten passen (in hetzelfde voorbeeld: kleur en welving van de autodeur)(28). A-G Langemeijer heeft dit onderscheid toegepast op steigeronderdelen: 'must fit' brengt mee dat technisch bepaalde eisen ertoe leiden dat een steigerelement van het ene fabrikaat naar formaat en koppelingsmechaniek kan worden aangebracht en opgeslagen tussen steigerelementen van het andere fabrikaat. Daarmee is volgens A-G Langemeijer nog niet gezegd dat de afnemers ook (mogen) verlangen dat de verdere vormgeving van de steigeronderdelen wordt afgestemd op de vormgeving van dat andere fabrikaat en de steigeronderdelen van de verschillende fabrikanten zodoende met elkaar 'matchen' en evenmin dat de markt er behoefte aan heeft dat de afstemming zo ver wordt doorgevoerd dat de gemiddelde afnemer de producten van de ene fabrikant niet meer kan onderscheiden van de producten van de andere fabrikant(29). De vraag of, tegen deze achtergrond, Lego-steentjes gelijk te stellen zijn aan steigerelementen, komt bij de bespreking van de cassatieklachten vanzelfsprekend nog terug.

Terzijde merk ik nog op dat de discussie over uitzonderingen op wettelijke modellenrechtelijke bescherming met het oog op 'must fit' en 'must match'-gevallen, in het kader van de totstandkoming van de Modellenrichtlijn 98/71/EG en de Gemeenschapsmodellenverordening 6/2002/EG tot heftige debatten, en vervolgens tot moeizame compromissen heeft geleid. Ik ga hierop niet verder in(30), nu intellectueel-eigendomsrechtelijke modellenbescherming in deze zaak niet aan de orde is.

4.16. In de zaak Lego tegen Lima(34) oordeelde het gerechtshof te Amsterdam dat er sprake was van onrechtmatige, slaafse nabootsing, doordat Lima met haar Klip-bouwsteen niet op alle punten waarop dat redelijkerwijs mogelijk en dus noodzakelijk is voldoende afstand heeft bewaard tot de Lego-bouwsteen. Bij zijn beoordeling stelde het hof voorop:

(i) de Lego-bouwsteen heeft met zijn karakteristieke uiterlijk met noppen onmiskenbaar onderscheidend vermogen verworven, nu de Lego-bouwsteen als zodanig door het publiek aan zijn uiterlijk wordt herkend (rov. 4.3.2);

(ii) het Klip-bouwsysteem van Lima is een nabootsing van het Lego-bouwsysteem, nu de beide bouwstenen qua vorm, afmeting, constructie en toepassing alsmede qua kleur vrijwel volledig overeenstemmen en de verschillen van ondergeschikte aard zijn (rov. 4.3.3);

(iii) de grote gelijkenis tussen de bouwstenen leidt ertoe dat als gevolg van het totaalbeeld dat de stenen oproepen gevaar voor verwarring te duchten is bij het kopend publiek, dat de steentjes veelal niet naast elkaar zal zien en vaak weinig oplettend zal zijn en welk publiek in hoge mate bekend is met de Lego-bouwsteen (rov. 4.3.4);

(iv) kern van het geschil is de vraag of de verwarring nodeloos is in die zin dat Lima, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar bouwsteen afbreuk te doen, evengoed een andere weg had kunnen inslaan (rov. 4.3.5). Het hof verwierp de door Lima gestelde behoefte aan standaardisatie, omdat de wens tot standaardisatie niet afkomstig is van (een deel van) het in aanmerking komende publiek, maar van Lima zelf om een bouwsteen op de markt te brengen die door uiterlijk en eigenschappen volledig past op en uitwisselbaar is met die van Lego en een onderdeel kan vormen van het LEGO bouwsysteem en om zodoende in de markt behoefte aan (goedkopere) bouwstenen te creëren (rov. 4.3.8). De vraag of Lima op alle redelijkerwijs mogelijke en dus nodige punten voldoende afstand had genomen tot de Lego-bouwsteen, beantwoordde het hof uiteindelijk ontkennend, omdat - niettegenstaande de door het hof aanvaarde gelijkenis in maatvoering en kleuren - de omstandigheid dat de vormgeving van de bouwsteen in overwegende mate door het 'technische' effect van koppelingsmogelijkheden en verwisselbaarheid is bepaald, niet wegneemt dat afwijkingen in het uiterlijk, met betrekking tot de vormgeving, toch nog redelijkerwijs mogelijk zijn zonder dat de bouwsteen als uitwisselbaar en (bij)passend onderdeel van het bouwsysteem niet deugdelijk of bruikbaar zou zijn (rov. 4.3.10-4.3.23).(35)

4.17. In de onderhavige zaak Lego/Mega Brands was naar het oordeel van de rechtbank(36) eveneens sprake van verwarringwekkende en nodeloze nabootsing, omdat Mega Brands zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid voor een andere maatvoering had kunnen en dus had moeten kiezen. Daartoe oordeelde de rechtbank:

(i) de Lego-blokjes hebben onderscheidend vermogen, omdat zij qua uiterlijk eigen unieke plaatsen in de Nederlandse markt van speelgoedbouwsystemen innemen (rov. 3.5);

(ii) de blokjes van Lego en van Mega Brands stemmen qua vorm, afmeting, constructie en toepassing vrijwel geheel overeen en de verschillen zijn van ondergeschikt belang en kunnen er niet aan afdoen dat de totaalindruk van de blokjes dezelfde is (rov. 3.6). Gelet op de grote gelijkenis tussen de blokjes en de onderlinge uitwisselbaarheid ervan is bij het gemiddelde publiek, dat de producten oppervlakkig waarneemt (ook na het moment van aankoop), verwarring te duchten tussen de producten en omtrent de herkomst van de blokjes;

(iii) het staat Mega Brands niet vrij de identieke maatvoering van Lego over te nemen en Mega Brands had dan ook voor de maatvoering van de blokjes een andere keuze kunnen maken zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar blokjes. De maatvoering van de Lego- en de Duplo-blokjes is niet volledig technisch en functioneel bepaald - hetgeen al blijkt doordat ze in verschillende maten op de markt worden gebracht - terwijl de bouwblokjes van Mega Brands niet compatibel hoeven te zijn met de Lego- en Duplo-bouwsystemen. Speelgoedbouwsystemen zijn even bruikbaar en vervullen hun functie als speelgoed even goed als deze niet onderling uitwisselbaar zijn (rov. 3.11);

(iv) de rechtbank verwierp het beroep op standaardisatie, omdat van een daaraan bij afnemers bestaande behoefte niet is gebleken. De vorm van speelgoedbouwsteentjes wordt niet gedicteerd door factoren van buitenaf, zoals bijvoorbeeld bij een cassettebandje, zodat in zoverre geen norm op het gebied van speelgoedblokjes bestaat en daarmee geen rechtvaardiging om een zelfde maatvoering te gebruiken. Een wens van afnemers om tegen een lagere prijs producten met een bepaald uiterlijk af te nemen, waarbij die niet afkomstig hoeven te zijn van de oorspronkelijke fabrikant, is geen rechtvaardiging voor nabootsing van de Lego-blokjes (rov. 3.12).

4.18. Anders dan de rechtbank, zag het hof in het thans bestreden arrest wél een rechtvaardiging voor de (verwarringwekkende) nabootsing door Mega Brands, die het hof gelegen achtte in de volgende omstandigheden (rov. 4.15):

(i) Lego heeft in de afgelopen vijftig jaar in Nederland een grote markt gecreëerd voor het door haar vervaardigde constructiespeelgoed, dat voor opeenvolgende generaties het constructiespeelgoed bij uitstek is geworden;

(ii) de basiselementen van LEGO zijn terug te vinden in basisdozen, aanvulsets en themadozen. Alle andere elementen laten zich daarmee combineren, waardoor de speelmogelijkheden van de door Lego op de markt gebrachte dozen niet beperkt zijn tot de inhoud van die dozen zelf. Met de onderling uitwisselbare onderdelen kunnen ook buiten de grenzen van de afzonderlijke dozen bouwsels worden uitgevoerd; binnen het product is de compatibiliteit een essentieel aspect;

(iii) door haar octrooi is Lego lange tijd in staat geweest concurrentie met hetzelfde product te verhinderen. Hoewel er ook andere soorten constructiespeelgoed op de markt zijn gebracht, hebben LEGO en DUPLO door het octrooi een unieke plaats op de speelgoedmarkt weten te verwerven;

(iv) in die situatie - compatibiliteit is een essentieel onderdeel en LEGO is het constructiespeelgoed bij uitstek - ligt het bepaald voor de hand dat potentiële kopers van constructiespeelgoed zich bij hun aankoop niet alleen laten leiden door hetgeen aan nieuwe producten te koop wordt aangeboden, maar ook door hetgeen zij op het gebied van dat speelgoed al in huis hebben of waarvan zij weten dat het kind waarvoor het speelgoed bestemd is er al meer van heeft;

(v) wanneer aldus bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek een behoefte blijkt te bestaan aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met een bestaand en wijdverbreid systeem, dan is nabootsing door een concurrent van die eigenschappen van dat systeem welke noodzakelijk zijn om deze compatibiliteit en uitwisselbaarheid tot stand te brengen, niet onrechtmatig, ook niet indien die nabootsing leidt tot producten die door hun uiterlijk verwarring zouden kunnen opleveren met (elementen van) het bedoelde systeem;

(vi) de conclusie van een in opdracht van Mega Brands uitgevoerd marktonderzoek bevestigt 's hofs veronderstelling (rov. 4.16);

(vii) daarom dient ervan uit gegaan te worden dat sprake is van een door potentiële kopers gevoelde behoefte om bij verdere aankopen bouwsteentjes te verkrijgen die naar maatvoering en uiterlijk passen op/bij de steentjes die men al in huis heeft, wat in de praktijk van het Nederlandse huisgezin veelal LEGO en DUPLO is. Om aan die wens tegemoet te komen, zal een producent zijn producten aan maatvoering en uiterlijk van Lego en Duplo moeten aanpassen: nabootsen dus, wat in de bijzondere omstandigheden van dit geval zijn rechtvaardiging vindt in de reële behoefte bij klanten aan compatibiliteit. De nabootsing van zowel de afmetingen als de overige vormaspecten van de basiselementen van LEGO en DUPLO is noodzakelijk voor het tot stand brengen van de compatibiliteit en de uitwisselbaarheid (rov. 4.19).

Onderdeel 1

5.1. Het eerste onderdeel is gericht tegen rov. 4.15 en klaagt dat, behoudens bijkomende omstandigheden die niet zijn vastgesteld, het louter bestaan van een behoefte bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met LEGO en DUPLO als bestaande en wijdverbreide speelgoedconstructiesystemen, rechtens niet, althans niet zonder meer een voldoende rechtvaardiging kan opleveren voor een verwarringwekkende, slaafse nabootsing van die bestaande systemen, gezien de in casu (veronderstellenderwijs) vaststaande omstandigheden:

(1) het in hoge mate eigen gezicht van LEGO dankzij het uiterst succesvolle en eerder deels door een octrooirecht beschermde speelgoedconstructiesysteem;

(2) het concrete verwarringsgevaar en serieuze afbreukrisico voor LEGO door de volstrekt overeenstemmende totaalindruk van de blokjes van Mega Brands met die van Lego;

(3) het ontbreken van een door technische, functionaliteits- of andere objectieve (standaardisatie-)eisen bepaalde noodzaak voor nabootsing van de vormgeving van LEGO;

(4) het bestaan van vele constructiespeelgoedsystemen met een van LEGO en DUPLO afwijkende vormgeving alsmede de kennelijke wens van Mega Brands om louter te profiteren van het succes, de bekendheid en het marktaandeel van Lego.

Op grond van deze omstandigheden kan volgens het onderdeel niet gezegd worden dat een rechtvaardiging bestaat voor de verwarringwekkende, slaafse nabootsing door Mega Brands, mede omdat daarvoor in elk geval vereist is - hetgeen het hof niet heeft vastgesteld - dat een andere constructieve en/of esthetische vormgeving van de door Mega Brands op de markt te brengen blokjes daadwerkelijk afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid ervan.

5.3. Dat een product 'klakkeloos' mag worden nagebootst als maar genoeg afnemers een compatibele en uitwisselbare aanvulling op hun exemplaren wensen, acht Lego te meer onwenselijk omdat die wens neerkomt op 'hetzelfde speelgoed, maar dan goedkoper' en een succesvolle aanbieder zo 'het slachtoffer wordt van zijn eigen succes'.(42) Met betrekking tot de lagere prijs stelt Lego dat de consument doorgaans alle producten wel voor een lagere prijs aangeboden willen krijgen en dat indien die algemene consumentenwens wordt aanvaard als een rechtvaardiging voor nodeloos verwarringwekkend nabootsen, het leerstuk van de slaafse nabootsing een lege huls wordt.

Met dit betoog verliest Lego uit het oog dat het leerstuk van de slaafse nabootsing niet bedoeld is om een quasi-intellectueel-eigendomsrechtelijk monopolie te verschaffen en integendeel een beperking vormt van het mededingingsrechtelijk uitgangspunt waarin vrije concurrentie centraal staat, en waarbij de concurrent aan zijn product een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid mag geven en dat voor een concurrerende prijs mag aanbieden. Aan het nog steeds(43) vigerende stelsel van concurrentievrijheid ligt juist ten grondslag de te honoreren behoefte van de consument aan een qua kwaliteit gelijk (liever beter, of desnoods iets minder) product voor een (liefst) lagere prijs. Die wens is dus per definitie legitiem, en het inspelen op die wens door concurrenten is dus evenzeer per definitie legitiem. Die vrijheid is - zoals wij zagen - in de rechtspraak van de Hoge Raad weliswaar begrensd voor gevallen waarin - door de gelijkenis - nodeloos verwarring wordt gewekt, maar wij zagen reeds dat de Hoge Raad vervolgens aanvaard heeft dat (rationele) standaardisatiewensen van het publiek op hun beurt dat verwarringsgevaar kunnen rechtvaardigen.

Inherent aan deze rechtsopvatting is uiteraard dat juist succesvolle producten voor nabootsing in aanmerking kunnen komen(44) (zoals bijv. de klerenhangers van Tomado of het constructiespeelgoed van Lego). Aldus kon het hof rechtens juist en alleszins begrijpelijk oordelen dat het Mega Brands vrijstaat om aan te sluiten op het door Lego vervaardigde constructiespeelgoed en voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar product bouwsteentjes op de markt te brengen die compatibel en uitwisselbaar zijn met de steentjes die veel potentiële afnemers al in huis hebben, waarmee Mega Brands een rationele en daarmee rechtens te rechtvaardigen consumentenwens invult.

Onderdeel 2

5.6. Onderdeel 2.1 klaagt dat het hof op de in onderdeel 1 aangevoerde gronden niet op basis van de loutere behoefte van potentiële kopers van bouwsteentjes om bij verdere aankopen bouwsteentjes te verkrijgen die naar maatvoering en uiterlijk passen op/bij de steentjes die men al bezit, mocht oordelen dat dit in de gegeven omstandigheden van het geval, waaronder in het bijzonder het bestaan van (vele) andersoortige speelgoedconstructiesystemen, reeds een voldoende rechtvaardiging oplevert voor de slaafse, verwarringwekkende nabootsing door Mega Brands van de maatvoering en het uiterlijk van het bestaande succesvolle en daardoor wijdverbreide DUPLO en LEGO.

Dit onderdeel 2.1 bouwt geheel voort op onderdeel 1, en deelt het lot daarvan.

5.7. Onderdeel 2.2 keert zich tegen de door het hof vooropgestelde veronderstelling in rov. 4.15 dat het, vanwege de voor de speelmogelijkheden met LEGO en DUPLO essentiële compatibiliteit, bepaald voor de hand ligt dat potentiële kopers zich niet alleen laten leiden door hetgeen aan nieuwe producten te koop wordt aangeboden, maar ook door hetgeen zij op het gebied van dat speelgoed al in huis hebben of waarvan zij weten dat het kind waarvoor het is bestemd er al meer van heeft.

Geklaagd wordt, vooreerst, dat het hof in zijn veronderstelling ten onrechte niet, althans niet kenbaar, voor de aankoop of behoefte van de potentiële kopers invloedrijke factoren als onder meer prijs, merk(trouw) en kwaliteit heeft verdisconteerd.

5.8. Deze klacht gaat uit van een vérgezochte, en daarmee onjuiste lezing van rov. 4.15. De veronderstelling van het hof 'dat potentiële kopers van constructiespeelgoed zich bij hun aankoop niet alleen laten leiden door hetgeen aan nieuwe producten te koop wordt aangeboden, maar ook door hetgeen zij op het gebied van dat speelgoed al in huis hebben of waarvan zij weten dat het kind waarvoor het bestemd is er al meer van heeft' sluit immers allerminst uit dat potentiële kopers zich óók kunnen en veelal zullen laten leiden door factoren als prijs, merk(trouw) en kwaliteit. Het hof merkt klaarblijkelijk de factor van het 'al in huis hebben' of 'er al meer van hebben' als een eveneens - in verband met compatibiliteit/uitwisselbaarheid - voor potentiële kopers richtinggevende factor aan.

Anders dan de s.t. onder 5.12 wil doen geloven, betekent de door het onderdeel bestreden veronderstelling van het hof dat een consumentenbehoefte bestaat aan met het bestaande en wijdverbreide constructiespeelgoedsysteem van Lego compatibele en uitwisselbare speelgoedsteentjes niet slechts 'hetzelfde speelgoed, maar dan goedkoper'. 's Hofs veronderstelling houdt in dat potentiële kopers van constructiespeelgoed in het kader van een eerlijke mededinging bij hun aankoop een keuze hebben uit verschillende aanbieders van constructiespeelgoed, waarbij voor de kopers een factor van belang is dat de aan te kopen speelgoedsteentjes compatibel/uitwisselbaar zijn met de veelal in huis voorhanden bouwsteentjes. Andere, ook belangrijke factoren voor consumenten blijven, naast de prijs, uiteraard de (van Lego goed bekende!) kwaliteit, en daarom - of ook los daarvan - de merktrouw aan het bekende woordmerk LEGO. Ook nog andere factoren, zoals de aantrekkelijkheid van de verpakking, of de voorradigheid of leveringssnelheid kunnen een rol spelen bij de keuze van het kopende publiek. Deze overige factoren behoefde het hof niet uitdrukkelijk in zijn oordeel te betrekken, niet alleen omdat zij van zelf spreken, maar ook omdat de kernvraag die partijen verdeeld houdt, beperkt is tot de vraag of voor de (veronderstellenderwijs aangenomen) verwarringwekkende, slaafse nabootsing door Mega Brands een rechtvaardiging bestaat, die is gelegen in de behoefte van het daarvoor in aanmerking komende publiek aan standaardisatie van de speelgoedsteentjes, zodat die compatibel/uitwisselbaar zijn met de speelgoedsteentjes die dat publiek veelal reeds in huis heeft.

5.9. Onderdeel 2.2 bevat vervolgens de klacht dat het hof zich geen of onvoldoende rekenschap ervan heeft gegeven dat een behoefte aan compatibiliteit nog geen behoefte aan uitwisselbaarheid betekent.

Het onderdeel geeft niet aan wat het zélf bedoeld met 'compatibiliteit' enerzijds, en 'uitwisselbaarheid' anderzijds. De s.t. (onder 5.11) doet dat wél: bij compatibiliteit zou het gaan om 'must fit' en bij uitwisselbaarheid om 'must match'. Hierboven, in nr. 4.12, is aan de hand van het voorbeeld van de autodeur uiteengezet wat de modellenrechtelijke literatuur onder dat onderscheid verstaat: een vervangende deur voor een auto van een bepaald type moet om technische redenen uiteraard passen ('must fit'), en dient bij 'must match' ook dezelfde rondingen of welvingen en dezelfde kleur te hebben.

De s.t. verstaat onder 'uitwisselbaarheid' (of 'must match'): 'vormgelijkheid'. Aldus gelezen faalt de klacht, nu het hof in rov. 4.15 met 'uitwisselbaarheid' (naast 'compatibiliteit') klaarblijkelijk (in ieder geval(46)) het oog gehad heeft op: aanwezigheid van (i) een compatibel klemsysteem, én (ii) een zodanige overeenstemming van standaardafmetingen dat de elementen niet slechts klemmen, maar ook optimaal klemmen en op of naast elkaar passen, en dus niet bijv. (door van de standaardmaten afwijkende hoogte- of breedte- of lengteverschillen bij de bouwelementen) horizontale of verticale naden in het bouwwerk vertonen. Díe vorm van compatibiliteit (die mede de stabiliteit van het constructieresultaat betreft) valt zonder twijfel onder legitieme standaardisatiewensen(47).

5.10. Onderdeel 2.2 klaagt ten slotte dat het hof zijn veronderstelling ten onrechte uitsluitend heeft getoetst aan het door Mega Brands overgelegde rapport van het marktonderzoek(48), waarvan algemeen bekend is dat de resultaten sterk beïnvloedbaar zijn door de opzet en uitvoering ervan. Deze laatste (deel)klacht klemt volgens het onderdeel te meer, nu Mega Brands dit rapport pas aan het einde van een ruim vier jaar durende procedure heeft overgelegd, waardoor Lego in de korte resterende tijd van de procedure uitsluitend nog met een methodologisch argument kon reageren zonder dat zij de conclusies van dat onderzoek kon verifiëren of anderszins inhoudelijk kon bestrijden.

Ik lees in het onderdeel geen - zelfstandige - klacht over een te laat zijn van het 'formeel laatste' tijdstip (volgens Lego: 'onnodig pas (exact) twee weken voor appelpleidooi') waarop Mega Brands het onderzoeksrapport heeft overgelegd. Het onderdeel gewaagt niet van een zodanig (uiterlijk) ter zitting van het hof gemaakt (formeel) bezwaar, en klaagt evenmin over een miskenning door het hof van een plicht tot ambtshalve bewaking(49) van de belangen van Lego. Het onderdeel geeft ook niet aan dat Lego de deskundigheid van de partijdeskundige ([A]) betwist zou hebben.

Het hof kon zich in zoverre dus van het rapport van [A] bedienen(50). Daarbij dient te gelden dat het oordeel van de rechter over rechterlijke waardering van een bewijsmiddel als het onderhavige van feitelijke aard is, zodat het niet op juistheid kan worden beoordeeld, maar slechts op (on)begrijpelijkheid.

De klachten tegen de wijze waarop het hof zich (mede) heeft gebaseerd op het rapport van [A], zijn onderwerp van het volgende onderdeel.

5.11. In onderdeel 2.3 wordt geklaagd dat 's hofs verwerping in rov. 4.18 van Lego's verweer tegen het door Mega Brands overgelegde onderzoek rechtens onjuist, onbegrijpelijk en ontoereikend gemotiveerd is. Het methodologische verweer van Lego hield in (i) dat in het onderzoek ten onrechte geen onderscheid is gemaakt tussen 'prospects' die uitsluitend het constructiespeelgoed van Lego willen kopen en 'prospects' die dergelijk speelgoed (misschien) willen kopen, ongeacht het merk, en dat (dus) niet is uitgesloten dat de meerderheid in de steekproef uit mensen heeft bestaan die (misschien) wel van plan zijn om binnenkort bouwsteentjes te kopen, maar alleen als het échte Lego is, in welk geval het evident is dat die mensen vinden dat de steentjes die ze zullen kopen compatibel moeten zijn met (en er hetzelfde uitzien als) Lego.(51) Daarnaast hield het methodologische verweer van Lego in (ii) dat de vragen in het onderzoek ten onrechte het Lego-steentje tot uitgangspunt nemen, het enige steentje met het Lego-uiterlijk dat het Nederlandse publiek kent, en dat de consument ten onrechte niet is gevraagd of hij het erg zou vinden met een bouwsteentje te spelen dat andersoortig is dan het Lego-systeem.(52)

Daarop voortbouwend betoogt onderdeel 2.4 dat Lego's verweer onder (ii) alleszins relevant is, omdat het onderzoek door zijn opzet geen antwoord gaf op de - voor het kunnen aannemen van een behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid - essentiële vraag of de consument daadwerkelijk een andersoortig speelgoedconstructiesysteem zou afwijzen. Ook het verweer onder (i) is alleszins relevant, terwijl niet blijkt dat het hof op deze stelling acht heeft geslagen.

5.12. Zoals gezegd is de waardering van het onderzoek, waarvan de conclusie naar 's hofs oordeel zijn veronderstelling bevestigt, van feitelijke aard en daarom voorbehouden aan het hof als feitenrechter. De (deel)klacht van onderdeel 2.2, dat het hof ten onrechte uitsluitend heeft getoetst aan het door Mega Brands in het geding gebrachte marktonderzoek, stuit reeds hierop af. Lego's klacht dat Mega Brands voor dit onderzoek eerder ampel gelegenheid heeft gehad en dit het eerste consumentenonderzoek is in de ruim vier jaar lange procedure, is omkeerbaar: het mag opmerkelijk heten dat Lego niet met zelf geëntameerd onderzoek is gekomen, gezien de vele procedures die zij in tal van landen voert en 'ook omdat het procestechnisch voor rechters eenvoudiger is om marktonderzoeken tegen elkaar weg te strepen of daar een middenweg in te zoeken.'(53) Weliswaar was het, gelet op eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad(54), aan Mega Brands, die een beroep doet op standaardisatiewensen, te bewijzen dat er die behoefte ook bestaat, maar Lego had net zo goed onderzoek kunnen laten uitvoeren.

Niet gesteld of gebleken is voorts dat Lego na de confrontatie met het door Mega Brands verrichte marktonderzoek uitdrukkelijk tegenbewijs heeft aangeboden door middel van een eigen onderzoek. Lego heeft er voor gekozen slechts methodologische bezwaren tegen het rapport aan te voeren, die het hof niet hebben kunnen overtuigen. Het oordeel van het hof acht ik niet onbegrijpelijk.

5.13. De deelklacht dat het hof geen acht heeft geslagen op het onder (i) bedoelde verweer (onderdeel 2.4), mist overigens feitelijke grondslag. Anders dan het onderdeel stelt, heeft het hof in rov. 4.17 niet alleen naar de vindplaats van dit verweer verwezen (pleitnota punt 40), maar dit verweer ook uitdrukkelijk weergegeven.

De verwerping van dat verweer (als onvoldoende gemotiveerd, rov. 4.18) acht ik, als gezegd, niet onbegrijpelijk. Ook al zou het zo zijn dat een (volgens [B] in het onderzoek ten onrechte niet onderscheiden) groep (mogelijk zelfs meerderheidsgroep van de ondervraagde consumenten) alleen maar bouwsteentjes zouden willen kopen indien het échte Lego was, dan nog is niet onbegrijpelijk dat het hof daarmee niet weerlegd achtte dat er een voldoende grote groep andere potentiële kopers uit de steekproef overbleef die de compatibiliteitsbehoefte kon bevestigen.

5.14. Ook 's hofs verwerping van het onder (ii) weergegeven verweer is niet onbegrijpelijk. Dat verweer hield in dat de vragen in het onderzoek ten onrechte het Lego-steentje tot uitgangspunt nemen en dat de consument ten onrechte niet de vraag is gesteld of hij het erg zou vinden met een bouwsysteem te spelen dat andersoortig is dan het Lego-systeem. Door deze vraagstelling heeft de consument, aldus het onderdeel, geen antwoord kunnen geven op de vraag of hij daadwerkelijk een andersoortig speelgoedsysteem zou afwijzen.

Ik merk over deze klacht nog het volgende op. Blijkens het marktonderzoek is onder meer onderzoek gedaan naar '(II) De bij potentiële kopers van steentjes eventueel bestaande wens ten aanzien van compatibiliteit met de legosteentjes die zij reeds in hun bezit hebben'. Met betrekking tot de uitdrukkelijk genoemde Lego-steentjes verwijst het onderzoek naar een voetnoot, waarin staat: 'Nu in Nederland tot op heden alleen steentjes afkomstig van Lego (LEGO/DUPLO) zijn verkocht mag aangenomen worden dat de antwoorden op die blokjes betrekking hebben.' In zijn arrest heeft ook het hof - in cassatie onbestreden - het onderscheidend vermogen en de unieke plaats van Lego in de (speelgoed)markt vooropgesteld. Onder de omstandigheden die volgens het hof de verwarringwekkende nabootsing door Mega Brands kunnen rechtvaardigen, noemt het hof in de eerste plaats de grote markt die Lego in de afgelopen vijftig jaar in Nederland heeft gecreëerd voor het door haar vervaardigde speelgoed. Het hof overweegt vervolgens dat Lego voor opeenvolgende generaties het constructiespeelgoed bij uitstek is geworden en dat zij met haar octrooi lange tijd in staat is geweest de concurrentie met hetzelfde product te verhinderen. Door deze omstandigheden (naast de kenmerken van het constructiespeelgoed van Lego, zoals de compatibiliteit binnen het product en de onderlinge uitwisselbaarheid met allerlei andere elementen) is de situatie ontstaan dat Lego en Duplo op de speelgoedmarkt een unieke plaats hebben verworven. Gezien deze omstandigheden verbaast het niet dat het marktonderzoek van Mega Brands, mede gelet op de toelichting in de eerste voetnoot, het Lego-steentje tot uitgangspunt neemt, nu dat steentje, zoals Lego in haar klacht opmerkt, 'het enige steentje (is) dat het Nederlandse publiek kent'. De omstandigheid dat er ook andere soorten constructiespeelgoed op de markt worden verhandeld, zoals het hof in rov. 4.15 onderkent, doet gelet op de unieke plaats van Lego hieraan niet af. Immers, 's hofs reeds besproken veronderstelling is dat in die situatie, waarin Lego een unieke plaats heeft, potentiële kopers zich niet alleen laten leiden door hetgeen aan nieuwe en andersoortige speelgoedconstructiesystemen te koop wordt aangeboden, maar ook door hetgeen zij op dat gebied reeds in huis hebben of het kind waarvoor het bestemd is er al meer van heeft en dat is, zoals het hof in rov. 4.19 opmerkt, in de praktijk van het Nederlandse huisgezin in veel gevallen: LEGO en DUPLO. Daarom is het niet onbegrijpelijk dat het onderzoek zich niet richtte op andersoortig constructiespeelgoed, maar zich concentreerde op de vraag of potentiële kopers behoefte hebben aan steentjes die passen op en hetzelfde uiterlijk hebben als de speelgoedsteentjes die ze al in huis hebben, met inachtneming van de omstandigheid dat voor een rechtvaardiging de wens van slechts een deel van de markt voldoende is.

Onderdeel 3

5.15. Onderdeel 3.1 klaagt dat het hof in rov. 4.15-4.19 heeft miskend dat, ook al bestaat een (rechtens relevante) behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid als zodanig van het door Mega Brands aangeboden constructiespeelgoed met LEGO en DUPLO, verwarringwekkende, slaafse nabootsing slechts gerechtvaardigd is, indien en voor zover dit voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid noodzakelijk is, en dat de nabootser in elk geval, zonder dat dit ten koste gaat van de compatibiliteit en uitwisselbaarheid, gehouden is om afwijkingen in (esthetische) vormgeving aan te brengen ter voorkoming van verwarringsgevaar.

In onderdeel 3.2 wordt geklaagd dat het hof zijn oordeel dat er ook een (reële) behoefte bestaat aan identiteit, niet alleen qua maatvoering, maar ook qua uiterlijk (overige vormaspecten) ontoereikend heeft gemotiveerd in het licht van Lego's stellingen.(55) Die stellingen houden in dat ook binnen de voor compatibiliteit en uitwisselbaarheid als zodanig noodzakelijke maatvoering en vormaspecten wel degelijk afwijkingen qua uiterlijk mogelijk en dus geboden zijn, onder meer door variaties aan te brengen in de vorm, hoogte en oppervlak van de noppen, de materiaalkeuze, markeringen/gaten in de steentjes en andere duidelijk waarneembare afwijkingen. Gelet op deze stellingen kon het hof niet, althans niet zonder nadere motivering, uitsluitend op grond van de conclusies van het onderzoek van Mega Brands oordelen dat er een zodanige behoefte is bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek aan algehele identiteit van speelgoedconstructiesystemen met Lego en Duplo, dat Mega Brands met haar verwarringwekkende producten niet onrechtmatig handelt jegens Lego.

5.18. Dat de steentjes (technisch) bij en op elkaar moeten passen qua koppeling en qua maatvoering uitwisselbaar moeten zijn (vgl. nr. 5.16), betekent inderdaad nog niet zonder meer dat de vormgeving van de steentjes in (alle) verdere opzichten op elkaar zou moeten aansluiten.(56) In de formulering van het onderdeel gaat Lego evenwel ten onrechte voorbij aan de in de jurisprudentie van de Hoge Raad neergelegde norm dat de verplichting om af te wijken betrekking heeft op het doen van wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat(57).

Aansluitend op de 'must-fit' en 'must match'-criteria stellen onderdeel 3 en het antwoord daarop van Mega Brands (in vervolg op dergelijke debatten in de feitelijke instanties) de vraag aan de orde of naast de deugdelijkheid en bruikbaarheid in technisch/functionele en daarmee verband houdende economische zin ook betekenis kan toekomen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid in esthetisch en daarmee verband houdend economisch opzicht. Mega Brands stelt in dit verband dat het succes van een uit additionele onderdelen bestaand product ook wordt bepaald door de visuele compatibiliteit. Toegepast op het constructiesysteem van Lego: de (nagebootste) speelgoedsteentjes zijn (pas) optimaal als de steentjes (van concurrerende producenten) visueel van elkaar niet te onderscheiden zijn. De steentjes moeten immers gebruikt kunnen worden in het (Lego)- systeem zonder afwijkingen in het visuele aspect van het resultaat van het gebruik ervan, in de vervaardigde bouwwerken. Een muur in het te vervaardigen bouwwerk moet op een echte muur lijken en een eenheid vormen met de overige (van andere producenten afkomstige) gebruikte bouwsteentjes in die muur. Een uit speelgoedsteentjes met een verschillend uiterlijk opgebouwde muur is volgens Mega Brands niet natuurgetrouw en 'werkt niet'(58).

5.19. Het hier besproken onderdeel 3 gaat ervan uit dat ten aanzien van

(i)(59) de materiaalkeuze,

(ii) de vorm, de hoogte en het oppervlak van de noppen (niet langer, in onderdeel 3: de steentjes zelf),

(iii) markeringen/gaten in de steentjes, en

(iv) 'andere duidelijk waarneembare afwijkingen'

verschillen mogelijk zijn, die (A) verwarringsgevaar kunnen wegnemen of doen afnemen, en die (B) aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid niet afdoen, ook niet vanuit een gezichtspunt van standaardiseringwensen.

5.21. Ik denk dat daarbij onderscheid gemaakt moet worden.

Ik zou menen dat een verwerping door het hof ten aanzien van (i) de materiaalkeuze aan de in 5.20 bedoelde toets voldoet. Het middel maakt van zijn kant onvoldoende duidelijk dat (gesteld is dat) en waarom de keuze voor een ander materiaal verwarring zou wegnemen; en evenmin dat als dat laatste wél zou opgaan, (gesteld is dat) de keuze voor een ander materiaal niet aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid zou afdoen.

'Als voorbeeld noem ik het geval van 'Hyster Karry Krane', beslist bij het arrest van de Hoge Raad van 26 juni 1951, NJ 1954, 90, waarin het ging om de vraag in hoever de navolging van industriële producten waarvoor geen octrooibescherming geldt, rechtmatig is. De Hyster Company, een Amerikaanse vennootschap, welke een mobiele hijskraan had ontworpen en vervaardigd en hier te lande in de handel bracht, beklaagde zich erover dat een Nederlandse vennootschap die hijskraan vrijwel volkomen had nagebootst en, door die in de handel te brengen, onrechtmatig voordeel trok van de inspanning die Hyster zich voor het ontwerpen en construeren van haar kraan had getroost en van de door Hyster met haar product verworven goede reputatie. Waar in het onderhavige geval vaststond dat van inbreuk op enig octrooi of auteursrecht geen sprake was - recht op modellenbescherming bestond destijds nog niet - beschikte de rechter voor de vraag of een dergelijke, als 'slaafs' gekwalificeerde navolging geoorloofd was, over geen andere maatstaven dan de in het toenmalige artikel 1401 BW geïmpliceerde normen van de in het maatschappelijk verkeer tegenover eens anders persoon of goed betamende zorgvuldigheid.

In zijn beslissing ging de Hoge Raad uit van het beginsel dat het in het algemeen aan een ieder moet vrijstaan om aan zijn producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven voorzover hij daarbij geen inbreuk maakt op de rechten die anderen ter bescherming van hun producten aan Octrooiwet of Auteurswet ontlenen. Op de grondslag van dit beginsel werden vervolgens drie verschillende situaties beoordeeld die zich in een dergelijk geval kunnen voordoen: in de eerste plaats die waarin de nabootsing alleen betrekking heeft op eigenschappen die bestemd en geschikt zijn om de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product te bevorderen, terwijl door die nabootsing overigens geen verwarring hij het kopend publiek kan ontstaan: in de tweede plaats dezelfde situatie waarbij ten gevolge van een nabootsing tussen het eigen product en dat van de concurrent wél verwarring kan ontstaan: en in de derde plaats de situatie waarin de nabootsing verder gaat dan voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product noodzakelijk is en elementen betreft ten aanzien waarvan de nabootser evengoed een andere weg had kunnen inslaan, terwijl hij door dit na te laten verwarring sticht.

Van de genoemde situaties kan men zeggen, dat, wanneer men uitgaat van het door de Hoge Raad voorop gestelde beginsel dat het in het algemeen aan een ieder moet vrij staan om aan zijn producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, tegen de eerst veronderstelde situatie weinig is in te brengen, terwijl de derde een evident onbehoorlijk gedrag veronderstelt: nl. het zonder enig in redelijkheid te respecteren belang profiteren van de inspanning van de concurrent en daarbij te zijnen nadele verwarring stichten hij het publiek. De in de tweede plaats genoemde situatie, waarin als gevolg van de nabootsing, eveneens verwarringsgevaar aanwezig is, doch waarin die nabootsing een overigens als redelijk te beschouwen belang dient, is minder evident en kan daardoor meer twijfel wekken. Men kan zich, om tot een beslissing te komen, oriënteren zowel op de naastgelegen evident rechtmatige, als op de naastgelegen evident onrechtmatige situatie; men kan met andere woorden zeggen: ook hier gaat de nabootsing niet verder dan nodig is om aan het product een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, hetgeen een ieder in beginsel moet vrij staan; maar eveneens is vol te houden: ook hier wordt zowel geprofiteerd als verwarring gesticht. De Hoge Raad koos voor de eerste oplossing en legde aldus de grens tussen de rechtmatige en de onrechtmatige nabootsing tussen de hierboven in de tweede en derde plaats genoemde situaties.[..]

Het geval van de 'Hyster Karry Krane' is een voorbeeld van een uitspraak waarin uit de motivering valt af te leiden dat de rechter om tot zijn beslissing te komen volgens de hierboven aanbevolen vergelijkingsmethode te werk is gegaan. Veel talrijker blijven de gevallen waarin weliswaar kan worden aangenomen dat hij dit ook heeft gedaan, doch waarin de gang van zijn redenering niet met zoveel woorden in de motivering van zijn uitspraak tot uitdrukking is gebracht.'

5.26.3. Het komt mij voor dat de door middel 3 aan de orde gestelde kwestie aanleiding kan geven tot nadere rechtsverfijning door de Hoge Raad, waarbij de door Wiarda bedoelde vergelijkingsmethode wederom dienstbaar kan zijn.

Thans gaat de vergelijking tussen enerzijds de categorie van het (inmiddels) evident rechtmatig nabootsen van het uiterlijk of de eigenschappen van het product in geval de bruikbaarheid van een product voor een belangrijk deel wordt bepaald door de wensen (daaronder begrepen standaardisatiewensen) en behoeften van degenen voor wie het bestemd is, en anderzijds (nog steeds) de categorie van 'zonder enig in redelijkheid te respecteren belang profiteren...'.

5.26.4. In de door Wiarda geschetste denkwijze is er dan aanleiding voor nadere oriëntatie op 'imaginaire buurgevallen'. Nu het gaat om de vraag of de op zichzelf door standaardisatiewensen gelegitimeerde nabootsing zich óók mag uitstrekken tot steentjes zonder markeringen/gaten (vgl. nr. 5.23), schets ik als buurgevallen (vanuit consumentenperspectief):

(a) enerzijds: siertegels, gevel- of plafondplaten, zonweringen, beklede stoelen, serviesgoed;

(b) en anderzijds: schemerlampen, wekkers, koekoeksklokken en (gehuurde) steigerelementen.

Daargelaten de kwaliteit van nu juist deze voorbeelden (partijen zullen er wel over mopperen, zoals ook over andere voorbeelden gemopperd zal kunnen worden) gaat het in de vergelijkingsmethode er slechts om of men een product als Lego-steentjes, ook ten aanzien een aspect als 'markeringen/gaten', eerder zou rekenen tot een categorie als (a) dan wel een categorie als (b).

5.27. Passend binnen het in de rechtspraak ontwikkelde kader en op begrijpelijke wijze heeft het hof kunnen oordelen dat de slaafse nabootsing van Mega Brands zijn rechtvaardiging vindt in een reële behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met het bestaande en wijdverbreide Lego-systeem en dat dit een nabootsing meebrengt van zowel de maatvoering als de overige constructieve en esthetische vormaspecten. Bij dit oordeel heeft het hof m.i. echter onvoldoende gerespondeerd op de (essentiële) stelling van Lego dat Mega Brands - ter voorkoming of beperking van verwarringsgevaar - redelijkerwijs de mogelijkheid zou hebben tot het aanbrengen van markeringen/gaten zonder dat dit afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de steentjes.

Mogelijk is het hof van oordeel geweest dat Mega Brands - ter beperking van verwarringsgevaar - in voldoende mate tegemoet gekomen is aan hetgeen redelijkerwijs van haar verlangd mocht worden, nu zij - zoals door de rechtbank in rov. 3.6 is vastgesteld, en in hoger beroep en in cassatie niet ter discussie is gesteld - haar blokjes kleuren heeft gegeven die afwijken dan de door Lego gebezigde kleuren(61), zodat daarom volgens het hof ter beperking van verwarringsgevaar van Mega Brands niet ook nog het aanbrengen van markeringen/gaten behoefde te worden gevergd(62). Wat hier overigens van zij, het hof heeft dit echter niet in zijn overwegingen neergelegd.

De procureur-generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden,

1 Voorheen 'Mega Bloks' geheten; in het vonnis van de rechtbank worden verweersters in cassatie nog Mega Bloks genoemd.

2 Ontleend aan rov. 4.2 a t/m g van het (ten deze niet) bestreden arrest.

3 LJN AT8962 (met commentaar F.W. Grosheide in IER 2005, nr. 64, p. 270 (271 r.k.).

4 LJN BA7231, IER 2007, nr. 79, p. 301 m.nt. AKS.

5 Arrest van 12 juni 2007; de cassatiedagvaarding is uitgebracht op 12 september 2007.

6 Vgl. Hijmans van den Berg in zijn noot in AA onder HR 26 juni 1953 (zie volgende voetnoot).

7 HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 m.nt. PhANH, AA 1953, p. 10 m.nt. HB, BIE 1953, nr. 55, p. 113 (Hyster Karry Krane).

8 HR 21 december 1956, NJ 1960, 414 m.nt. onder HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415, BIE 1957, nr. 11, p. 36, AA X, p. 19 m.nt. G (drukasbak); HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268 m.nt. HB, BIE 1968, nr. 43, p. 145 (Plastic stapelschalen).

9 HR 7 juni 1991, NJ 1992, 392 (Rummikub). 'De rest van de markt' is van groot belang voor de vraag of het product onderscheidend vermogen heeft: zie D.J.G. Visser, Het ABC van iedere IE-inbreuk (oratie Leiden), 2004, p. 31-32.

10 HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415 m.nt. HB, BIE 1960, nr. 19, p. 60, AA X, p. 20 m.nt. G (Scrabble). Zie ook HR 1 december 1989, NJ 1990, 473 m.nt. DWFV, BIE 1997, nr. 68, p. 244 (Monte/Kwikform); HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 m.nt. DWFV, IER 1991, nr. 47, p. 116 m.nt. Vriesendorp, BIE 1992, nr. 15, p. 50 m.nt. Ste (Borsumij/Stenman); HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84 (Assco/Layher); HR 29 juni 2001, NJ 2001, 602 m.nt. DWFV (Impag).

11 HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268 m.nt. HB, BIE 1968, nr. 43, p. 145 (Plastic stapelschalen).

12 Enige steun voor die opvatting was te vinden in twee deeloverwegingen van HR 26 juni 1986, NJ 1987, 191 m.nt. vNH, BIE 1986, nr. 71, p. 280, IER 1986, nr. 29, p. 280 en Computerrecht 1986, p. 176 m.nt. E.J. Dommering (Decca/Holland Nautic). Zie rov. 4.2, derde volzin: 'Daarbij past in zoverre terughoudendheid dat de rechter door deze vraag bevestigend te beantwoorden en, gelijk het hof heeft gedaan, op grond daarvan het verhandelen van de radio-ontvangers van Holland Nautic te verbieden, aan Decca een bescherming biedt die niet wezenlijk verschilt van die waarvan zij zou hebben geprofiteerd indien zij zich ter bescherming van het DNS op octrooirechten zou hebben kunnen beroepen of zich anderszins zou hebben kunnen baseren op schending van een absoluut recht van intellectuele eigendom. Ontbreekt een dergelijk absoluut recht dan is bij een stand van zaken als zich hier voordoet voor een vergelijkbare bescherming via het recht van de ongeoorloofde mededinging in beginsel ten minste vereist dat wordt geprofiteerd van een prestatie van dien aard dat zij op een lijn valt te stellen met die welke toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigen.' En voorts rov. 4.3, derde alinea: [bescherming ex art. 1401 BW is ook niet gerechtvaardigd] 'reeds hierom omdat, naar Holland Nautic in de feitelijke instanties heeft gesteld en het hof in het midden heeft gelaten, zodat daarvan in cassatie te haren gunste mag worden uitgegaan, Decca voor het DNS "gedurende 35 jaar practisch een monopolie heeft bezeten", zodat - tegen de achtergrond van art. 47 Rijksoctrooiwet - moet worden aangenomen dat Decca voor die inventiviteit, inspanningen en investeringen voldoende is beloond.'

13 HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 m.nt. DWFV, IER 1991, nr. 47, p. 116 m.nt. Vriesendorp, BIE 1992, nr. 15, p. 50 m.nt. Ste. (Borsumij/Stenman).

14 Vgl. Quaedvlieg, BIE 1992, p. 367 en mijn noot in NJ 1991, 391 (Borsumij/Stenman). Vgl. ook Brinkhof in BIE 1991, p. 257 (p. 259, sub 19).

15 BGH 2 december 2004, I ZR 30/02, GRUR 2005/4, p. 349.

16 HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434 m.nt. HB, BIE 1970, nr. 90, p. 306 (Klerenhangers).

17 HR 1 december 1989, NJ 1990, 473 (Monte/ Kwikform).

18 HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84 (Assco/Layher).

19 Vgl. rov. 3.6 van het arrest van de Hoge Raad.

20 Internationaal: International Standard Organization te Genève ('ISO-normen'); in Nederland: het Nederlands Normalisatie-instituut te Delft ('NEN-normen').

21 Conclusie voor HR 1 december 1989, NJ 1990, 473 (Monte/Kwikform), nr. 2.20 e.v.

22 T.a.p., nr. 2.25.

23 T.a.p., nrs. 2.22-2.24 en 2.26.

24 T.a.p., nr. 2.24. In nr. 2.22 verwijst Asser naar het opstel van A.G. Maris, Slaafse navolging en normalisatie, in: Met eerbiedigende werking (Hijmans van den Bergh-bundel 1971), p. 187. Maris heeft in zijn analyse van het klerenhanger-arrest op p. 189 opgemerkt dat enerzijds afnemers een product met een bepaald uiterlijk of bepaalde eigenschappen kunnen wensen, ongeacht van welke producent het afkomstig is (klerenhangers gelijk aan het model van Tomado, zonder dat ze ook van Tomado afkomstig hoeven te zijn), maar dat het anderzijds ook kan zijn dat het publiek slechts het oog heeft op het product van een bepaalde producent (Tomado). In het laatste geval bestaat volgens Maris voor de nabootsing geen rechtvaardiging in de standaardisatiewensen. Maris onderkent evenwel (p. 190) dat de vraag óf de wensen van het publiek in de ene of in de andere zin luiden, in veel gevallen niet makkelijk te beantwoorden is, te meer nu het Klerenhangerarrest niet vereist dat 'de' markt de wens of behoefte heeft aan compatibele en uitwisselbare producten, en reeds voldoende is dat die wens bij een deel van het publiek bestaat. Zelf zou ik menen dat de afnemers die het originele artikel wensen, in staat zijn de merknaam aan te geven; uiteraard mogen nagebootste klerenhangers niet onder het merk Tomado worden verkocht.

25 P.J. Kaufmann en G. Gemser, De lof der nabootsing revisited, BIE 1994/4, p. 108.

26 Vgl. voetnoot 6.

27 Tussen rationele en irrationele wensen onderscheidde ik eerder in: D.W.F. Verkade, Ongeoorloofde mededinging, 2e druk 1986, p. 77.

28 H.M.H. Speyart, Het gewijzigde voorstel van de Europese Commissie voor de modellen-richtlijn, BIE 1996/7, p. 227-228.

29 A-G Langemeijer in zijn conclusie voor HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84 (Assco/Layher), onder nr. 2.18.

30 Ik kan ten deze nog verwijzen naar Speyart, a.w. (voetnoot 28). Vgl. ook Pinckaers, De techniekrestrictie in het modellenrecht en de relevantie van alternatieven, in: Spoorbundel (2007), p. 257-275.

31 S. Gellaerts, Lego(r), the road ahead (2008), geeft op p. 94 e.v. een overzicht van procedures die Lego in diverse landen op basis van 'slaafse nabootsing' heeft gevoerd. Wat het buitenland betreft noemt hij naast de door mij aan te halen Belgische zaak (door Lego verloren), nog zaken in Denemarken (1993), Finland (2003), Griekenland (2006) en Zweden (2004), die door Lego werden gewonnen; en zaken in Duitsland (2004), Frankrijk (1994), Oostenrijk (2000) en de Verenigde Staten (1988), die door Lego werden verloren. Een zaak in Italië eindigde na een uitspraak van de Corte di Cassazione (1997) in een schikking.

32 Hof van Beroep te Luik 30 juni 1993 (Unica/Lego), BIE 1996, nr. 84, p. 306.

33 Hof Arnhem 8 juli 1997, IER 1997, nr. 47, p. 177 (Remco Toys/Meccano). In cassatie (HR 22 januari 1999, NJ 1999, 381 m.nt. DWFV) was dit punt niet aan de orde.

34 Hof Amsterdam 23 december 1999, IER 2000, nr. 21, p. 103 m.nt. FWG, AMI 2000/5, p. 84 m.nt. Quaedvlieg.

35 Zie over dit arrest ook hierna, nr. 5.27, voetnoot 62.

36 Zie over het vonnis van de rechtbank: F.W. Grosheide, Hoe slaafs mag men nabootsten, IER 2005, p. 271; S. Gellaerts, a.w. (2008), p. 102-111; P.J.M. Steinhauser, Grenzen aan verwarringsgevaar als onrechtmatigheidscriterium, BIE 2008, p. 201-204.

37 S. Gellaerts, a.w. (2008), p. 113.

38 D.J.G. Visser, Het ABC van iedere IE-inbreuk (oratie Leiden), 2004, p. 2 en 38.

39 Zie S. Gellaerts, a.w., 2008, p. 51 e.v. (i.h.b. p. 65-75).

40 GEA 12 november 2008, zaak T270/06, B9 7264 (Lego/Mega Brands), en daarover Visser, Kroniek van de intellectuele eigendom, NJB 2009/14, p. 918. Volgens artikel 7, lid 1, sub e-ii, van de Gemeenschapsmerkenverordening (40/94/EG) 'wordt inschrijving [geweigerd] van [...] tekens die uitsluitend bestaan uit [...] de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen'. Zo ook artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van Merkenrichtlijn 89/104/EEG en art. 2.1 lid 2 BVIE.

41 Lego heeft op 2 februari 2009 beroep ingesteld bij het Hof van Justitie van de EG (zie Pb. 2009, C82/19). De zaak is daar aanhangig onder nr. C-48/09.

42 Zie de s.t. van Lego, o.m. nrs. 1.7, 3.15-3.16 en 5.6-5.7.

43 In sommige - Oost-Europese en Aziatische - landen: weer, of voor het eerst.

44 Vgl. A.G. Maris, a.w. (1971, zie voetnoot 24), p. 188-191. Vgl. ook A-G Eggens in zijn conclusie voor HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 m.nt. PhANH (Hyster Karry Krane), p. 183 (l.k.), die wijst op het algemeen belang dat vereist dat 'het goede en nuttige' wordt nagevolgd (tegenover de, in tijd te beperken, erkenning van rechten van de scheppende mens). Dat ook een spel de maatschappelijke vooruitgang dient, is benadrukt door Hijmans van den Bergh in zijn noot onder HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415 (Scrabble), sub 9.

45 Op het aannemen van die wens van (een deel van) het publiek hebben de onderdelen 2.2 t/m 2.4 betrekking.

46 De vraag of het hof met 'uitwisselbaarheid' ook het oog gehad heeft op een nog verdergaande mate van gelijkheid, komt aan de orde bij de bespreking van onderdeel 3.

47 In die zin ook Hof Amsterdam 23 december 1999, IER 2000, nr. 21, p. 103 m.nt. FWG, AMI 2000/5, p. 84 m.nt. Quaedvlieg (Lego/Lima), rov. 4.3.14.

48 Dit marktonderzoek is overgelegd als productie 19 en bevindt zich bij de stukken van het geding achter de pleitnotities in appel van Mega Brands.

49 In de zin van HR 29 november 2002, nr. C00/128, NJ 2004, 172 (Dispasa/Huyton).

50 Vgl. HR 16 juni 2006, nr. C04/327, LJN AU8940, NJ 2006, 585 m.nt. Spoor, AMI 2006/5, nr. 14, p. 161 m.nt. Quaedvlieg (Lancôme/Kecofa), rov. 3.4.3.

51 Pleitnota in hoger beroep, nr. 40.

52 Pleitnota in hoger beroep, nr. 47.

53 Vgl. S. Gellaerts, a.w. (2008), p. 109, voetnoot 451 (slot).

54 Vgl. HR 1 december 1989, NJ 1990, 473 m.nt. DWFV, BIE 1997, nr. 68, p. 244 (Monte/ Kwikform) en HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84 (Assco/Layher).

55 Het onderdeel verwijst naar de CvA nrs. 55-64, de CvD nrs. 88-97, de MvA nrs. 81-85 en de pleitnota in appel nrs. 45 en 47.

56 Vgl. ook de s.t. van Lego onder nr. 5.26.

57 HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415 m.nt. HB, BIE 1960, nr. 19, p. 60, AA X, p. 20 m.nt. G (Scrabble).

58 S.t. van Mega Brands onder nrs. 32-35.

59 Volgorde en aanduidingen (i) t/m (iv) en (A) en (B) afkomstig van mij, A-G.

60 Vierde druk 1999, bewerkt door T. Koopmans.

61 Voorts (eveneens rov. 3.6): afwijking ten aanzien van de vermelding van de onderscheiden woordmerken, en bij het Micro-blokje van Mega Brands hogere noppen, en twee tussenschotten méér, in vergelijking tot Lego's Duplo-blokje.

62 Het hof zou zich daarbij gespiegeld kunnen hebben (passend in Wiarda's vergelijkingsmethode!) aan het in nr. 4.16 hierboven besproken oordeel van het hof Amsterdam 23 december 1999, IER 2000, nr. 21, p. 103 m.nt. FWG, AMI 2000/5, p. 84 m.nt. Quaedvlieg (Lego/Lima), waarin dát hof de overeenstemming qua kleuren gerechtvaardigd achtte, maar (omgekeerd) andere afwijkingen in het uiterlijk, met betrekking tot de vormgeving, nog redelijkerwijs mogelijk achtte (waarbij aan markeringen/gaten kan zijn gedacht; vgl. rov. 4.18-4.20 van het Lego/Lima-arrest).