Parket bij de Hoge Raad, 11-12-2009, BK0674, C05/160HR

Zaaknr. C05/160HR

Mr Huydecoper

Zitting van 16 oktober 2009

1. Adidas AG

2. Adidas Benelux B.V.

1. de commanditaire vennootschap Marca Mode

2. de commanditaire vennootschap C&A Nederland

3. H&M Hennes & Mauritz Netherlands B.V.

4. Vendex KBB Nederland B.V.

5. [beherend vennoot 1]

6. [beherend vennoot 2]

7. [beherend vennoot 3]

8. [beherend vennoot 4]

9. [beherend vennoot 5]

2. De relevante feiten en de processuele voorgeschiedenis zijn op de gebruikelijke wijze weergegeven in rov. 3.1 en 1 respectievelijk, van het arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2007. Ik veroorloof mij daarnaar te verwijzen.

Na het arrest van het HJEG is de zaak opnieuw bij de Hoge Raad aangebracht. De partijen(3) hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten en partijen Adidas c.s. en H&M c.s. hebben laten repliceren en dupliceren.

3. In het arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2007 is een namens partijen H&M c.s. ingesteld incidenteel cassatieberoep verworpen, en is geoordeeld dat Middel I in het principale cassatieberoep gegrond was (dit middel klaagde erover dat het hof zijn onderzoek beperkt had tot de situatie bij de aanvang van de tussen partijen in geding zijnde handelwijze, in 1996, en dat het hof aanwijzingen betreffende de omstandigheden ten tijde van 's hofs arrest (in 2005) daar niet bij had willen betrekken). Verder is in dat arrest geoordeeld dat Middel IIA onder a en onder b (i) niet gegrond was.

De materie van het incidentele cassatieberoep, van het principale Middel I en van Middel IIA, onderdeel a en b (i) staat daarmee in dit stadium van de zaak niet meer ter discussie.

5. Wat het eerste betreft: er ligt aan het burgerlijk procesrecht een niet steeds uitgesproken beginsel ten grondslag, dat het partijen (en ook de rechter) niet vrijstaat om de discussie op een punt dat eenmaal door de rechter is beslist, in dezelfde instantie te heropenen.

In één variant is dit beginsel wél uitgesproken, namelijk in het leerstuk van de zgn. "bindende eindbeslissing". Dat leerstuk houdt in dat het de rechter die over een bepaald geschilpunt uitdrukkelijk en zonder voorbehoud een beslissing heeft gegeven(4) niet vrijstaat om zijn beslissing in heroverweging te nemen, tenzij bijzondere omstandigheden rechtvaardigen dat dat tóch gebeurt(5). Het enkele feit dat de partij in wier nadeel de desbetreffende beslissing is uitgevallen de rechter nadere argumenten voorlegt die volgens die partij een andere uitkomst rechtvaardigen, voldoet uiteraard niet aan deze maatstaf - ware dat anders, dan zou het toepassingsgebied van het leerstuk teruggebracht zijn tot volstrekt irrelevante proporties.

6. Het zojuist genoemde leerstuk is ontwikkeld met het oog op de rechtspraak in de "feitelijke" instanties, maar de gedachte die eraan ten grondslag ligt lijkt mij voor de cassatie-instantie in dezelfde mate, of eigenlijk: in nog versterkte mate overtuigend: ware het wél mogelijk om eenmaal besliste kwesties in dezelfde instantie opnieuw aan de orde te stellen, dan valt, althans in de nodige gevallen, niet in te zien hoe het processuele debat ooit behoorlijk zou kunnen worden afgerond.

Rechterlijke beslissingen betreffen immers vaak dubieuze vragen, waarover men heel goed verschillend kan denken. Geconfronteerd met een over zo'n vraag gegeven beslissing en met de daarvoor gekozen motivering is het (vrijwel) altijd mogelijk om argumenten aan te voeren die de kwestie in een ander daglicht lijken te plaatsen en daarmee een niet dadelijk als implausibel te kwalificeren aanknopingspunt voor heroverweging bieden. Verondersteld dat het recht voor die heroverweging inderdaad ruimte zou bieden en dat de rechter vervolgens tot een ander oordeel zou komen, zou dan voor de andere partij gelden dat die geconfronteerd wordt met een beslissing in haar nadeel en een daarvoor gegeven motivering. Nu zal die partij veelal kans zien om de zaak vanuit weer een andere invalshoek te belichten en daarmee de aanzet te geven tot een verdere heroverweging; etcetera(6).

7. Ik zie af van het verder ontwikkelen van deze gedachtegang, die het beeld van de Russische "baboeschka"- poppetjes oproept. Ik hoop duidelijk te hebben gemaakt dat het bieden van een "herkansing" meteen de vraag oproept waarom de andere partij, wanneer de eerste herkansing succes heeft, niet ook tot een herkansing in de gelegenheid moet worden gesteld en waarom, als dat eenmaal ook het geval blijkt, er niet nog verdere ruimte voor het uitbreiden van het partijdebat zou moeten worden geboden. Er tekent zich dan geen hanteerbare grens meer af waar gezegd kan worden: het debat is nu definitief ten einde, en op nieuwe/verdere argumenten en stellingen kan niet meer worden ingegaan.

De onderhavige zaak levert van het door mij geschetste spookbeeld een vrij goede illustratie op: de partijen in deze zaak hebben in eerste aanleg, in appel, in cassatie en ten overstaan van het HJEG met elkaar gedebatteerd; dan dringt zich als volstrekt exorbitant op dat het debat over een in de derde instantie uitvoerig behandeld en vervolgens daar beslist punt in dit stadium nog eens zou kunnen worden heropend.

Dat is in versterkte mate het geval omdat niet valt in te zien waarom H&M c.s. de argumenten die zij in dit stadium van de cassatieprocedure in stelling brengen niet in eerdere stadia van de procedure hadden kunnen aanvoeren en ook hadden behoren aan te voeren, wanneer zij wensten dat de rechter daarmee rekening hield(7).

8. Daarbij komt, zoals ik al aanstipte, dat de beslissing van de Hoge Raad waartegen H&M c.s. zich in dit opzicht keren, mij juist en deugdelijk overwogen lijkt.

Daarbij stel ik voorop dat, zoals in alinea's 19 - 21 van de conclusie voor het arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2007 onder ogen wordt gezien, er in de feitelijke instanties niet was aangevoerd dat de feitelijke verhoudingen tussen 1996 en 2005, het jaar waarin het hof te Den Bosch zijn in cassatie bestreden eindoordeel gaf, relevant waren gewijzigd; en dat dus in de rede ligt dat ook het hof niet van die mogelijkheid is uitgegaan(8).

Bij die stand van zaken missen de argumenten die H&M c.s. hier aanvoeren, en die ertoe strekken dat het onaanvaardbaar zou zijn wanneer de gebruiker van een teken kon worden geconfronteerd met een beroep op een merk dat pas (lang) nadat het teken in gebruik was genomen door "inburgering" voldoende onderscheidend vermogen krijgt, feitelijke grondslag: dit "scenario" is nog niet eerder aan de orde geweest.

9. Ten overvloede wil ik nog opmerken dat het zojuist in parafrase weergegeven argument van H&M c.s. mij ook rechtens ondeugdelijk lijkt. Ik licht dat kort toe:

de factoren die van invloed zijn op de vraag of gebruik van een bepaald teken inbreuk oplevert op een merk zijn van dien aard dat die - of althans: dat verschillende daarvan - met het verloop van tijd en naar gelang van de zich in het tijdsverloop voordoende ontwikkelingen, van gewicht en daarmee van betekenis kunnen veranderen.

Dat kan ertoe leiden dat wat aanvankelijk merkinbreuk opleverde, dat onder invloed van gewijzigde omstandigheden niet meer doet - het in art. 2.26 lid 2 onder b van het BVIE geregelde geval van de zgn. "soortnaamverwording" levert een illustratie op.

Maar zoals in alinea 20 van de conclusie voor het arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2007 al werd gesignaleerd, kan ook het omgekeerde zich voordoen. Een merk kan door toenemende bekendheid en verder toegenomen feitelijk gebruik een dusdanige betekenis voor het in aanmerking komende publiek krijgen dat tussen dat merk en door anderen gebruikte tekens verbanden gelegd gaan worden die aanvankelijk niet werden gelegd. Daarbij kan uiteraard ook de wijze waarop de andere tekens gebruikt worden een rol spelen; maar het is ook denkbaar dat nog andere externe factoren van invloed zijn, zoals wijzigingen in het gangbare taalgebruik, opkomst (of verval) van bepaalde door het publiek als relevant ervaren aanduidingen of beelden, wijzigingen van handels- en verkeersstromen etc.(9).

11. Namens H&M c.s. wordt, wat dit gegeven betreft, in de schriftelijke toelichting van 5 december 2008 (op p. 2 e.v.) gehamerd op het aambeeld van de rechtszekerheid en de vrije mededinging; maar noch het een noch het ander lijkt mij doorslaggevend of zelfs maar van grote betekenis voor de hier te onderzoeken vraag.

Uitgangspunt voor de beantwoording van die vraag moet zijn dat - eventueel: bij wege van werkhypothese - wordt aangenomen dat er inmiddels een situatie is ontstaan die geheel beantwoordt aan de door de wet gestelde vereisten voor het aannemen van merkinbreuk (ook al was dat, in de hypothese van het onderhavige argument van H&M c.s., in een eerdere fase misschien niet het geval). Dat wil zeggen dat de merkhouder geconfronteerd wordt met gebruik van een teken dat ten opzichte van zijn merk bij het relevante publiek tot verwarringsgevaar aanleiding geeft en/of dat meebrengt dat op niet gerechtvaardigde wijze afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, of voordeel daarvan wordt getrokken.

Daarin ligt besloten dat het gebruik van het teken niet als eerlijke en loyale mededinging ten opzichte van de merkhouder kan gelden(11); en dan is het ongerijmd om te veronderstellen dat de belangen bij vrije (en, voeg ik toe, eerlijke) mededinging zich ertegen zouden verzetten dat aan deze situatie een einde wordt gemaakt.

12. Voor het argument ontleend aan de rechtszekerheid geldt mutatis mutandis hetzelfde. Men ziet niet in hoe dat een rechtvaardiging zou kunnen opleveren voor een situatie waarin oneerlijke (en: niet alleen ten opzichte van de concurrent, maar ook ten opzichte van het relevante publiek niet-faire) mededinging wordt bedreven.

Daarbij is te bedenken dat het merkenrecht geen beginsel kent van eerbiediging van eenmaal bona fide aangevangen gebruik van een teken(12). Zowel onder de gelding van de GMV als onder die van het BVIE kan degeen die met het gebruiken van een teken is begonnen niet aan degene die later merkrecht voor een overeenstemmend teken heeft verworven, zijn eerdere gebruik als een rechtvaardiging voor verdere merkinbreuk tegenwerpen(13). De betrokkene kan zijn eerdere gebruik slechts inroepen voor zover het verwerven van merkrechten door de latere verkrijger daarvan jegens de eerdere gebruiker als een handelwijze te kwader trouw kan gelden (art. 51 lid 1 onder b GMV(14),(15) en art. 2.4 onder f BVIE)(16). Waar dat niet het geval is, heeft het eerdere gebruik voor het later verkregen recht te wijken; zoals dat - volgens mij - ook in de in alinea 10 hiervóór besproken casuspositie het geval is.

14. Namens H&M c.s. wordt in dit verband een beroep gedaan op het arrest HJEG 27 april 2006, IER 2006, 60, op BenGH 5 oktober 1982, NJ 1984, 71 m.nt. LWH en op BenGH 13 december 1994, NJ 1995, 409 m.nt. DWFV.

Het eerste en het laatstgenoemde arrest gaan over het geval van een merk dat aanvankelijk voldoende onderscheidend vermogen had, maar dat onderscheidend vermogen in relevante mate heeft verloren (mede) als gevolg van het aanvankelijk inbreukmakende gebruik van overeenstemmende tekens. Men zou kunnen spreken van het spiegelbeeld van het geval dat in de hier door H&M c.s. geformuleerde hypothese ter beoordeling staat, namelijk dat van een in de loop van de tijd dusdanig toegenomen onderscheidend vermogen, dat wat aanvankelijk geen verwarring of verwatering/aanhaken teweeg bracht, dat allengs wél is gaan doen.

16. Het arrest BenGH 5 oktober 1982 waar H&M c.s. verder naar verwijzen, ondersteunt volgens mij eerder het tegendeel van de van hun kant verdedigde opvatting. Met name de overweging in dat arrest ten aanzien van de vijfde vraag (in een door mij aangebrachte nummering van de overwegingen van het BenGH is dit de 12e met "Overwegende" beginnende alinea), biedt die steun. Daar wordt geconstateerd dat het onderscheidend vermogen van een merk, ten aanzien waarvan eerder in het arrest is vastgesteld dat er een verband bestaat tussen onderscheidend vermogen en beschermingsomvang, geen constante grootheid is, maar een die aan verandering onderhevig is. Daaraan wordt dan de conclusie verbonden dat de omstandigheden ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik voor de beschermingsomvang bepalend zijn.

Logische aansluiting op de aan die conclusie ten grondslag liggende gedachte levert dan op, dat als een vordering ziet op actueel gebruik van de desbetreffende tekens, de beschermingsomvang aan de hand van de actuele omstandigheden - "ex nunc" - moet worden beoordeeld, en niet naar de omstandigheden die in een andere tijd hebben gegolden(19).

18. Tot besluit - al had het misschien eerder vermelding verdiend -: bij de verwerping van het incidentele cassatieberoep in het arrest van 16 februari 2007 heeft de Hoge Raad in rov. 7.2 beschouwingen gegeven die onmiskenbaar van dezelfde rechtsopvatting uitgaan als hiervóór werd verdedigd (namelijk: dat wijzigingen in omstandigheden betreffende onderscheidend vermogen en het gebruikelijk-zijn van bepaalde tekens, en gewijzigde verhoudingen betreffende de mogelijkheid van verwarring, grond kunnen opleveren voor het instellen van merkenrechtelijke rechtsvorderingen die eerder niet konden worden ingesteld, of zelfs: die eerder, in andere omstandigheden, op een afwijzing zijn uitgelopen.)

Ook daarom lijkt mij duidelijk dat aan het in alinea 3 hiervóór genoemde uitgangspunt moet worden vastgehouden: de in het arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2007 afgedane kwesties staan in dit stadium van de procedure niet meer ter discussie.

19. In het arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2007 zijn aan het HJEG vragen voorgelegd op het thema, of bij de beoordeling van de aan een merk verbonden bescherming en van de vraag of gebruik van bepaalde tekens als inbreuk op het merk moet worden beoordeeld, betekenis toekomt aan het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor andere deelnemers aan de markt(20).

Zoals ik al even opmerkte, heeft het HJEG in zijn arrest dat gegeven aangeduid als "vrijhoudingsbehoefte"; en met dat voorbeeld voor ogen zal ik die uitdrukking verder als geldend deel van het Nederlands taaleigen beschouwen.

21. Van de kant van Adidas c.s. wordt, zoals voor de hand ligt, bepleit dat het antwoord van het HJEG betekent dat de cassatieklachten voor zover die ertoe strekten dat het Bossche hof ten onrechte wél de "vrijhoudingsbehoefte" in zijn beoordeling heeft betrokken, als gegrond moeten worden beoordeeld.

Zowel H&M c.s. als Marca c.s. verdedigen in de van hun kant genomen schriftelijke toelichtingen een andere uitkomst. Beiden doen dat vooral langs de betooglijn, dat het arrest van het Bossche hof zo moet worden uitgelegd dat daarin over de verschillende aspecten van merkinbreuk is beslist zónder rekening te houden met de "vrijhoudingsbehoefte". (Dat gegeven zou dus, zo begrijp ik het, in het arrest van het Bossche hof slechts ten overvloede te berde zijn gebracht.)

Ik zal dit argument als eerste onderzoeken.

25. Ook rov. 4.3.4 van het arrest van 16 februari 2007 bevestigt mij in mijn zojuist verdedigde lezing: daar wordt overwogen dat het Bossche hof "... van oordeel (is) dat reeds de belemmering van het gebruik van verticale streepmotieven op de zijkant van sport- en vrijetijdskleding, als wel door Adidas c.s. als inbreukmakend bestempeld, tot een ontoelaatbare monopolisering van dergelijke motieven leidt."

Ook deze overweging van de Hoge Raad suggereert in uitgesproken mate dat in het toen gewezen arrest de "vrijhoudingsbehoefte" (waar het zojuist aangehaalde citaat kennelijk op doelt) is beoordeeld als één van de voor de beslissing van het Bossche hof dragende gegevens.

26. Tenslotte: zelfs wanneer men, anders dan ik zojuist heb verdedigd, zou aannemen dat de Hoge Raad in het arrest van 16 februari 2007 nog geen oordeel heeft gegeven over de plaats die de "vrijhoudingsbehoefte" in de beslissing van het Bossche hof inneemt; én wanneer aangenomen zou moeten worden dat dat gegeven, zoals namens H&M c.s. en Marca c.s. wordt bepleit, door het Bossche hof niet als "dragend" is meegenomen in de beoordeling "ex tunc" die dat hof destijds heeft uitgevoerd - dan nóg heeft dit te gelden:

wegens de gegrondbevinding van Middel I zal na vernietiging en verwijzing alsnog "ex nunc" beoordeeld moeten worden(24) of de op merkinbreuk gerichte vorderingen van Adidas c.s. gegrond zijn(25). Voor die beoordeling is van belang of er wel of niet met de "vrijhoudingsbehoefte" rekening mag worden gehouden; en is dus ook van belang of wat het Bossche hof daarover heeft overwogen - of dat nu als "dragend" was bedoeld of niet - na de cassatie-instantie "overeind blijft". Ook in de hier veronderstelde - maar door mij als erg onaannemelijk beoordeelde - situatie, hebben Adidas c.s. er dus belang bij dat wordt vastgesteld of de desbetreffende overweging van het Bossche hof stand houdt.

30. In rov. 38 geeft het HJEG aan dat op de voet van art. 5 lid 2 van de Richtlijn aan bekende merken (dat het in geding zijnde merk van Adidas c.s. een bekend merk is, staat vast) een ruimere bescherming toekomt dan de op art. 5 lid 1 van de Richtlijn berustende bescherming(29).

Blijkens de dan volgende overwegingen is voor de hier beoogde bescherming tegen ongerechtvaardigd voordeel trekken uit, of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van een bekend merk geen verwarringsgevaar vereist; en is daarvoor voldoende dat het bekende merk en het wegens inbreuk aangesproken teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het publiek een verband tussen beide legt (en, uiteraard, dat mede daardoor het ongerechtvaardigd voordeel trekken of afbreuk doen waartegen de bepaling zich keert, kan plaatsvinden(30)).

Voor de huidige cassatiezaak komt het aan op wat er dan volgt: ook bij deze beoordeling, die globaal en met inachtneming van alle omstandigheden moet worden uitgevoerd, komt geen betekenis toe aan de "vrijhoudingsbehoefte".

31. Zoals ik al even liet blijken besteedt het HJEG in zijn antwoord ook aandacht aan art. 6 van de Merkenrichtlijn (ook deze bepaling vindt men in de "nieuwe" Richtlijn terug, ditmaal in geheel ongewijzigde vorm).

In rov. 44 e.v. constateert het HJEG (in een voor mijn verantwoordelijkheid komende samenvatting), dat deze bepaling een exponent is van de "vrijhoudingsbe-hoefte", en dat de strekking ervan is - voorzoveel voor de onderhavige zaak van belang - om voor alle marktdeelnemers de mogelijkheid te waarborgen, beschrijvende aanduidingen te gebruiken. Streepmotieven die een zuiver decoratief effect beogen houden geen verband met de (beschrijvende aanduiding van de) kenmerken van de desbetreffende waren waar art. 6 van de Richtlijn in dit verband op gericht is. Deze bepaling (en de weerslag daarvan in art. 2:23 lid 1 onder b BVIE) speelt dus geen rol bij de vraag die thans ter beoordeling staat.

- Middel I is in de omvang waarin dat in het arrest van 16 februari 2007 al werd aangenomen, gegrond. Het eindarrest van het hof komt om die reden voor vernietiging in aanmerking; voor zover Middel II onder C op de klacht van Middel I voortbouwt (zoals men zou kunnen lezen in al. 28 onder d van de cassatiedagvaarding), is ook die klacht gegrond.

- Ook de klachten van Middel II B onder (ii) en (iii) waarin wordt geklaagd over het feit dat het hof aan de "vrijhoudingsbehoefte" betekenis heeft toegekend, zijn in zoverre gegrond (en volgens mij betreft Middel II B onder a nr. (v) althans gedeeltelijk dezelfde klacht, zie ook alinea 55 van de conclusie voor het arrest van 16 februari 2007). Dat moet leiden tot vernietiging van het mede op dit gegeven berustende oordeel van het hof. Zoals ik hiervóór heb betoogd, meen ik dat het hof dit gegeven bij zijn oordeel over alle varianten van de door Adidas c.s. beweerde merkinbreuk heeft betrokken.

- Zoals in alinea 24 hiervóór (zie met name voetnoot 22) is gebleken, leid ik uit rov. 4.2.2 van het arrest van 16 februari 2007 af dat de Hoge Raad het oordeel van het Bossche hof in rov. 4.23 over het onvoldoende onderbouwd zijn van het beroep van Adidas c.s. op het toenmalige art. 13A lid 1 aanhef en onder c BMW in het licht van de klachten van Middel I als ondeugdelijk heeft aangemerkt; wat betekent dat het op deze overweging gerichte Middel II onder C (anders dan ik eerder heb verdedigd) in zoverre gegrond is. (Onder andere subonderdeel c uit alinea 28 van de cassatiedagvaarding is op dit aspect van het oordeel van het Bossche hof gericht).

Voor het overige beoordeel ik de klachten van de Middelen II, III en IV als ongegrond. Ik heb in alinea's 47 - 67 van de conclusie voor het arrest van 16 februari 2007 al aangegeven waarom ik daar zo over denk, en verwijs nu naar het daar opgemerkte.

33. In alinea 26 hiervóór is onder ogen gezien - en als erg onaannemelijk gekwalificeerd - een uitleg van de eerdere uitspraak van de Hoge Raad en van het in cassatie bestreden arrest in die zin, dat na vernietiging en verwijzing alleen nog beoordeling van de inbreukvraag "ex nunc" aan de orde zou zijn. (Zoals aldaar opgemerkt, blijft dan overigens van belang of die beoordeling met inachtneming van de in rov. 4.17 van het bestreden arrest neergelegde beschouwingen over de "vrijhoudingsbehoefte" moet plaatsvinden, of juist met inachtneming van wat het HJEG daarover heeft vastgesteld (en het lijkt mij vanzelfsprekend dat het dat laatste moet zijn)).

Het is, met het oog op de hier voor mogelijk gehouden benadering, voor het hof waarnaar verwezen wordt wel van belang dat er uitsluitsel wordt gegeven over de vraag of verdere beoordeling slechts "ex nunc", dan wel "ex nunc" én "ex tunc" moet gebeuren; uitsluitsel over het door mij zojuist als vanzelfsprekend gekwalificeerde antwoord, zal daarbij ongetwijfeld op prijs worden gesteld.

Voor het dictum lijkt mij overigens dat dit geen relevant verschil oplevert.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

1 Gepubliceerd in RvdW 2007, 204, BIE 2007, 61 en IER 2007, 44 m.nt. ChG.

2 Gepubliceerd in Jur. 2008 I-02439 en IER 2008, 53 m.nt. ChG.

3 Voor zover in cassatie verschenen. De door mij onder nrs. 4 t/m 9 vermelde verweerders zijn in cassatie niet verschenen.

4 In de schriftelijke toelichting namens H&M c.s. wordt het oordeel van de Hoge Raad over Middel I steeds als "(voorlopige)" beslissing aangeduid; maar die aanduiding lijkt mij de vrucht van "wishful thinking". De desbetreffende overwegingen, in de rov. 4.1 - 4.2.2, dienen zich duidelijk aan als definitief oordeel over dit Middel.

5 Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 2009, nrs. 152 - 158; Verduyn, TCR 2008, p. 73 e.v.; D. Roffel, Het laatste woord van de rechter, 2007. Kritisch over het leerstuk - met veel verdere verwijzingen - Hovens, Het civiele hoger beroep, 2005, nr. 380.

6 Hovens, Het civiele hoger beroep, 2005, nr. 381, blijkt aan het door mij beschreven bezwaar niet zwaar te tillen. Hovens' betoog t.a.p. overtuigt mij echter niet van het geringe gewicht van dat bezwaar.

7 Over het gewicht van deze factor bij het vasthouden aan een eenmaal gegeven oordeel: HR 16 januari 2004, NJ 2004, 318, rov. 3.4.3.

8 Dat dat ook door de Hoge Raad zo is beoordeeld zou men kunnen opmaken uit de in alinea 24 hierna nader te onderzoeken passage uit rov. 4.2.2 van het arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2007.

9 Een bloemlezing aan omstandigheden die hier een rol kunnen spelen (en die alle aan wijziging onderhevig kunnen zijn) wordt besproken in HJEG 27 november 2008, IER 2009, 7 m.nt. Kamperman Sanders, rov. 44 - 56.

10 Zoals dat wél het geval kan zijn wanneer, bijvoorbeeld, de aan een modelrecht verbonden rechten tijdelijk hun gelding verliezen en als gevolg van initiatieven van de rechthebbende "in vorige toestand worden hersteld", zie art. 67 lid 6 GmodV.

11 Interessante beschouwingen hierover in de bespreking van het arrest van het HJEG bij Feser, Markenrecht, 2009, rndnr. 174.

12 Zoals dat in het octrooirecht en het modellenrecht in bepaalde opzichten wel het geval is, zie art. 55 ROW 1995, art. 22 GmodV en art. 3.20 BVIE.

13 Onder de GMV geldt een uitzondering voor gebruik op basis van een ouder recht dat slechts plaatselijke betekenis heeft. Dat valt op te maken uit art. 107 GMV, zie ook Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële Eigendom 2, 2008, nr. 14.4.4. Voor Nederland zou dat bijvoorbeeld een handelsnaam van slechts plaatselijke betekenis kunnen betreffen.

14 Zie hierover uitgebreid Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële Eigendom 2, 2008, nrs. 6.2.11.4.1 - 6.2.11.4.10 (zie ook nr. 12.3.1); en zéér uitgebreid: Tsoutsanis, Het merkendepot te kwader trouw, diss. 2005 (exclusief "Summary" en registers 527 p.). Interessante beschouwingen over dit gegeven, maar in omstandigheden waardoor die beschouwingen voor de heden ter beoordeling staande zaak volgens mij niet terzake doen, in HR 26 juni 2009, NJ 2009, 305.

15 In HJEG 11 juni 2009, zaak nr. C-529/07, rechtspraak.nl LJN BI8974 zijn aanwijzingen gegeven voor de uitleg van het Gemeenschapsrechtelijke begrip "kwade trouw" in dit verband.

16 Het kan ook zo zijn dat het (later verworven) Gemeenschapsmerk aan nietigverklaring blootstaat wegens botsing met een nationaal gebruiksrecht van méér dan plaatselijke betekenis, zie art. 8 lid 4 jo. art. 52 lid 1 onder c GMV. Er is in deze zaak echter niets aangevoerd dat met het oog op deze regels van belang kan zijn.

17 Zie over deze regeling Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële Eigendom 2, 2008, nr. 12.3.13.1.

18 In dat (tweede) geval, zoals dat in de zaak uit HJEG 27 april 2006, IER 2006, 60 werd onderzocht, doet zich dus de bijzondere situatie voor dat, hoewel van de schadelijke effecten die aan merkinbreuk inherent zijn geen sprake (meer) is, het feit dat dit laatste mede door het onrechtmatige gedrag van de voormalige inbreukmaker(s) is veroorzaakt, met zich mee brengt dat de merkhouder zijn recht ook in een situatie die in feitelijk opzicht niet langer als maatschappelijk bezwaarlijk is aan te merken, nog kan uitoefenen.

In het eerste geval geldt dus "gewoon" dat de schadelijke effecten met het oog waarop merkinbreuk rechtens als ontoelaatbaar wordt beoordeeld, aanwezig zijn (of eventueel: dreigen in te treden). Ik herhaal: dat maakt beide gevallen rechtens onvergelijkbaar.

19 Men kan zich overigens afvragen in hoeverre dit arrest het thans geldende, EG-geharmoniseerde recht weergeeft. Dat kan met name daarom, omdat in de voorlaatste overweging ten aanzien van de eerste vraag - de 5e overweging in mijn nummering - van dit arrest van het BenGH wordt aangegeven dat bij de beoordeling van de beschermingsomvang van het merk rekening moet worden gehouden met het belang van concurrenten om beschrijvende woorden te kunnen (blijven) gebruiken - oftewel met het door het HJEG als "vrijhoudingsbehoef-te" aangeduide gegeven. Blijkens het in deze zaak uitgesproken arrest van het HJEG, liggen de verhoudingen als het om deze "vrijhoudingsbehoefte" gaat niet (meer) precies zo, als het BenGH destijds lijkt te hebben geoordeeld.

20 In de literatuur is gediscussieerd over de juistheid van dit verwijzingsarrest, zie o.a. IER 2007, p. 160 en www.Boek9.nl, B9 3529 en B9 3554. Ik veroorloof mij op deze discussie niet verder in te gaan. Die lijkt mij na het arrest van het HJEG en de conclusie van A - G Ruiz-Jarabo Colomer vóór dat arrest niet meer van belang. (Voor de lezer die niettemin in deze discussie geïnteresseerd is, vermeld ik dat zoeken op de genoemde website mij niet zonder problemen is gelukt. Opsporen van de genoemde publicaties lukte uiteindelijk door als zoektermen de namen van daarbij betrokken auteurs (Verschuur en Hoyng respectievelijk) in te voeren.)

21 Zoals bekend is deze Richtlijn per 28 november 2008 ingetrokken en vervangen door Richtlijn 2008/95/EG, PbEG L299/1. De voor deze zaak relevante bepalingen zijn echter inhoudelijk niet gewijzigd.

22 Deze overweging neemt kennelijk afstand van wat in de conclusie vóór het arrest van 16 februari 2007 in alinea's 65 en 66 naar aanleiding van de klachten (van Middel II onder C) tegen rov. 4.23 van het Bossche hof was betoogd. Ik zal daar bij mijn advies over de afhandeling dan ook van uit gaan.

23 Schriftelijke toelichting namens H&M c.s., alinea's 8, 13 en 15.

24 Zoals Winters, De procedure na cassatie en verwijzing in civiele zaken, 1992, nr. 2.8 aantoont, kan het daarbij gaan om de feitelijke situatie ten tijde van het na verwijzing te wijzen arrest (en niet slechts om de situatie die ten tijde van het te vernietigen arrest van het Bossche hof opgeld deed); zie ook HR 11 juli 2008, RvdW 2008, 723, rov. 3.4.13 en, speciaal waar het gaat om de procedure na een prejudiciële verwijzing naar het HJEG, HR 22 december 2007, NJ 2007, 161, rov. 3.3 en 3.4.

(Ik merk hierbij op dat een uitzondering geldt voor omstandigheden die ten tijde van het arrest van het Bossche hof al bekend waren en (dus) in die fase van het geding hadden kunnen worden aangevoerd. Op zulke "nieuwe" omstandigheden kan na verwijzing geen beroep worden gedaan, HR 29 juni 2007, NJ 2007, 354, rov. 3.3.)

25 De in alinea 24 hiervóór aangehaalde overweging van de Hoge Raad stelt overigens volgens mij buiten twijfel dat niet met een beoordeling "ex nunc" zal kunnen worden volstaan. Voor de beoordeling "ex tunc" is wat in alinea 26 verder wordt betoogd, van overeenkomstige toepassing.

26 De destijds geldende tekst daarvan is op onbetekenende verschillen in spelling na, gelijk aan die van art. 5 lid 2 van de huidige, in voetnoot 21 genoemde Richtlijn.

27 Inmiddels art. 2.20 lid 1 onder c of d BVIE.

28 Zie bijvoorbeeld Intellectual Assets Management 2009, p. 68 - 69; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële Eigendom 2, 2008, nr. 8.7.5.9; Gielen, noot onder het arrest in IER 2008, 53; McLeod, Trademarkworld 2008, p. 22 e.v.

29 Ook art. 5 lid 1 is in de "nieuwe" Richtlijn overgenomen met alleen detailverschillen in de spelling.

30 Over de vraag wanneer ook aan deze voorwaarden is voldaan heeft het HJEG uitvoerig geoordeeld in HJEG 18 juni 2009, IER 2009, 43 m.nt. Gielen. Ik haal rov. 50 uit dat arrest aan:

"Gelet op het voorgaande, moet op de vijfde vraag worden geantwoord dat art. 5 lid 2 van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat voor een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk in de zin van die bepaling noch is vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden."